Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 4 июля 2007 г. N 69 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на секретные изобретения"

С целью совершенствования методических подходов при проведении экспертизы заявок на выдачу патента на секретное изобретение приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на секретные изобретения.

2. ФГУ ФИПС (Барбашин А.В.), ФГУ "Палата по патентным спорам" (Бульба С.Л.) руководствоваться Рекомендациями по вопросам экспертизы заявок на секретные изобретения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Б.П. Симонов

Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на секретные изобретения

1. Некоторые особенности формальной экспертизы заявок на секретные изобретения.

Формальная экспертиза заявок на секретные изобретения проводится в соответствии с пунктом 18 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 N 82, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30.06.2003, рег. N 4852 (далее - Правила), с учетом положений пункта 1.1 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Роспатента от 31.03.2004 N 43, с изменениями и дополнениями (далее - Рекомендации). При этом рекомендуется учитывать некоторые особенности рассмотрения таких заявок на стадии формальной экспертизы.

1.1. Если по заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот, заявителем не представлены машиночитаемый носитель информации (дискета) и прилагаемое к ней заявление, предусмотренные подпунктом (4) пункта 2.5 Правил, не следует запрашивать указанные документы у заявителя. В случае представления заявителем указанных документов обеспечивается хранение и использование машиночитаемого носителя и прилагаемого к ней заявления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

1.2. При проверке соблюдения требований к доверенности на представительство, в том случае, если она приложена к заявке, следует принимать во внимание, что представитель заявителя, указанный в доверенности, должен иметь допуск к работам с секретными документами соответствующей формы. В том случае, если в качестве представителя указан либо один из заявителей, либо автор изобретения, сведения о котором приведены в заявлении на выдачу патента на изобретение, то требования наличия допуска к работам с секретными документами считаются соблюденными. Если же лицо, назначенное заявителем для ведения от его имени дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не относится к перечисленным выше категориям лиц, необходимо проверить наличие сведений о форме и номере его допуска к работам с секретными документами. Отсутствие указанных сведений является основанием для запроса.

1.3. При проверке требований, предъявляемых к названию изобретения, следует иметь в виду, что допускается указание в заявлении и описании заявки на секретное изобретение аббревиатуры или специального наименования секретного изобретения с целью использования вместо названия, характеризующего назначение секретного описания, в охранной грамоте и государственном реестре секретных изобретений.

1.4. В том случае, если заявка имеет гриф секретности "особой важности" или "совершенно секретно", она передается в зависимости от ее тематической принадлежности в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (пункт 1 статьи 30.2 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными в него Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации", далее - Закон).

1.5. При проведении формальной экспертизы по секретным заявкам также проверяется наличие в заявке сведений, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно". При выявлении в заявке указанных сведений заявителю направляется письмо с предложением заменить указанные сведения на сведения с меньшей степенью секретности или исключить их из заявки. В случае, если заявитель не производит указанные действия, в отношении заявки устанавливается степень секретности, соответствующая степени секретности указанных выше сведений, и заявка передается в зависимости от ее тематической принадлежности в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

1.6. Если заявка подана на изобретение, относящееся к средствам вооружения и военной техники или к методам и средствам в области разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, она передается в соответствующий уполномоченный орган, компетентный в отношении такой заявки, в соответствии с подпунктом (2) пункта 1.3 Правил.

1.7. Заявки, поданные не на русском языке, заявки на выдачу патента на полезную модель и промышленный образец, а также заявки, поступившие от иностранных граждан или иностранных юридических лиц, возвращаются заявителю без рассмотрения.

2. Некоторые особенности экспертизы заявок на секретные изобретения по существу.

Экспертиза по существу заявок на секретные изобретения проводится в соответствии с пунктом 19 Правил с учетом пунктов 1.2-1.14 Рекомендаций. При этом рекомендуется учитывать некоторые особенности рассмотрения таких заявок при проведении экспертизы по существу.

2.1. Особенности установления возможности отнесения предложения к изобретениям (проверка принципиальной патентоспособности предложения).

Установление возможности отнесения заявленного предложения к изобретениям проводится в соответствии с пунктом 19.5 Правил с учетом пункта 1.3 Рекомендаций.

При повторной проверке принципиальной патентоспособности предложения, проводимой в соответствии с пунктом 1.3.4 Рекомендаций после осуществления информационного поиска, следует учитывать результаты информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны, включая выявленные запатентованные в Российской Федерации секретные изобретения и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР.

2.2 Особенности проверки секретного изобретения на соответствие условию "промышленная применимость".

Проверка соответствия секретного изобретения условию "промышленная применимость" проводится в соответствии с пунктом 19.5.1 Правил с учетом пункта 1.4 Рекомендаций.

При проверке осуществимости заявленного изобретения устанавливается возможность создания материального средства, воплощающего изобретение, на основе не только сведений, содержащихся непосредственно в документах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета. Для секретных изобретений известность приемлемого средства как такового может быть подтверждена заявителем ссылкой как на источник информации, ставший общедоступным до даты приоритета изобретения, так и на секретный источник информации, для которого установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения. В случае невозможности ознакомления с указанным заявителем источником информации рекомендуется запросить его копию у заявителя.

2.3 Особенности проверки секретного изобретения на соответствие условию "новизна".

2.3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30.2 Закона при установлении новизны секретного изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

Запатентованные в Российской Федерации секретные изобретения, а также секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения (подпункт (3) пункта 19.5.2 Правил). Указанные секретные изобретения включаются в уровень техники с даты приоритета.

В случае выявления не отозванной и не признанной отозванной заявки на секретное идентичное изобретение, по которой не вынесено решение о выдаче патента, и которая не зарегистрирована в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, заявителю сообщается о ее наличии (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что выявленная заявка не может быть включена в уровень техники и выдача патента по рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного изобретения другим условиям патентоспособности) может состояться, но если в дальнейшем состоится выдача патента на изобретение по выявленной заявке, выданный по рассматриваемой заявке патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона. Заявителю также сообщается, что он может внести изменения в формулу изобретения или отложить рассмотрение заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя с предложениями эксперта рассмотрение заявки продолжается в установленном порядке.

2.3.2. При проведении информационного поиска по заявке на секретное изобретение с использованием машиночитаемых баз данных опубликованных источников информации следует проявлять осторожность в отборе ключевых слов и устойчивых словосочетаний для поиска. При формировании поискового запроса следует избегать соответствия поискового образа заявленному изобретению.

2.4. Особенности проверки секретного изобретения на соответствие условию "изобретательский уровень".

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Пунктом 3.2.4.2 Правил предписан выбор аналогов изобретения, в том числе наиболее близкого аналога, известных из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Однако секретные изобретения представляют собой, как правило, техническое усовершенствование секретного объекта техники, в связи с чем заявителем в разделе "уровень техники" в качестве аналога может быть указан источник информации со степенью секретности не выше заявленного изобретения. В этом случае оценка соответствия изобретения условию "изобретательский уровень" проводится с учетом указанного заявителем наиболее близкого аналога.

Следует обратить внимание, что анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат, то есть поиск функционально самостоятельных отличительных признаков, а также функционально самостоятельных признаков, общих для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными, проводится только по общедоступным сведениям.

При определении наиболее близкого аналога (подпункт (2) пункта 19.5.3 Правил) могут быть использованы результаты информационного поиска по запатентованным в Российской Федерации секретным изобретениям и секретным изобретениям, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если в результате такого поиска найден аналог, более близкий к заявленному, чем указанный заявителем.

Перечень документов, принятых во внимание при подготовке рекомендаций

1. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными в него Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации".

2. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (с изменениями и дополнениями).

3. Федеральный закон от 27 июля 1993 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "от 27 июля 2006 г"

4. Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. N 3-1 (п.п. 229-238).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2004 г. N 514 "О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну".

6. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. N 82, зарегистрированным Минюстом России 30.06.2003, рег. N 4852.

7. Приказ Роспатента от 11 декабря 2003 г. N 161 "О внесении изменений и дополнений в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение", зарегистрированный Минюстом России 17 декабря 2003 г., рег. N 5334.

8. Положение "О пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров", утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. N 793 (с изменениями).

9. Порядок ведения Государственного реестра изобретений Российской Федерации, утвержденный приказом Роспатента от 05 марта 2004 г. N 30, зарегистрированным в Минюсте России 9 марта 2004 г., рег. N 5658.

10. Правила подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении действия на территории Российской Федерации авторских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств СССР на промышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патентов Российской Федерации на оставшийся срок, утвержденные приказом Роспатента от 25 июня 1993 г. N 35 (с изменениями), зарегистрированным в Минюсте России 2 июля 1993 г., рег. N 293.

11. Инструкция по обеспечению режима секретности проводимых работ сотрудниками Роспатента и подведомственных ему организаций, утвержденная приказом Роспатента от 16 марта 2001 г. N 28/ДСП.

12. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденные приказом Роспатента от 31 марта 2004 г. N 43 (с изменениями и дополнениями).

13. Технология делопроизводства по заявкам на выдачу патентов на секретные изобретения, утвержденная приказом директора ФГУ ФИПС от 04 ноября 2004 г. N 331/38.

14. Инструкция по оформлению дел заявок на выдачу патентов на секретные изобретения, утвержденная приказом директора ФГУ ФИПС от 16 декабря 2003 г. N 320/38.

15. Порядок внесения изменений в документы заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и в документы экспертизы, утвержденный приказом директора ФГУ ФИПС от 29 апреля 2005 г. N 95/16 (с изменениями и дополнениями).

16. Порядок проведения работ по рассекречиванию, изменению грифа секретности и засекречиванию заявок на выдачу патентов на изобретения, утвержденный приказом директора ФГУ ФИПС от 26 декабря 2003 г. N 344/38.

17. Порядок прохождения документов для регистрации и выдачи патента на секретное изобретение, утвержденный приказом директора ФГУ ФИПС от 16 мая 2004 г. N 152/16.

18. Приказ директора ФГУ ФИПС от 22 апреля 2004 г. N 117/42 "О порядке ведения Государственного реестра изобретений Российской Федерации".

19. Порядок подготовки и передачи для публикации сведений о рассекреченных изобретениях, признанных ранее государством секретными и по которым выданы авторские свидетельства СССР на секретные изобретения, утвержденный приказом директора ФГУ ФИПС от 03 марта 2005 г. N 47/16.

20. Информационное письмо ФГУ ФИПС от 09 ноября 2005 г. N 15/18 "О рассмотрении ходатайств о выдаче патента РФ по заявкам на выдачу охранных документов СССР на секретное изобретение и заявлений о выдаче патента РФ на секретное изобретение к поданным в период с 14.10.1992 по 31.12.2003 материалам".