Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 сентября 2011 г. N Ф09-4684/11 по делу N А50-12809/2010

13 сентября 2011 г.

N Ф09-4684/11 Дело N А50-12809/10

ГАРАНТ:

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 августа 2012 г. N Ф09-6228/12 по делу N А50-25755/2011

См. также Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2012 г. N 17АП-2958/11

См. также Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2012 г. N 17АП-3294/12

См. также Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 мая 2012 г. N 17АП-3294/12

Резолютивная часть постановления объявлена 06 сентября 2011 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Столярова А. А.,

судей Смирнова А. Ю., Маликовой Э. М.

рассмотрел в судебном заседании жалобу закрытого акционерного общества "Институт новых медицинских технологий" (далее - общество "Институт новых медицинских технологий", ИНН: 5904008193, ОГРН: 1035900494035) на решение Арбитражного суда Пермского края от 21.02.2011 по делу N А50-12809/10 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2011 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества "Институт новых медицинских технологий" - Брюхов Р.Б. (доверенность от 03.08.2011 N 2),

индивидуального предпринимателя Родионова Сергея Юрьевича - Лабзин М.В. (доверенность от 09.04.2010).

Предприниматель Родионов С.Ю. (ИНН: 590607176655, ОГРН: 304590636300168) обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу "Институт новых медицинских технологий" о признании того, что обществом "Институт новых медицинских технологий" при производстве им препарата "Профеталь" использует изобретение Родионова С. Ю. по патенту РФ N 2121350, о запрещении ответчику производить и продавать препарат "Профеталь", произведенного запатентованным способом, о взыскании с ответчика 2 556 323 руб. 00 коп. убытков, приостановлении действия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 03.11.2006 N 99-04-000244 на осуществление деятельности по производству фармацевтической продукции - лекарственного средства "Профеталь" (с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Родионов и Новиков, Биотехнологии".

Решением суда первой инстанции от 21.02.2011 (судья Г. А. Тюрикова) обществу "Институт новых медицинских технологий" запрещено производить и продавать препарат "Профеталь", произведенный запатентованным Родионовым С. Ю. способом. С ответчика в пользу истца взыскано 2 556 323 руб. 00 коп. убытков. Производство по делу в оставшейся части исковых требований прекращено.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2011 (судьи Назарова В.Ю., Лихачева А.Н., Рубцова Л.В.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Институт новых медицинских технологий" просит судебные акты изменить судебные акты в части взыскания с ответчика убытков и отказать в удовлетворении требований в указанной части, ссылаясь на нарушение судами п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявитель полагает, что поскольку препарат "Профеталь", произведенный с использованием изобретения Родионова С.Ю. по патенту N 212350, был введен в оборот в период исполнения Родионовым С.Ю. обязанностей генерального директора общества "Институт новых медицинских технологий", т.е. указанный препарат был введен в оборот патентообладателем и с его разрешения, Родионовым С.Ю. исчерпаны права на это изобретение. По мнению заявителя, использование при создании продукта запатентованного способа его производства с согласия патентообладателя и последующее введение этого продукта в гражданский оборот предполагает возможность исчерпания прав на охраняемый способ, поскольку в этом случае способ получает материальную реализацию. В связи с этим заявитель не согласен с расчетом убытков, который произведен исходя из выручки общества "Институт новых медицинских технологий", полученной от реализации препарата "Профеталь" за период с 01.01.2008 по 01.07.2010. Заявитель считает, что для рассматриваемого дела имеют преюдициальное значение выводы арбитражных судов по делу N А50-5252/2010 об исчерпании Родионовым С.Ю. своих прав на товарный знак - "Профеталь", и полагает, что при расчете убытков не следует принимать во внимание выручку общества "Институт новых медицинских технологий" от реализации партий препарата "Профеталь", произведенных в период исполнения Родионовым С.Ю. обязанностей генерального директора общества. Заявитель также указывает на отсутствие у него возможности избежать нарушения исключительных прав Родионова С.Ю., в связи с тем, что в период с 01.01.2008 по 07.09.2009 Родинов С.Ю. являлся генеральным директором общества "Институт новых медицинских технологий" и мог заключить с обществом лицензионный договор на использование своего изобретения. Кроме того, заявитель ссылается на наличие в действиях истца недобросовестного намерения устранить общество "Институт новых медицинских технологий" с рынка производителей лекарственных препаратов путем банкротства предприятия.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель Родионов С.Ю. указывает на несостоятельность доводов заявителя, просит судебные акты оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с ч. 1 ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела, Старикову В.В., Родионову С.Ю. Российским агентством по патентам и товарным знакам выдан патент на изобретение N 2121350 "Способ получения препарата альфа-фетопротеина" со сроком действия 20 лет с 03.06.1996.

Патент переуступлен Родионову С. Ю., что подтверждается регистрацией договора от 17.01.2002 N 13882/02.

С момента создания общества "Институт новых медицинских технологий" с марта 1999 до настоящего времени Родионов С. Ю. является акционером общества. В период с 09.11.2007 по 07.09.2009 Родионов С.Ю. занимал должность генерального директора общества "Институт новых медицинских технологий", что подтверждается договором о создании закрытого акционерного общества от 19.03.1999, протоколом заседания собрания акционеров общества от 09.11.2007 N 1, протоколом годового общего собрания акционеров общества "Институт новых медицинских технологий" от 12.08.2009 N 1.

Между предпринимателем Родионовым С.Ю. и обществом "Институт новых медицинских технологий" заключен лицензионный договор от 11.03.2004 на условиях простой (неисключительной) лицензии, зарегистрированный в установленном законом порядке 10.04.2004 под регистрационным номером 19024/04, на что указано в патенте на изобретение N 2121350. Срок действия указанного договора истек 31.12.2007.

Как указывает истец в исковом заявлении, в период с 01.01.2008 по 01.07.2010 общество "Институт новых медицинских технологий", осуществляющее деятельность по производству лекарственных средств на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 03.11.2006 N 99-04-000244 серии ФС-4 0002453 и регистрационного удостоверения от 18.11.2005 N ЛС-000941, в отсутствие лицензионного договора использовало изобретение Родионова С.Ю. "Способ получения препарата альфа-фетопротеина", на который выдан патент N 2121350, при производстве препарата "Профеталь".

Предприниматель Родионов С.Ю., полагая, что указанными действиями общество "Институт новых медицинских технологий" нарушает его исключительные права на изобретение, обратился в арбитражный суд с иском:

- о признании того, что обществом "Институт новых медицинских технологий" при производстве препарата "Профеталь" использует изобретение Родионова С.Ю. по патенту N 2121350;

- о запрещении ответчику производства и продажи препарата "Профеталь" как произведенного запатентованным способом;

- о взыскании с ответчика 2 556 323 руб. 00 коп. убытков;

- о приостановлении действия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 03.11.2006 N 99-04-000244 на осуществление деятельности по производству фармацевтической продукции - лекарственного средства "Профеталь".

Согласно ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со ст. 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 1 названной статьи).

В силу ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 указанной статьи.

Установив на основании исследования и оценки заключения эксперта и дополнительной экспертизы, что ответчик осуществлял изготовление препарата "Профеталь" способом, содержащим все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту РФ N 2121350, без согласия на то правообладателя, суд первой инстанции, руководствуясь ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворил требования истца в части запрета ответчику производить и продавать препарат "Профеталь".

Прекращая производство по делу в части требований о признании в судебном порядке факта того, что ответчик при производстве препарата "Профеталь" использует изобретение Родионова С. Ю. по патенту РФ N 2121350, а также о приостановлении действия лицензии ответчика на осуществление деятельности по производству фармацевтической продукции - лекарственного средства "Профеталь", суд первой инстанции исходил из неподведомственности спора в данной части арбитражному суду.

Выводы суда первой инстанции в указанной части не оспариваются, в связи с чем их законность судом кассационной инстанции не проверяется.

Доводы кассационной жалобы направлены на обжалование выводов судов о взыскании с общества "Институт новых медицинских технологий" 2 556 323 руб. 00 коп. убытков в виде упущенной выгоды.

Удовлетворяя требования истца в указанной части, суды исходили из обоснованности представленного истцом расчета убытков составляющих 10% от валовой выручки общества "Институт новых медицинских технологий" от реализации лекарственного препарата "Профеталь" за период с 01.01.2008 по 01.07.2010.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, требования о возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку судами установлено использование обществом "Институт новых медицинских технологий" при производстве препарата "Профеталь" способа, исключительные права на который принадлежат Родионову С.Ю. на основании патента на изобретение РФ N 2121350, при этом доказательств оформления лицензионного соглашения с патентообладателем либо распоряжения им своими исключительными правами иным способом в материалы дела не представлено, использование истцом такого способа защиты как взыскание убытков следует считать правомерным.

Судами проверен расчет убытков в виде упущенной выгоды, произведенный истцом исходя из 10% от валовой выручки общества "Институт новых медицинских технологий" от реализации препарата "Профеталь" за период 01.01.2008 по 01.07.2010, и признан правильным. Как указали суды, заявленный истцом к возмещению размер убытков соответствует размеру вознаграждения, который был бы выплачен ему как правообладателю в случае заключения с ним лицензионного договора на тех же условиях, что и ранее действовавший договор.

При этом судами рассмотрены и обоснованно отклонены ссылки общества "Институт новых медицинских технологий" на исчерпание исключительным прав Родионова С.Ю. на изобретение по патенту РФ N 2121350 в отношении препарата "Профеталь", в связи с введением в гражданский оборот данного препарата непосредственно Родионовым С.Ю. в период с 09.11.2007 по 07.09.2009, когда он являлся генеральным директором общества "Институт новых медицинских технологий".

Согласно п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на изобретение, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Судами верно указано, что суть исчерпания права, предусмотренного названной нормой, заключается в том, что допускается осуществление без согласия патентообладателя и без выплаты ему компенсаций всех действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (кроме изготовления), в отношении материального носителя в случае, если этот материальный носитель был законно введен в оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с разрешения патентообладателя.

В рассматриваемом случае объектом, охраняемым в качестве изобретения по патенту РФ N 2121350, является способ получения препарата альфа-фетопротеина, т.е. процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, несмотря на то, что партии препарата "Профеталь" произведены в период исполнения Родионовым С.Ю. обязанностей генерального директора общества "Институт новых медицинских технологий", изготовление материального носителя, в котором используется способ, являющийся объектом патентных прав Родионова С.Ю., без надлежащего оформления передачи этих прав не может считаться законным введением в оборот данного продукта (материального носителя).

С учетом изложенного оснований для применения п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации у судов не имелось.

Не принимая ссылки общества "Институт новых медицинских технологий" на преюдициальное значение для настоящего спора решения Арбитражного суда Пермского края от 16.06.2010 по делу N А50-5252/2010, суд апелляционной инстанции правильно указал на то, что предметом рассмотрения спора по делу N А50-5252/2010 являлось требование о защите исключительного права на товарный знак, а не требование о защите исключительного права на изобретение.

При таких обстоятельствах суды обоснованно взыскали с общества "Институт новых медицинских технологий" в пользу предпринимателя Родионова С.Ю. убытки за нарушение исключительных прав на изобретение по патенту РФ N 2121350.

Прочие ссылки заявителя кассационной жалобы на отсутствие у него возможности избежать нарушения исключительных прав Родионова С.Ю. и на наличие в действиях истца недобросовестного намерения устранить общество "Институт новых медицинских технологий" с рынка производителей лекарственных препаратов путем банкротства предприятия, не принимаются. Суд апелляционной инстанции, отклоняя данные доводы, указал на отсутствие в деле соответствующих доказательств злоупотребления Родионовым С.Ю. своими правами. Оснований для переоценки обстоятельств дела у суда кассационной инстанции не имеется (ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Пермского края от 21.02.2011 по делу N А50-12809/10 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2011 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Институт новых медицинских технологий" - без удовлетворения.

Председательствующий

А.А.Столяров

Судьи

А.Ю.Смирнов Э.М.Маликова