Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2021 г. N С01-1797/2020 по делу N А40-68443/2019 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку суды первой и апелляционной инстанций установили факты обладания истцом указанным исключительным правом и его нарушения ответчиком посредством использования сходного со спорным до степени смешения товарного знака в доменных именах и на собственном сайте в сети Интернет

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2021 г. N С01-1797/2020 по делу N А40-68443/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инновационный центр "ОМЕГА" (ул. Малая Почтовая, д. 2/2, стр. 6, Москва, 105005, ОГРН 1067760007193) на решение Арбитражного суд города Москвы от 04.03.2020 по делу N А40-68443/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Инновационный центр "ОМЕГА" к индивидуальному предпринимателю Костюченко Дмитрию Васильевичу (Москва, ОГРНИП 311532134600031) и обществу с ограниченной ответственностью "Рег.ру" (п-д Березовой Рощи, д. 12, эт. 2, ком. 4, Москва, 125252, ОГРН 1067746613494) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Инновационный центр "ОМЕГА" - Харабрин М.В. (по доверенности от 04.02.2020);

от индивидуального предпринимателя Костюченко Д.В. - Бакирова М.В. (по доверенности от 21.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Инновационный центр "ОМЕГА" (далее - общество "ИЦ "ОМЕГА") обратилось в Арбитражный суд города Москвы к индивидуальному предпринимателю Костюченко Дмитрию Васильевичу (далее - предприниматель) и обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен "Рег.ру" (далее - общество "Рег.ру") со следующими требованиями:

- запретить предпринимателю использовать обозначение "PROKONTEXT", сходное до степени смешения с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 523031 в видах деятельности, совпадающих с услугами 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в том числе для наименований рекламных агентств, в доменных именах "prokontext.ru", "prokontextvn.ru", в адресах электронной почты;

- взыскать с предпринимателя 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак;

- обязать общество "Рег.ру" аннулировать регистрацию доменов "prokontext.ru", "prokonextvn.ru".

Решением Арбитражного суд города Москвы от 04.03.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2020, исковые требования удовлетворены частично: предпринимателю запрещено использовать обозначение "PROKONTEXT", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 523031 при оказании услуг 35-го класса МКТУ, в том числе для наименований рекламных агентств, в сети "Интернет", а также в доменных именах "prokontext.ru", "prokontextvn.ru"; с предпринимателя в пользу общества "ИЦ "ОМЕГА" взыскано 10 000 рублей компенсации. В остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "ИЦ "ОМЕГА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить как вынесенные при несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела и неправильном толковании требований истца и вынести новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель указывает на неправомерное снижение размера компенсации, произведенное судами, по мнению общества "ИЦ "ОМЕГА", без учета обстоятельств и характера правонарушения, допущенного предпринимателем.

Заявитель кассационной жалобы также настаивает на необоснованности выводов судов, положенных в основу решения в части отказа в удовлетворении требований к обществу "Рег.ру". Как указывает общество "ИЦ "ОМЕГА", суды ошибочно посчитали, что требование об аннулировании спорных доменных имен обусловлено возможными нарушениями, допущенными регистратором таких имен - вторым ответчиком, в то время, как основанием для иска в указанной части было нарушение исключительного права истца первым ответчиком - предпринимателем при приобретении права администрирования таких доменных имен.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 523031 с приоритетом правовой охраны 27.05.2013, зарегистрированного, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных материалов".

Истцу стало известно о несогласованном с ним использовании предпринимателем обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Так, предпринимателем организовано агентство интернет-рекламы, основным видом которой, как видно из содержания интернет-сайта агентства, является контекстная реклама, то есть деятельность ответчика совпадает с деятельностью истца.

Это обозначение используется также в доменном имени сайта www.prokontext.ru, администратором которого является предприниматель, и который используется для размещения информации о его рекламном агентстве.

Истец считает, что в доменном имени сайта, администратором которого является предприниматель незаконно используется обозначение, сходное до степени смешения со словесным элементом товарного знака истца "procontext", что и послужило основанием для его обращения в арбитражный суд с иском о защите исключительного права на товарный знак.

Суд первой инстанции установил факт обладания истцом исключительным правом на вышеуказанный товарный знак и нарушения этого права предпринимателем посредством использования сходного до степени смешения с товарным знаком в доменных именах и на сайте предпринимателя в сети Интернет. Рассмотрев дело на основании норм статей 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) с учетом разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования истца о запрете предпринимателю использовать спорного обозначение в сети Интернет, в том числе в вышеуказанных доменных именах, администратором которых является предприниматель, в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в том числе в качестве наименования рекламных агентств.

Частично удовлетворяя требования истца о взыскании компенсации с предпринимателя за нарушение исключительного права истца на товарный знак и определяя размер такой компенсации, суд первой инстанции учитывал характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также учитывал принципы разумности и справедливости, исходил из необходимости обеспечить соразмерность компенсации последствиям нарушения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, адресованных второму ответчику - регистратору доменных имен, суд первой инстанции исходил из следующего.

Регистратор осуществляет свою деятельность, руководствуясь нормами действующего законодательства, Соглашением об аккредитации, заключенным с Координационным центром, положениями Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра от 05.10.2011 N 2011-18/81 (далее - Правила регистрации доменных имен), являющихся для Регистратора в соответствии с п. 3.1. Соглашения об аккредитации обязательными для исполнения, Положениями о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, а также руководствуясь условиями договора об оказании услуг и приложений к нему, заключенного с пользователем. В соответствии с п. 3.2.1 Правил регистрации доменных имен, регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований названных Правил и договора. Исчерпывающий перечень причин, по которым Регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени, содержится в названных Правилах.

Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных Правилами регистрации доменных имен, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. (п. 3.1.3 названных Правил).

Таким образом, суд первой инстанции констатировал, что, поскольку именно на администратора доменного имени возложена обязанность по соблюдению прав третьих лиц при выборе и регистрации домена, исковые требования к регистратору спорных доменных имен удовлетворению не подлежат с учетом того, что им не было допущено нарушений вышеуказанных регламентирующих его деятельность документов.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив доводы заявителя апелляционной жалобы, аналогичные его доводам приведенным в кассационной жалобе.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Поскольку заявителем кассационной жалобы не оспариваются выводы судов в той части, в которой иск был удовлетворен, в соответствующей части судебные акты не требую проверки.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся лишь к оспариванию размера компенсации, определенной судом, и отказа в удовлетворении требования об аннулировании спорных доменных имен.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит в силу следующего.

Коллегия судей полагает, что судами в целом верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Судами верно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: нормы статей 1229, 1477 и 1484 ГК РФ, устанавливающие право правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252 и 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование, а также запрета правонарушителю использовать спорные средства индивидуализации товаров и услуг. Последний способ защиты исключительных прав на средства индивидуализации товаров, услуг и юридических лиц в так называемых "доменных спорах" может выражаться в требовании об аннулировании регистрации спорных доменных имен.

Так, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию (пункт 158 Постановления N 10).

С учетом этого коллегия судей кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы об ошибочности выводов судов первой и апелляционной инстанций о том, что требование истца об аннулировании регистрации спорных имен подлежало удовлетворению только в случае допущенных нарушение регистратором таких имен - вторым ответчиком.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам соглашается с итоговым выводом судов первой и апелляционной инстанций по данному вопросу об отсутствии оснований для аннулирования спорных доменных имен.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Коллегия судей обращает внимание на противоречивый, взаимоисключающий характер требования истца о запрете использования спорного обозначения в доменных именах и на сайте предпринимателя в отношении лишь ограниченного числа услуг и требования об аннулировании спорных доменных имен.

Как следует из ответа представителя заявителя кассационной жалобы на вопрос коллегии судей кассационной инстанции в судебном заседании, исковые требования, изложенные в просительной (резолютивной) части искового заявления истцом не изменялись (не уточнялись) в ходе производства по делу.

Исходя из того, как было сформулировано соответствующее (первое) требование истца, его удовлетворение исключает использование предпринимателем-ответчиком спорных доменных имен при введении в гражданский оборот только услуг 35-го класса, для которых зарегистрирован товарный знак истца, но не препятствует использованию таких доменных имен в отношении иных товаров и услуг, а равно их использование для целей, не связанных с экономической деятельностью.

При данных обстоятельствах аннулирование таких доменных имен привело бы к необоснованному ограничению прав их администратора.

Относительно доводов заявителя кассационной жалобы по размеру компенсации, взысканной судами первой и апелляционной инстанций с первого ответчика, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (пункт 61 Постановления N 10).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, приведенные критерии были учтены судом первой инстанции при определении размера компенсации.

Определение судом, рассматривающим спор по существу, конкретного размера компенсации не является выводом о применении нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции, суд кассационной инстанции вправе лишь оценить верность применения судами методики определения размера компенсации, закрепленной в нормах ГК РФ и разъяснениях высших судебных инстанций.

При названных обстоятельствах и исходя из положений статей 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции Судом по интеллектуальным правам не усматривается.

Безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суд города Москвы от 04.03.2020 по делу N А40-68443/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инновационный центр "ОМЕГА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Н.Н. Погадаев