Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2021 г. N С01-1248/2021 по делу N А40-237050/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судебные акты не содержат обоснования выводов о доказанности использования обоими ответчиками спорного обозначения, отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2021 г. N С01-1248/2021 по делу N А40-237050/2020

Судья Суда по интеллектуальным правам Ерин А.А., ознакомившись с кассационными жалобами Шибанова Валерия Викторовича (ул. 800-летия Москвы, д. 20, кв. 85, Москва, 127247) и общества с ограниченной ответственностью "Мегидрос" (Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, эт. 02, пом. 3271 А, Москва, 127247, ОГРН 1197746585794) на решение Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2021 по делу N А40-237050/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2021 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Калинкова Павла Владимировича (Москва, ОГРНИП 319774600235394) к Шибанову Валерию Викторовичу и обществу с ограниченной ответственностью "Мегидорс" о защите исключительного права на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Калинков Павел Владимирович обратился в Арбитражный суд города Москвы с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к Шибанову Валерию Викторовичу и к обществу с ограниченной ответственностью "Мегидорс" (далее - общество "Мегидорс") со следующими требованиями:

запретить обществу "Мегидорс" использовать товарный знак N 765608 и сходные с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 765608;

запретить обществу "Мегидорс" и Шибанову В.В. использовать доменные имена "dveribelka.ru", "belkadveri.ru" сходные до степени смешения с указанным товарным знаком;

обязать общество "Мегидорс" удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 765608 со всех материалов, которыми сопровождается производство обществом "Мегидорс" товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана указанному средству индивидуализации, в том числе с документации, в рекламе, в вывесках;

взыскать с общества "Мегидорс" и Шибанова В.В. солидарно компенсацию в размере 300 000 рублей.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2021 (резолютивная часть принята 02.02.2021), оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2021, исковые требования удовлетворены частично: обществу "Мегидорс" запрещено использовать спорный товарный знак и сходные с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана; обществу "Мегидорс" и Шибанову В.В. запрещено использовать доменные имена "dveribelka.ru", "belkadveri.ru" сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 765608; общество "Мегидорс" обязано удалить обозначения, сходные до степени смешения с указанным средством индивидуализации со всех материалов, которыми сопровождается производство данным ответчиком товаров, однородных с тем, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана, в том числе с документации, рекламы, вывесок; с общества "Мегидрос" и Шибанова В.В. в пользу Калинкова П.В. солидарно взыскана компенсация в размере 50 000 рублей, а также судебные издержки пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Мегидорс" и Шибанов В.В. обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу судебными актами общество "Мегидорс" и Шибанов В.В. в кассационной жалобе указывают на нарушение судами первой апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

От Калинкова П.В. поступили отзывы на кассационные жалобы, в которых он просит судебные акты оставить без изменения.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении кассационной жалобы судом не усматривается. В силу части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и в отзывах на них.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 765608 "" в отношении товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что общество "Мегидорс" и Шибанов В.В. используют словесные обозначения "Белка", "Belka", "dveribelka", "belkadveri", а также комбинированные обозначения для индивидуализации следующих товаров: двери металлические, замки металлические.

Свидетельства использования указанных обозначений содержатся на интернет-сайтах по адресам https://dveribelka.ru/, http://www.belkadveri.ru/, на страницах в социальных сетях:https://www.facebook.com/dveribelka/, https://twitter.com/DveriBelka, https://vk.com/dveribelka, https://www.instagram.com/dveribelka/?hl=ru, https://www.pinterest.ru/dveribelka/_created/, https://t.me/dveribelka.

Согласно нотариальному протоколу осмотра от 07.10.2002, спорные обозначения используются в доменном имени, в адресе электронной почты, на страницах указанных интернет-сайтов при демонстрации продукции, на соответствующих страницах в социальных сетях.

С целью установления лица, которое реализует продукцию с использованием спорного товарного знака, истцом была проведена контрольная закупка рекламируемых товаров, а именно стальной двери и комплектации к ней, включая металлический замок на сумму 250 000 рублей, в результате чего ему обществом "Мегидорс" был направлен проект договора на создание производственно-технической продукции от 25.09.2020, а также выставлен счет на оплату от 25.09.2020 N 10.

Указанный договор был направлен с адреса электронной почты info@dveribelka.ru, который указан на интернет-сайте https://dveribelka.ru/.

При этом в качестве отправителя письма указан отправитель Шибанов В.В. и указан его номер, который также имеется как на интернет-сайте по адресу https://dveribelka.ru/ и на интернет-сайте сайте по адресу http://www.belkadveri.ru/.

В адрес общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" был направлен запрос о предоставлении информации об администраторе доменов: dveribelka.ru и belkadveri.ru.

В ответе регистратора от 30.11.2020 исх. N 14230 указано на то, что администратором доменного имени belkadveri.ru является Шибанов В.В.

Ссылаясь на то, что ответчики в результате реализации указанных товаров нарушили исключительное право на рассматриваемый товарный знак, истец обратился с соответствующим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, установив, что истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации, а также установив факт его незаконного использования ответчиками посредством интернет-сайтов исковые требования удовлетворил частично, снизив размер требуемой компенсации до 50 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзывах на них, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов исходя из следующего.

Согласно абзацу второму части 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда первой инстанции, вынесенное по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 указанного Кодекса.

Из части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства решений и постановлений, принятых по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Таким образом, суд кассационной инстанции по делам данной категории уполномочен осуществлять пересмотр судебных актов нижестоящих судов на предмет наличия существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак является самостоятельными объектом интеллектуальной собственности.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ).

Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Из указанных разъяснений высшей судебной инстанции следует, что если подлежащий защите товарный знак не является общеизвестным или не установлена недобросовестная конкуренция, запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров или (и) услуг, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права.

Вместе с тем, судом первой инстанции принято решение следующего содержания:

"Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Мегидорс" (ИНН 7713470770/ОГРН 1197746585794) использовать товарный знак N 765608 и сходные с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку N 765608", а также:

"Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Мегидорс" (ИНН 7713470770/ОГРН 1197746585794) и Шибанову Валерию Викторовичу использовать доменные имена "https://dveribelka.ru", "http://www.belkadveri.ru" сходные до степени смешения с товарным знаком N 765608", т.е. безотносительно к конкретным товарам.

При этом требование о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

При этом из мотивировочной части обжалуемых судебных актов не усматривается, устанавливался ли судами факт длящегося или незавершенного правонарушения.

Суд по интеллектуальным правам также считает необоснованным указание в резолютивной части решения на установление запрета не только в отношении спорного товарного знака, но и сходных с ним до степени смешения обозначений, не являющихся предметом рассмотрения по настоящему делу.

По существу, такой запрет не может являться в достаточной мере определенным, поскольку предполагает незаконность использования не только конкретного средства индивидуализации, но и любого иного обозначения, в отсутствие конкретных критериев его сходства до степени смешения с рассматриваемым товарным знаком, что не допустимо.

Указание на запрет обоим ответчикам использовать доменные имена, сходные до степени смешения с рассматриваемым товарным знакам, также не может быть признан соответствующим вышеприведенным разъяснениям высшей судебной инстанции.

Выводы суда первой инстанции в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебного акта, в обжалуемом решении отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, указанные нарушения не устранил.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителей кассационных жалоб о том, что обжалуемые судебные акты не содержат обоснования выводов о доказанности использования обоими ответчиками спорного обозначения в отношении каких-либо конкретных товаров 6-го класса МКТУ.

При этом в обжалуемых судебных актах отсутствует указание на то, какие именно товары, производимые, предлагаемые и реализуемые ответчиками, являются однородными тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Не дана в постановлении суда апелляционной инстанции и правовая оценка доводам Шибанова В.В. о том, что он не осуществляет производство тех товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 765608.

Таким образом, в целом доводы заявителей кассационных жалоб о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, нарушении норм процессуального права и несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела, являются обоснованными.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении данного спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы о нарушении ответчиками исключительного права истца, в связи с чем считает преждевременным вывод о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Принимая во внимание, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, тогда как исследование вопроса о наличии у истца права на иск находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, учитывая, что судами не учтены положения пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, а также разъяснения, содержащиеся в пункте 158 Постановления N 10, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 288.2, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2021 (резолютивная часть решения принята 02.02.2021) по делу N А40-237050/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2021 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

А.А. Ерин