Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2011 г. N 09АП-17621/11

г. Москва

27 сентября 2011 г.

Дело N А40-3066/11-51-26

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 сентября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Солоповой А.А.

судей Расторгуева Е.Б., Лаврецкой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи

Касатиной Н.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Группа Компаний "Независимость" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 мая 2011 года по делу N А40-3066/11-51-26, принятое судьей Т.В. Васильевой по иску ООО "Беалит" (ИНН: 5036078521, ОГРН: 1065074071688) к ООО "Группа Компаний Независимость"

(ИНН: 7736530296, ОГРН: 1057748777514) о прекращении нарушения прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Кудаков А.Д. (доверенность от 12.09.2011)

от ответчика: Митькин Ю.Г. (доверенность от 03.03.2011)

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Беалит" (далее - ООО "Беалит") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Независимость" (далее - "Группа Компаний Независимость", ответчик) об обязании ответчика удалить обозначение "АВТОКРАФТ" с вывесок и указателей, расположенных на и около салонов продаж ответчика, расположенных по адресам: г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 6; Московская область, г. Котельники, Коммерческий проезд, д. 10; о запрете использовать наименование "АВТОКРАФТ", сходное до степени смешения с товарными знаками истца, на сайте WWW.BMW-AUTOKPAFT.RU; о запрете использовать наименование "AUTOKRAFT", сходное до степени смешения с товарными знаками истца в доменном имени WWW.BMW-AUTOKRAFT.RU (с учетом уточнения предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением от 27.05.2011 Арбитражный суд города Москвы обязал ООО "Группа Компаний Независимость" удалить обозначение "АВТОКРАФТ" с вывесок и указателей, расположенных по следующим адресам: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 6, Московская область, г. Котельники, Коммерческий проезд, д. 10, а также из рекламы при оказании услуг по продаже товаров (продвижении товаров) (35 класс МКТУ), ремонту и установке оборудования (37 класс МКТУ).

Суд запретил ООО "Группа Компаний Независимость" использовать обозначение "АВТОКРАФТ" на сайте www.bmw-autokraft.ru при оказании услуг по продаже товаров (продвижении товаров) (35 класс МКТУ), ремонту и установке оборудования (37 класс МКТУ).

Суд запретил ООО "Группа Компаний Независимость" использовать обозначение "AUTOKRAFT" в доменном имени "bmw-autokraft" при оказании услуг по продаже товаров (продвижении товаров) (35 класс МКТУ), ремонту и установке оборудования (37 класс МКТУ).

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Суд взыскал с ООО "Группа Компаний Независимость" в пользу ООО "БЕАЛИТ" 2000 руб. расходов по оплате госпошлины, с ООО "Группа Компаний Независимость" - в доход федерального бюджета 4000 руб. госпошлины, а также с ООО "БЕАЛИТ" - в доход федерального бюджета 4000 руб. госпошлины.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда от 27.05.2011 отменить в части удовлетворения исковых требований, в остальной части решение суда оставить без изменения.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что при принятии решения суд не принял во внимание то, что права ответчика на доменное имя возникли ранее даты приоритета принадлежащего истцу товарного знака по свидетельству N 416302 и ранее даты приобретения им на основе договора отчуждения исключительного права на товарный знак N 224630 его первоначальным правообладателем; суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы и требования апелляционной жалобы, представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, считает, что оснований для отмены или изменения решения суда не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

1. AUTOKRAFT АУТОКРАФТ - Свидетельство о государственной регистрации N 224630, приоритет от 19.03.2002, зарегистрированное 11.10.2002 в отношении широкого перечня товаров и услуг 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

2. АВТОКРАФТ - Свидетельство о государственной регистрации N 416302, приоритет от 28.08.2009, зарегистрированное 17.08.2010 в отношении широкого перечня товаров и услуг 7, 12, 35, 37, 39 классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Материалами дела подтверждается, что ответчик является администратором доменного имени "BMW-AUTOKRAFT", о чем свидетельствует справка, выданная аккредитованным регистратором доменных имен в зоне RU АНО "РСИЦ".

Ответчик также использует обозначение АВТОКРАФТ на принадлежащем ему сайте WWW.BMW-AUTOKRAFT.RU, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра письменного доказательства.

Кроме того, ответчик использует обозначение "АВТОКРАФТ" на вывесках своих автосалонов, расположенных по адресам: г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 6, Московская область, г. Котельники, Коммерческий проезд, д. 10, и в рекламе в журнале "КУПИ АВТО".

При этом, ООО "Группа Компаний Независимость" не отрицает факт использования спорного обозначения, ссылаясь на то, что ответчик является официальным дилером BMW на территории РФ.

Однако, исходя из положений нормы пункта 1 статьи 1229, статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции признает несостоятельными доводы ответчика о том, что права ответчика на доменное имя WWW.BMW-AUTOKRAFT.RU возникли ранее даты приоритета принадлежащего истцу товарного знака по Свидетельству N 416302 и ранее даты приобретения им на основе договора отчуждения исключительного права на товарный знак N 224630 его первоначальным правообладателем, со ссылкой на то, что ответчик является официальным дилером BMW на территории РФ, поскольку данные обстоятельства не свидетельствуют о согласии (разрешении) истца как правообладателя на использование принадлежащих истцу товарных знаков.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 N 4322) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Анализ звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства обозначений, используемых ответчиком, показывает, что обозначение "АВТОКРАФТ", используемое ответчиком на сайте WWW.BMW-AUTOKRAFT.RU, на вывесках, в рекламе, является тождественным товарному знаку истца - "АВТОКРАФТ" (Свидетельство о государственной регистрации N 416302), и сходным с товарным знаком истца "AUTOKRAFT АУТОКРАФТ" (Свидетельство о государственной регистрации N 224630).

Обозначение AUTOKRAFT, используемое ответчиком в доменном имени, является тождественным части товарного знака истца "AUTOKRAFT АУТОКРАФТ" (Свидетельство о государственной регистрации N 224630), и сходным со второй частью товарного знака N 224630 по фонетическому и семантическому признакам. Обозначение "AUTOKRAFT" также сходно с товарным знаком истца "АВТОКРАФТ" (Свидетельство о государственной регистрации N 416302) по фонетическому и семантическому признакам.

Учитывая незначительное различие - наличии буквы "у" вместо "в" в кириллической части товарного знака и буквы "U" в латинской транскрипции, содержащейся в составе знака, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что имеет место сходство данных обозначений в целом при полном смысловом и звуковом сходстве, данные обозначения сходны до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ по продаже товаров третьим лицам (продвижение товаров), услуг 37 класса МКТУ (ремонт, установка оборудования).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за незаконное использование товарного знака.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, суд апелляционной инстанции полагает обоснованными требования истца об обязании ответчика удалить обозначение "АВТОКРАФТ" с вывесок и указателей, расположенных по следующим адресам: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 6, Московская область, г. Котельники, Коммерческий проезд, д. 10, а также из рекламы при оказании услуг по продаже товаров (продвижении товаров) (35 класс МКТУ), ремонту и установке оборудования (37 класс МКТУ); о запрете ответчику использовать обозначение "АВТОКРАФТ" на сайте www.bmw-autokraft.ru при оказании услуг по продаже товаров (продвижении товаров) (35 класс МКТУ), ремонту и установке оборудования (37 класс МКТУ); о запрете ответчику использовать обозначение "AUTOKRAFT" в доменном имени "bmw-autokraft" при оказании услуг по продаже товаров (продвижении товаров) (35 класс МКТУ), ремонту и установке оборудования (37 класс МКТУ).

Суд первой инстанции правомерно отклонил доводы ответчика о неиспользовании истцом товарных знаков, со ссылкой на пункт 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

При этом, суд первой инстанции указал на то, что товарные знаки по Свидетельствам N 224630 и N 416302 являются действующими, факт злоупотребления истцом правом не нашел своего подтверждения при рассмотрении спора, в связи с чем доводы ответчика со ссылкой на статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации обоснованно отклонены судом первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции признает необоснованным довод ответчика о том, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации со ссылкой на отсутствие доказательств известности принадлежащих истцу товарных знаков и возможность получения истцом прибыли от ответчика в виде платы за пользование товарным знаком истца.

Довод ответчика о предложении истца выкупить у него права на товарный знак "АВТОКРАФТ" документально не обоснован.

Кроме того, ответчиком не учтено, что само по себе приобретение истцом исключительного права на товарный знак и отсутствие известности товарного знака не свидетельствуют о злоупотреблении правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите (даже в случае если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылка ответчика на решение Роспатента от 19.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по Свидетельству N 224630 в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)" и всех услуг 37 класса МКТУ, не может служить основанием для отмены принятого судом решения от 27.05.2011, поскольку на дату подачи иска и принятия судом решения доказательств прекращения правовой охраны товарного знака по Свидетельству N 224630 в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)" и всех услуг 37 класса МКТУ у суда первой инстанции отсутствовали.

Кроме того, до настоящего времени регистрация товарного знака истца по Свидетельству N 416302 не прекращена, доказательств неправомерности данной регистрации ответчик суду не представил.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены или изменения решения суда от 27.05.2011, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2011 по делу N А40-3066/11-51-26 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Независимость" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Независимость" государственную пошлину в размере 1 000 рублей, излишне уплаченную при подаче апелляционной жалобы по чеку-ордеру N 349 от 24.06.2011.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:

А.А. Солопова

Судьи

Е.Б. Расторгуев Н.В. Лаврецкая