Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2011 г. N 05АП-6335/11

г. Владивосток

Дело

19 октября 2011 г.

N А51-5935/2011

Резолютивная часть постановления оглашена 12 октября 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 октября 2011 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего И.Л. Яковенко

судей Н.А. Скрипки, С.Б. Култышева

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.А. Хоменко

при участии

от истца: Лубшева Н.А. - паспорт, доверенность от 06.05.2011 со специальными полномочиями,

ИП Старостин В.А. лично, паспорт,

от ответчика: Бурмистрова Е.А. - паспорт, доверенность от 07.06.2011 со специальными полномочиями,

ИП Жуков Г.Б. лично, паспорт.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ИП Старостина Владимира Анатольевича

апелляционное производство N 05АП-6335/2011

на решение от 05.08.2011

судьи О.Л. Заяшниковой

по делу N А51-5935/2011 Арбитражного суда Приморского края

по иску (заявлению) ИП Старостина Владимира Анатольевича

к ИП Жукову Геннадию Борисовичу

о запрете использования товарного знака и обозначения схожего с ним до степени смешения в спорном доменном имени, взыскании компенсации 5 000 000 рублей

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Старостин Владимир Анатольевич обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Жукову Геннадию Борисовичу о запрете администратору домена "onegagipertonik.ru" использовать товарный знак истца и обозначения схожего с ним до степени смешения в спорном доменном имени страницы во Всемирной компьютерной сети Интернет: www. onegagipertonik.ru; взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени в размере 5 000 000 рублей; обязании опубликовать решение в информационном издании "Аргументы и Факты".

Решением от 05.08.2011 Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Индивидуальный предприниматель Старостин Владимир Анатольевич обжаловал данное решение, указав, что суд неправильно применил нормы права, дал неверную оценку обстоятельствам дела. По мнению заявителя, суд безосновательно пришел к выводу об отсутствии сходства между товарным знаком истца и доменным именем, используемым ответчиком в сети Интернет. Заявитель считает, что суд не дал оценки представленным доказательствам, в том числе заключению специалистов, представленных как истцом, так и ответчиком, а также не учел выработанные ВАС РФ позиции по данной категории судебных споров.

В судебном заседании заявитель и его представитель поддержали доводы апелляционной жалобы, представили дополнительные пояснения по жалобе. Представитель ИП Старостина В.А. заявил ходатайство о приобщении к материалам дела справки от 09.10.2010.

На вопросы суда представитель заявителя указал, что под администратором домена понимается владелец сайта www. onegagipertonik.ru, то есть ответчик, о чем в материалах дела имеется справка, выданная регистратором спорного домена. Представитель также пояснил, что требование об опубликовании судебного акта по настоящему делу в газете "Аргументы и факты" обоснованно известностью и авторитетностью указанного печатного издания.

Представитель заявителя на вопрос суда, в чем заключаются судебные расходы в размере 200 000 рублей и каким документами они подтверждаются, пояснила, что данные требования поддерживает, но объяснить, что входит в данные судебные расходы, а также представить их документальное подтверждение в настоящий момент не может.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы опроверг, представил письменный отзыв, относительно приобщения к материалам дела справки от 09.10.2010 возразил, указав, что аналогичная информация имеется в материалах дела.

Суд, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел заявленное ходатайство и определил его удовлетворить, приобщить справку от 09.10.2010 как документ, представленный в обоснование доводов апелляционной жалобе.

Законность и обоснованность судебного акта проверяется в порядке и пределах, установленных статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ОНЕГА" на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 274487 от 02.09.2004 по 10 классу МКТУ, с приоритетом товарного знака от 30.06.2003, срок действия регистрации установлен до 30.06.2013.

В российской зоне всемирной сети Интернет Жуковым Г.Б. администрировалось доменное имя - onegagipertonik.ru, о чем в базу данных регистратором домена АНО "РСИЦ" 10.04.2007 внесена соответствующая запись.

Данное доменное имя давало возможность пользователям сети Интернет посещать страницу ответчика, получать информацию о его коммерческой деятельности, а также приобретать товар выпускаемый истцом.

Истец обратился в суд с настоящим иском, полагая, что ответчик в нарушение действующего законодательства для рекламы и продажи аппарата "ОНЕГА", использует в составе доменного имени - "onegagipertonik.ru" в сети Интернет обозначения схожие до степени смешения со словесным товарным знаком истца "ОНЕГА", чем нарушает его права как законного владельца товарного знака.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, выслушав пояснения представителей сторон, судебная коллегия считает, что решение подлежит отмене в силу следующих обстоятельств.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств наличия в доменном имени ответчика и товарном знаке истца признаков сходства до степени смешения двух обозначений, а также недоказанности истцом нарушения его исключительных прав. При этом сравнительный анализ спорных обозначений проведен судом самостоятельно в соответствии с разъяснениями Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32.

Суд также указал, что при введении в поисковую систему Интернет ключевого элемента товарного знака "онега" результатом поиска является список сайтов (доменных имен), содержащих элемент "Онега", не имеющих отношения к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Между тем, отказывая в удовлетворении искового требования, суд первой инстанции не учел следующее.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе в сети Интернет в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Факт незаконного использования товарного знака характеризуется наличием сходства до степени смешения незаконно используемого обозначения и зарегистрированного товарного знака, а также однородностью товаров, в отношении которых применяется обозначение и зарегистрирован товарный знак.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе экспертные заключения, подготовленные патентным поверенным Российской Федерации Король Надеждой Петровной и экспертным учреждением ООО "ПЛФ "ПРАНА" в лице Коноваловой Е.А., сравнивая спорные обозначения с позиции рядового потребителя на основе общего восприятия, и принимая во внимание выработанные ВАС РФ позиции по данной категории споров (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 N 18012/10), суд апелляционной инстанции полагает, что спорные обозначения имеют признаки сходства до степени смешения, а также используются в хозяйственном обороте для однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При сравнении товарного знака "ОНЕГА" и доменного имени "onegagipertonik.ru" по звуковому (фонетическому), семантическому (смысловому), графическому (визуальному) признаку, судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве по первым двум признакам.

При этом при оценке графического изображения сравниваемых обозначений, судебная коллегия принимает во внимание, что общее визуальное впечатление графического сходства между обозначениями отсутствует.

Согласно стандарту ВОИС ST 3. доменное имя, используемое для адресации в сети Интернет, содержит домен первого ("ru") и второго уровня, который имеет индивидуализирующее значения (onegagipertonik). При этом, доменное имя прописывается печатными строчными буквами латинского алфавита обычным шрифтом. Иное написание доменного имени, в том числе кириллицей, не предусмотрено.

Таким образом, судебная коллегия считает, что при сравнении спорных обозначений в данном деле, учитывая тождественность распространяемых истцом и ответчиком товаров (физиотерапевтические аппараты для стабилизации артериального давления "Онега"), первостепенное значение имеют звуковой и семантический признак сходства.

Судебная коллегия отклоняет как не имеющий значения для дела довод ответчика о том, что товарный знак истца зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ, а деятельность ответчика относиться к 35 классу МКТУ, что исключает тождественность реализуемых ими товаров.

Официальная регистрация домена "onegagipertonik.ru" не содержит перечня товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. В связи с чем отсутствует правовое основание утверждать, что деятельность администратора домена относиться исключительно к 35 классу МКТУ (услуги по продажи товаров).

Кроме этого, даже если ответчик как администратор домена "onegagipertonik.ru" оказывает услуги по продажи товара (35 класс МКТУ), то предлагаемый им при оказании данных услуг товар является товаром 10 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о сходстве до степени смешения товарного знака "ОНЕГА" и доменного имени "onegagipertonik.ru", используемых для реализации однородных товаров - физиотерапевтических аппаратов для стабилизации артериального давления "Онега".

Согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента. Нарушение данного запрета расценивается как недобросовестная конкуренция.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса.

Как правило, при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

Как следует из материалов дела, продукция (аппараты для стабилизации артериального давления), реализуемая ответчиком через розничную торговлю, а также через сайт "onegagipertonik.ru", тождественна выпускаемой истцом продукции под товарным знаком "ОНЕГА". Более того, указанная продукция приобретается ответчиком у истца.

Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию домена "onegagipertonik.ru", предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в сети Интернет.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца в виду незаконного использования обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком истца - "ОНЕГА".

В связи с этим, исковые требования в части запрета ответчику использовать товарный знак "ОНЕГА" и обозначения схожие с ним до степени смешения в доменном имени "onegagipertonik.ru" подлежат удовлетворению.

В подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ закреплено право правообладателя потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. При этом в последнем абзаце пункта 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.09 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание длительность незаконного использования доменного имени, а также объем реализованного с использованием доменного имени товара, судебная коллегия считает, что требования истца о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требования о публикации настоящего судебного акта в информационном печатном издании "Аргументы и Факты" подлежат удовлетворению.

Требования о взыскании судебных расходов судебная коллегия удовлетворяет частично, взыскивает с ответчика 52 100 рублей, в том числе 48 000 рублей государственной пошлины за подачу иска, 2 000 рублей за подачу апелляционной жалобу, 2 100 рублей судебных расходов за оформление нотариального протокола осмотра письменных доказательств.

Во взыскании 200 000 рублей суд отказывает в связи с отсутствием документального подтверждения данных судебных расходов. Данные обстоятельства не препятствуют истцу повторно в установленные законом сроки обратиться в суд за взысканием данных расходов при предоставлении необходимых документов.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 05 августа 2011 года по делу N А51-5935/2011 отменить.

Запретить администратору домена "onegagipertonik.ru" Жукову Геннадию Борисовичу использовать товарный знак "ОНЕГА", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02 сентября 2004 года, свидетельство N 274487, правообладатель Старостин Владимир Анатольевич, и обозначения схожие с ним до степени смешения в доменном имени "onegagipertonik.ru" во Всемирной компьютерной сети Интернет, зарегистрированном в базе данных Автономной некоммерческой организации "Региональный Сетевой Информационный Центр" 10 апреля 2007 года.

Взыскать с Жукова Геннадия Борисовича в пользу Старостина Владимира Анатольевича 5 000 000 (пять миллионов) рублей денежной компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени.

Обязать Жукова Геннадия Борисовича опубликовать настоящее судебное решение в информационном печатном издании "Аргументы и Факты".

Взыскать с Жукова Геннадия Борисовича в пользу Старостина Владимира Анатольевича судебные расходы в размере 52 100 (пятьдесят две тысячи сто) рублей, в том числе 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей государственной пошлины за подачу иска, 2 000 (две тысячи) рублей за подачу апелляционной жалобу, 2 100 (две тысячи сто) рублей судебных расходов за оформление нотариального протокола осмотра письменных доказательств.

Взыскать с Жукова Геннадия Борисовича в доход федерального бюджета 4000 (четыре тысячи) рублей государственной пошлины за подачу иска.

Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительные листы.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

И.Л. Яковенко

Судьи

Н.А. Скрипка С.Б. Култышев