Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2012 г. N 11АП-12589/12

г. Самара

29 декабря 2012 г.

Дело N А55-12048/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 декабря 2012 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пышкиной Н.Ю.,

судей Николаевой С.Ю., Терентьева Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сусловой К.А.,

при участии в заседании:

от истца - Суворов К.А., представитель по доверенности от 23.05.2012;

от ответчика - Рябинин Н.С., представитель по доверенности N 22 от 31.12.2011;

от третьего лица - Суворов К.А., представитель по доверенности от 08.06.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании 25 декабря 2012 года в зале N 6 апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Нефтехимия", г. Новокуйбышевск, на решение Арбитражного суда Самарской области от 16 августа 2012 г. по делу N А55-12048/2012 (судья Горябин А.А.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "НПМП УРАЛ" (ОГРН 1037739125841, ИНН 7708001710), г. Москва,

к закрытому акционерному обществу "Нефтехимия" (ОГРН 1026303117191, ИНН 6314017743), г. Новокуйбышевск,

встречному иску закрытого акционерного общества "Нефтехимия" (ОГРН 1026303117191, ИНН 6314017743), г. Новокуйбышевск,

к обществу с ограниченной ответственностью "НПМП УРАЛ" (ОГРН 1037739125841,

ИНН 7708001710), Москва,

о признании права преждепользования,

третье лицо: компания "Трингал Эквитис Инк" (Tringal Equities Inc.), Road Town, Tortola, British Virgin Islands),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НПМП УРАЛ" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к закрытому акционерному обществу "Нефтехимия" о взыскании задолженности на сумму 4 852 500 руб. по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения по патенту N 2214386 от 03.07.2002, в том числе 2 750 000 руб. - вознаграждение и 2 102 500 руб. - пени за период с 01.04.2011 по 01.03.2012.

ЗАО "Нефтехимия" предъявило к ООО "НПМП УРАЛ" встречный иск о признании права преждепользования.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 10.05.2012 встречный иск принят к производству для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.08.2012 в удовлетворении ходатайства ООО "НПМП УРАЛ" о выделении встречного иска в отдельное производство отказано.

Судом удовлетворен первоначальный иск и взыскана с ЗАО "Нефтехимия" в пользу ООО "НПМП УРАЛ" задолженность по лицензионному договору б/н от 12.11.2010 о предоставлении права использования изобретения по патенту N 2214386 в размере 4 852 500 руб., в том числе 2 750 000 руб. - основной долг и 2 102 500 руб. - пени, а также расходы по уплате государственной пошлины на сумму 47 262 руб. 50 коп.

В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ЗАО "Нефтехимия" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении первоначального иска и об удовлетворении встречного иска. В обоснование жалобы, заявитель ссылается на нарушение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В судебном заседании представитель ЗАО "Нефтехимия" поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил суд апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель ООО "НПМП УРАЛ" и компании "Трингал Эквитис Инк" (Tringal Equities Inc.) в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по изложенным в отзыве основаниям. Просил суд отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав участников процесса, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены либо изменения решения суда первой инстанции по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, ООО "НПМП УРАЛ" по состоянию на 05.03.2012 являлся правообладателем патента N 2214386 на изобретение "СПОСОБ ОСУШКИ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ С1 - СЗ", который выдан Российским агентством по патентным и товарным знакам по заявке N 2002117672 (дата поступления 03.07.2002) с приоритетом от 03.07.2002 и зарегистрирован в государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.10.2003.

12.11.2010 между ООО "НПМП УРАЛ" (лицензиар) и ЗАО "Нефтехимия" (лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения по патенту N 2214386, который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 01.04.2011 за N РД0078854.

Из условий договора следует, что лицензиат желает приобрести право на использование изобретения на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также воспользоваться технической документацией на условиях настоящего договора с целью производства, использования и продажи продукции с использованием изобретения.

Договор действует до 03.07.2022 - окончания срока действия патента N 2214386 и одностороннее расторжение договора не допускается (ст.12 договора).

В соответствии с п. 2.1. договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за вознаграждение право использования изобретения по патенту N 2214386 RU с целью осуществления процесса для производства, продажи и использования продукции на территории РФ.

На основании пункта 3.1. лицензионного договора ежемесячное вознаграждение, подлежащее уплате лицензиатом, составляет 250 000 руб.

Ненадлежащее исполнение ЗАО "Нефтехимия" своих обязательств по указанному лицензионному договору явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с первоначальным иском.

Истец числит за ответчиком задолженность за период с 01.04.2011 по 01.03.2012 в размере 2 750 000 руб.

Разрешая спор и удовлетворяя первоначальный иск, суд первой инстанции правомерно руководствовался статьями 309, 310, 330, статьей 1235, пунктом 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 13.7. постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ", и обоснованно пришел к выводу, что истец в спорный период являлся обладателем исключительного права на изобретение "СПОСОБ ОСУШКИ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ С1 - СЗ, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.11.2003 и удостоверенного патентом РФ на изобретение N 2214386, выданного по заявке N 2002117672 с приоритетом от 03.02.2002 и соответственно имел право на получение по лицензионному договору от лицензиата обусловленное договором вознаграждение.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что лицензионный договор являлся действующим, договором предусмотрено обязательство ответчика ежемесячно выплачивать вознаграждение истцу в размере 250 000 руб. (п.3.1. договора), размер задолженности 2 750 000 руб. и период просрочки с 01.04.2011 по 01.03.2012 подтверждены материалами дела, а ответчиком обязательства по оплате по договору не исполнены.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно удовлетворил первоначальные исковые требования в части взыскания с ответчика в пользу истца суммы основного долга в размере 2 750 000 руб.

Из материалов дела усматривается, что истцом также предъявлено требование о взыскании с ответчика пени в размере 2 102 500 руб., начисленные на сумму задолженности из расчета 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, имевшей место в период с 01.04.2011 по 01.03.2012.

Согласно п. 3.4. лицензионного договора за просрочку платежей лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Основанием для применения неустойки является факт неправомерного поведения стороны в обязательстве.

Доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору ответчиком суду не представлено.

Ответчик ходатайство о снижении начисленной неустойки не заявил и доказательства ее несоразмерности не представил.

В соответствии с правовой позицией, сформулированной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 13.01.2011 г. N 11680/10 уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья Кодекса), а также с принципом состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основанием ответственности по денежному обязательству является сам факт нарушения этого обязательства, выразившийся в неоплате денежных средств в установленные договором сроки. Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

При наличии оснований для взыскания пени, установив период просрочки исполнения обязательств и проверив представленный истцом расчет, суд первой инстанции правомерно удовлетворил первоначальный иск в части взыскания с ответчика пени в размере 2 102 500 руб.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования по взысканию с ответчика задолженности по уплате лицензионных платежей и пени за просрочку их внесения, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что ответчик (лицензиат) не представил доказательств исполнения обязательств по выплате лицензионных платежей в заявленный период.

Суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении встречного иска, исходя из следующего.

Предметом встречного иска является требование ЗАО "Нефтехимия" о признании права преждепользования.

Разрешая спор, суд первой инстанции с учетом сущности заявленного встречного требования, правильно применил нормы материального права, регулирующие исключительное право (ст. ст. 1229, 1358 Гражданского кодекса РФ) и его ограничения (п. 5 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ), включая право преждепользования (ст. 1361 Гражданского кодекса РФ).

Из материалов дела следует, что по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, заключенному 16.01.2012 между ООО "НПМП УРАЛ" (правообладатель) и компанией Tringal Equities Inc. (правопреемник), исключительное право на изобретение по патенту N 2214386 перешло к компании (правопреемнику).

Указанный договор об отчуждении патента N РД95827 зарегистрирован 06.03.2012 Федеральной службой по интеллектуальной собственности с внесением записи в государственный реестр изобретений Российской Федерации, что подтверждается приложением к патенту на изобретение N 2214386.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что поскольку требование о признании права преждепользования заявлено в порядке ст. 1406 Гражданского кодекса РФ, надлежащим ответчиком по такому требованию является патентообладатель, на ограничение права которого и направлен заявленный иск, то есть третье лицо по рассматриваемому делу "Трингал Эквитис Инк" (Tringal Equities Inc.).

Как обоснованно указал суд первой инстанции, ЗАО "Нефтехимия" не воспользовалась своим процессуальным правом заявить требования к надлежащему лицу и после выявления обстоятельств отчуждения исключительного права на изобретение по патенту N 2214386.

Оценка всех имеющихся в деле доказательств, входящих в предмет доказывания по встречному иску, в их совокупности и взаимосвязи произведена судом первой инстанции в соответствии с требованиями статей 9, 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что встречный иск предъявлен к ненадлежащему лицу, оснований для его удовлетворения у суда первой инстанции отсутствовали.

Довод заявителя апелляционной жалобы о доказанности права преждепользования является несостоятельным, как не основанный на материалах дела.

Довод ЗАО "Нефтехимия", что истец утратил право требования по лицензионному договору N РД0078854 от 01.04.2011, отклоняется судебной коллегией.

Гражданский кодекс РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 13.8. постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ").

Право пользования по лицензионному договору возникает у нового правообладателя с момента получения им правомочий стороны по договору, то есть с момента приобретения исключительного права на изобретение. Применительно к изобретению исключительное право переходит к новому правообладателю с момента государственной регистрации договора отчуждения в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 4 ст. 1234 Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи с п. 2 ст. 1232 Гражданского кодекса РФ).

Договор отчуждения исключительного права на изобретение по патенту N 2214386 зарегистрирован Роспатентом 06.03.2012.

Соответственно, переход исключительного права "Трингал Эквитис Инк" (Tringal Equities Inc.), замена стороны (лицензиара) в лицензионном договоре N РД0078854 от 01.04.2011 и как следствие возникновение у "Трингал Эквитис Инк" (Tringal Equities Inc.) права требовать с ответчика выплаты вознаграждения по указанному лицензионному договору произошли 06.03.2012.

Таким образом, первоначальный иск заявлен управомоченным лицом, поскольку право требования в отношении долга, образовавшегося у ответчика перед истцом по первоначальному иску по выплате вознаграждения по указанному лицензионному договору по состоянию на 05.03.2012, сохранилось за первоначальным кредитором- ООО "НПМП УРАЛ", несмотря на отчуждение исключительного права в пользу третьего лица. Доказательств уступки права требования, возникшего из лицензионного договора за спорный период (с 01.04.2011 по 05.03.2012), какому- либо лицу суду не представлено.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы проверены судом апелляционной инстанции и признаны несостоятельными, поскольку данные доводы не опровергают установленные по делу обстоятельства и не могут поставить под сомнение правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое ЗАО "Нефтехимия" решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, содержащиеся в нем выводы соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 16 августа 2012 г. по делу N А55-12048/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Нефтехимия", г. Новокуйбышевск, - без удовлетворения.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

Н.Ю. Пышкина

Судьи

С.Ю. Николаева Е.А. Терентьев