Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2013 г. N 12АП-571/13

город Саратов

20 февраля 2013 г.

Дело N А57-16608/2012

Резолютивная часть постановления объявлена "13" февраля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен "20" февраля 2013 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Жаткиной С. А.,

судей Агибаловой Г. И., Самохваловой А. Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Юрченко И. П.,

при участии в судебном заседании: от общества с ограниченной ответственностью Научно-внедренческой фирмы "Гируд И.Н." - Анощенков А. А., по доверенности от 12.03.2012,

от иных лиц - не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, уведомления о вручении почтовых отправлений адресатам приобщены к материалам дела,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Научно-внедренческой фирмы "Гируд И.Н."

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 10 января 2013 года по делу N А57-16608/2012, принятое судьей Волосатых Е. А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью Научно-внедренческая фирма "Гируд И.Н.", г. Балаково Саратовской области (ОГРН 1026401403643),

к индивидуальному предпринимателю Бодичеву Олегу Вячеславовичу, г. Балаково, Саратовской области (ОГРНИП 306643926900026),

третьи лица:

общество с ограниченной ответственностью "Регтайм", г. Самара,

закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр", г. Москва,

о защите исключительных прав на товарный знак,

в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв в судебном заседании до 13 февраля 2013 до 11 часов 30 минут,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческая фирма "Гируд И.Н." (далее - ООО НВФ "Гируд И.Н.", истец) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бодичеву Олегу Вячеславовичу (далее - ИП Бодичев О.В.), в соответствии с которым истец просит запретить ИП Бодичеву О.В. использовать товарный знак "ПИЯВИТ", принадлежащий ООО НВФ "Гируд И.Н." в доменных именах piyavit.ru и пиявит.рф в сети Интернет.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 10.01.2013 исковые требования ООО НВФ "Гируд И.Н." оставлены без удовлетворения.

ООО НВФ "Гируд И.Н.", не согласилось с принятым судебным актом и обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы указано, что фирма не давала согласия на использование предпринимателем спорного товарного знака, представленный предпринимателем в материалы дела агентский договор без номера не является лицензионным, кроме того в 2009 году предприниматель не мог исполнять условия несуществующего на тот момент агентского договора; судом не учтен довод истца о том, что Общество планировало заключить с предпринимателем агентский договор, для чего передало ему оферту - подписанный директором проект договора, однако индивидуальным предпринимателем данный договор не был акцептирован в разумный срок, в связи с чем исполнение агентского договора сторонами не осуществлялось; так, вывод суда о заключенности договора не соответствует фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, пиявит является зарегистрированным лекарственным препаратом, который может отпускаться только по рецепту врача аптеками и аптечными пунктами, однако ИП Бодичев О.В. не имеет лицензии для реализации данного лекарственного препарата, хранит указанный препарат с нарушением норм, то есть через сайт с доменными именами piyavit.ru и пиявит.рф в сети Интернет осуществляет деятельность, которая ему не разрешена.

В судебном заседании представитель ООО НВФ "Гируд И.Н." поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, считает решение суда первой инстанции принятым с нарушением норм материального права и подлежащим отмене, просил принять по делу новый судебный акт об в удовлетворении заявленного требования.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. О месте и времени рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается уведомлениями о вручении почтовых отправлений, приобщенных к материалам дела.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

Дело рассматривается в апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив законность вынесенного судебного акта, изучив материалы дела, в том числе доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит доводы апелляционной жалобы обоснованными, а решение суда первой инстанции - подлежащим отмене в виду следующего.

Как следует из материалом дела, ООО НВФ "Гируд И.Н." по свидетельству от 28.08.1995 N 131081 с приоритетом от 01.03.1994 является правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения "ПИЯВИТ" в русской транскрипции в отношении товаров 3, 5, 35 и 36 классов Международной классификации товаров и услуг: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты, фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, лекарственные препараты для медицинских целей, реклама и деловые операции, страхование и финансирование, посредничество. Под указанным названием истец выпускает лекарственное средство "ПиявитR", зарегистрированное и внесенное в государственный реестр лекарственных средств 07.08.07 г. N N000363/01.

По мнению ООО НВФ "Гируд И.Н.", ИП Бодичев О.В., в отсутствие на то правовых оснований, в сети ИНТЕРНЕТ осуществляет администрирование доменных имен piyavit.ru и пиявит.рф с 29.12.10 по настоящее время. Использование ИП Бодичевым О.В. в указанных доменных именах без разрешения истца словесного обозначения "ПИЯВИТ", тождественного товарному знаку, принадлежащему обществу, нарушает его исключительное право на использование данного товарного знака, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из того, что истец, заключив в 2010 году агентский договор с ответчиком, разрешил последнему использование спорного товарного знака. Кроме того, судом первой инстанции было учтено то обстоятельство, что невозможность указания на название препарата фактически привело бы к невозможности агенту исполнить условия заключенного договора. Суд первой инстанции не принял довод истца о том, что указанный договор сторонами не исполнялся, поскольку представленные самим истцом материалы из сети ИНТЕРНЕТ как раз свидетельствуют об исполнении договора со стороны ответчика. При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Между тем, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанций не учел следующее.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом установлено, что при регистрации сайтов с доменными именами piyavit.ru и пиявит.рф в сети Интернет использовано словесное обозначение "ПИЯВИТ", тождественное товарному знаку, принадлежащему компании.

Из материалов дела следует, что компания является правообладателем товарного знака "ПИЯВИТ" с 28.08.1995, производит препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла; косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; фармацевтические препараты, в том числе лекарственное средство "ПиявитR".

Таким образом, компания является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменных имен piyavit.ru и пиявит.рф в сети Интернет.

Между тем, в российской зоне сети Интернет доменные имена piyavit.ru и пиявит.рф администрируются ИП Бодичевым О.В. - лицом, не имеющим согласия на использование товарного знака.

У Бодичева О.В. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменных имен piyavit.ru и пиявит.рф, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

При рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций исключительное право истца на использование спорного товарного знака было установлено представленными в материалы дела доказательствами и ответчиком не оспаривалось.

Из представленных в материалы дела документов следует, что администратором доменного имени пиявит.рф с 29.12.10 по настоящее время является ИП Бодичев О.В. Ответчиком указанное обстоятельство во время судебного разбирательства в судах обеих инстанций также не оспаривалось.

При таких обстоятельствах на ответчика возлагалась обязанность представить доказательства законности использования спорного товарного знака, в частности согласие правообладателя.

В обоснование заявленных возражений ответчиком суду первой инстанции в материалы дела представлен агентский договор, заключенный в 2010 году между сторонами по настоящему делу. Согласно условиям данного договора агент обязуется от своего имени или от имени принципала совершать действия по совершению сделок, направленных на реализацию товара (лекарственный препарат "Пиявит"), а также обязуется представлять интересы принципала.

В соответствии с п.2.3.2 указанного договора агент обязан размещать переданные принципалом рекламно-информационные материалы в местах, доступных для потребителей, информировать потребителей о потребительских свойствах и опыте использования товара.

Вывод суда первой инстанции о том, что ООО НВФ "Гируд И.Н." агентским договором 2010 года, а именно пунктом 2.3.2, представило разрешение и право ИП Бодичеву О. В. на использование доменных имен piyavit.ru и пиявит.рф с использованием товарного знака "ПИЯВИТ", судебная коллегия находит несостоятельным, в виду нижеследующего.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Данный перечень случаев распоряжения исключительным правом является открытым и не ограничивается распоряжением только в форме совершения договора об отчуждении исключительного права (ст. 1488 ГК РФ) или лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ).

Законодательством в ряде случаев установлены соответствующие формы, только в рамках которых и возможно осуществление тех или иных прав. Однако, применительно к рассматриваемому случаю такое ограничение отсутствует. Распоряжение правообладателя принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак может быть осуществлено не только в форме совершения договора, но и посредством согласования или последующего одобрения совершенных каким-либо лицом действий по использованию товарного знака. Такого рода согласование или одобрение также обеспечивает легитимность использования товарного знака.

Согласно п. 2.3.2 агентского договора агент обязан размещать переданные принципалом рекламно-информационные материалы в местах, доступных для потребителей, информировать потребителей о потребительских свойствах и опыте использования товара.

Однако, ИП Бодичевым О.В. не представлено в материалы дела ни суду первой инстанции, ни апелляционному суду доказательств того, что Принципалом в рамках агентского договора передавались рекламно - информационные материалы для их размещения в местах, доступных для потребителей, а также информация о потребительских свойствах и опыте использования товара Принципала. Каких - либо иных доказательств исполнения агентского договора от 2010 года обеими сторонами, ИП Бодичевым О. В. также не представлено, в связи с чем судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии доказательств исполнения представленного в материалы дела агентского договора.

При этом, из содержания указанного договора не следует, что правообладатель разрешил использование агенту товарного знака в доменном имени последнего.

Таким образом, доказательств представления ООО НВФ "Гируд И.Н." согласия ИП Бодичеву О.В. на использование товарного знака в форме, отличной от лицензионного договора, то есть в какой - либо иной форме, ответчиком в материалы дела не представлено.

Также суд первой инстанции не учел особенности допущенного правонарушения, связанного с использованием сходного до степени смешения доменного имени с товарным знаком истца в сети Интернет.

Сеть Интернет представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию доменов piyavit.ru и пиявит.рф предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свои домены потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

При таких обстоятельствах, действия ИП Бодичева О. В. по использованию в доменных именах piyavit.ru и пиявит.рф товарного знака "ПИЯВИТ", принадлежащего ООО НВФ "Гируд И.Н.", подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия Обществу для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названных доменах российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Довод апелляционной жалобы о том, что пиявит является зарегистрированным лекарственным препаратом, который может отпускаться только по рецепту врача аптеками и аптечными пунктами, однако ИП Бодичев О.В. не имеет лицензии для реализации данного лекарственного препарата, хранит указанный препарат с нарушением норм, то есть через сайт с доменными именами piyavit.ru и пиявит.рф в сети Интернет осуществляет деятельность, которая ему не разрешена, судебная коллегия находит не подлежащим рассмотрению, поскольку указанный довод не являлся предметом рассмотрения по настоящему делу в суде первой инстанции и выходит за рамки заявленных истцом исковых требований.

Поскольку на момент принятия судом апелляционной инстанции постановления в материалах дела отсутствуют сведения о прекращении ответчиком неправомерного использования товарного знака "ПИЯВИТ", исковые требования о запрете индивидуальному предпринимателю Бодичеву О.В. использовать товарный знак "ПИЯВИТ", принадлежащий ООО НВФ "Гируд И.Н." в доменных именах piyavit.ru и пиявит.рф в сети Интернет являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы подлежат отнесению на ответчика (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Саратовской области от "10" января 2013 года по делу N А57-16608/2012 отменить.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Научно - внедренческая фирма "Гируд И.Н." удовлетворить.

Запретить индивидуальному предпринимателю Бодичеву Олегу Вячеславовичу использовать товарный знак "ПИЯВИТ", принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью Научно - внедренческой фирме "Гируд И.Н." в доменных именах piyavit.ru и пиявит.рф в сети Интернет.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Бодичева Олега Вячеславовича в пользу общества с ограниченной ответственностью Научно - внедренческой фирмы "Гируд И.Н." расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за рассмотрение дела в суде первой инстанции и 2 000 рублей за подачу апелляционной жалобы.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд 1-ой инстанции, принявший решение.

Председательствующий

С. А. Жаткина

Судьи

Г. И. Агибалова А. Ю. Самохвалова