Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2013 г. N 09АП-2987/13

г. Москва

09 апреля 2013 г.

Дело N А40-68267/12-26-574

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бекетовой И.В.,

судей:	Свиридова В.А., Якутова Э.В.,
при ведении протокола	помощником судьи Аверьяновым И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу ООО "Управляющая компания "Киновский" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 30.11.2012 по делу N А40-68267/12-26-574 судьи Каревой Н.Ю.

по заявлению ООО "Управляющая компания "Киновский" (ИНН 7729664108, 121471, г.Москва, ул.Рябиновая, д.53)

к Роспатенту

3-и лица: ОАО "Московский вино-коньячный завод "КиН", ООО "Рекона"

о признании незаконным бездействия,

при участии в судебном заседании:

от заявителя:	Ласс Т.И. по дов. от 20.03.2012 г.; Кириленко А.Г. по дов. от 20.03.2012 г.;
от ответчика:	Медведев Н.Ю. по дов. от 28.09.2012 г. N 01/25-708/41;
от третьих лиц:	1) Рыжкова В.В. по дов. от 16.07.2012 г. N 1117; 2) Сивак В.В. по дов. от 24.09.2012 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Управляющая компания "Киновский" (далее - Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании незаконным бездействия Роспатента( далее - государственный орган, ответчик) в части внесения записи о регистрации товарного знака в Государственный реестр товарных знаков и выдачи свидетельства о регистрации товарного знака "KINOVSKY" по заявке N N2010715248/50, с обязанием Роспатента внести запись о регистрации товарного знака "KINOVSKY" по заявке N2010715248/50 в Государственный реестр товарных знаков и выдачи свидетельства о регистрации товарного знака "KINOVSKY" заявленный к регистрации по заявке N2010715248/50.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 30.11.2012 в удовлетворении вышеуказанных требований было отказано, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии незаконного бездействия ответчика, связанного с процедурой регистрации товарного знака по заявке N 2010715248.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, заявитель обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, а также указанные в ней требования, изложил свою правовую позицию по делу, просил решение суда первой инстанции отменить, поскольку считает его незаконным и необоснованным принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представители ответчика, а также третьих лиц с решением суда первой инстанции согласны, доводы апелляционной жалобы, а также содержащиеся в ней требования считают необоснованными и не подлежащими удовлетворению, изложили свою правовую позицию, основанную на представленных письменных пояснениях в порядке ст. 81 АПК РФ, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав позиции сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, считает, что решение подлежит отмене, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела словесное обозначение "KINOVSKY" по заявке N N2010715248/50 с приоритетом от 11.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ОАО "Объединенная компания" в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки(за исключением пива)".

В дальнейшем права в отношении заявки N 2010715248/50 на регистрацию товарного знака переданы ООО "Управляющая компания "Киновский", что подтверждается договором о передаче прав по заявке на товарный знак от 28.12.2010 ( т.2 л.д.17).

01.09.2010 в результате рассмотрения заявки было принято решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака, которым установлено, что заявка соответствует установленным требованиям, в связи с чем было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, дано положительное заключение по результатам формальной экспертизы (т.1 л.д.16).

В результате рассмотрения заявка на регистрацию товарного знака и проведения экспертизы заявленного обозначения согласно заключению по результатам экспертизы было установлено, что заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, установлен приоритет по дате подачи заявки 11.05.2010 ( т.1 л.д.22).

03.02.2012 Роспатентом было принято решение о регистрации товарного знака по заявке N N2010715248 (т.1 л.д.20) за подписью руководителя Б.П. Симонова.

Приложением к данному решению являлось - "Заключение по результатам экспертизы", которое содержало воспроизведение знака "KINOVSKY" и подписанное государственным экспертом по интеллектуальной собственности 1 категории отдела экспертизы заявок на товарные знаки ФИПС Королевой Е.В.

06.02.2012 данное решение было направлено заявителю одновременно с уведомлением от ФИПС о направлении решения о регистрации товарного знака с разъяснением по оплате государственной пошлины за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него (т.1 л.д.21-24).

10.02.2012 платежным поручением N 34 от 10.02.2012 заявителем была оплачена государственная пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак (т.1 л.д. 27), которое было передано в ФИПС одновременно с сопроводительным письмом от 10.02.2012(т.1 л.д.25).

20.02.2012 письмом Директора Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Стрелкова О.И. Решение вышестоящего руководителя Симонова Б.П. было признано ошибочным. Из указанного письма усматривается, что решение о регистрации товарного знака от 03.02.2012 направлено в результате технической ошибки вместо уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства( т.2 л.д.118).

20.02.2012 уведомлением о результатах проверки соответствия заявленного обозначения за подписью государственного эксперта по интеллектуальной собственности 1 категории отдела экспертизы заявок на товарные знаки ФИПС ЕВ. Королевой, Ответчик поставил в известность заявителя о продолжении стадии экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

В связи с бездействием ответчика выраженном в отсутствии регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и отсутствием выдачи свидетельства о регистрации товарного знака, которое не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагает какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности заявитель обратился в Арбитражный суд г.Москвы с обозначенным заявлением.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что правообладателем товарного знака по свидетельству N 464005 со словесным обозначением "КИНОВСКИЙ" является ОАО "МВКЗ "Кин" с 08.06.2012.

Между тем, решением Арбитражного суда г.Москвы от 21.05.2012 по делу N А40-29775/12-27-266 ООО "Рекона", ОАО "МВКЗ "КиН" отказано в удовлетворении требований о признании актом злоупотребления правом действий ОАО "Объединенная компания", ООО "Управляющая компания "Киновский" по регистрации в качестве товарных знаков обозначений на основании поданных 11.05.2010 заявок N 2010715248 и N2010715246.

Согласно ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) государственных органов. Органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный акт, решение и действие(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в п.6 постановления Пленума Верховного суда РФ N 6 и Пленума Высшего Арбитражного суда N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основаниями для принятия арбитражным судом решения о признании акта государственного органа и органа местного самоуправления недействительным, решения и действия(бездействия) незаконным являются одновременно как несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту, так и нарушение в результате этого прав и законных интересов заявителя в указанной сфере деятельности.

В силу ч. 5 ст. 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий(бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий(бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действие(бездействие).

Срок на подачу заявления в суд заявителем соблюден.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований суд первой инстанции пришел к выводу, что утверждения заявителя о бездействии Роспатента, связанного с процедурой регистрации товарного знака по заявке N 2010715248, не соответствуют действительности.

Суд апелляционной инстанции не согласен с выводами суда первой инстанции и считает их ошибочными в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, словесное обозначение "KINOVSKY" по заявке N 2010715248 с приоритетом от 11.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ОАО "Объединенная компания" в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки(за исключением пива)". В дальнейшем права в отношении заявки N 2010715248/50 на регистрацию товарного знака переданы ООО "Управляющая компания "Киновский".

В соответствии с п. 1 ст. 1497 ГК РФ заявка на регистрацию товарного знака должна проходить формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.

Согласно п.4 ст. 1497 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

Статьей 1498 ГК РФ определено, что формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

В соответствии с требованиями ст. 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и пунктов 1-7 ст.1483 настоящего кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

В соответствии с п.1 ст. 1249 и п.1 ст. 1503 ГК РФ государственная регистрация товарного знака и знака обслуживания осуществляется при условии уплаты соответствующей пошлины.

В соответствии с п.2 ст. 1503 ГК РФ при непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины, регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной.

Согласно ст. 1503 ГК РФ на основании решения о государственной регистрации товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

В соответствии с п.1 ст. 1504 ГК РФ свидетельство на товарный знак выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

В настоящем случае, в результате рассмотрения заявки 01.09.2010 было принято решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака, которым установлено, что заявка соответствует установленным требованиям, в связи с чем было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, дано положительное заключение по результатам формальной экспертизы.

Как усматривается из материалов дела дополнительных материалов федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности у заявителя запрошены не были.

В результате рассмотрения заявка на регистрацию товарного знака и проведения экспертизы заявленного обозначения согласно заключению по результатам экспертизы было установлено, что заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, а также установлен приоритет по дате подачи заявки - 11.05.2010.

03.02.2012 Роспатентом было принято решение о регистрации товарного знака по заявке N 2010715248.

Данное решение было направлено заявителю одновременно с уведомлением от ФИПС от 06.02.2012 о направлении решения о регистрации товарного знака с разъяснением по оплате государственной пошлины за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

10.02.2012 платежным поручением N 34 от 10.02.2012 заявителем была оплачена государственная пошлина_

Таким образом, исходя из требований норм Гражданского Кодекса, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака должна была быть осуществлена в срок до 10.03.2012, свидетельство о регистрации товарного знака должно было быть выдано в срок до 10.04.2012, однако указанные требования государственным органом - Роспатентом не были осуществлены.

Как усматривается из материалов дела 20.02.2012 заявитель письмом из Федерального института промышленной собственности (ФИПС) извещен, что решение от 03.02.2012 по результата проведенной проверки считается ошибочны.

Между тем, судебная коллегия считает, данный документ не отменяет принятого Роспатентом решения от 03.02.2012 о государственной регистрации товарного знака(знака обслуживания, так как указанное письмо не содержит обязательных для исполнения предписаний, направленных на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей заявителя.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 1499 ГК РФ уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства может быть направлено заявителю только на стадии проведения экспертизы заявленного обозначения, а именно, до момента вынесения решения о государственной регистрации.

В настоящем случае направленное в адрес заявителя Уведомление от 20.02.2012 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке N 2010715248 с предложением заявителю представить в течение 6 месяцев с даты направления уведомления свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов, которые будут учтены при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения (п.3 ст. 1499) направлены после вынесения решения о государственной регистрации от 03.02.2012.

В связи с чем, судебная коллегия считает, что поскольку Федеральной службой по интеллектуальной собственности вынесено решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) 03.02.2012, то направление в адрес заявителя обозначенного, спорного уведомления от 20.02.2012, не предусмотрено действующим законодательством, поскольку направлены после момента вынесения решения о государственной регистрации.

Кроме того, в настоящем случае, ответ заявителя на обозначенное уведомление датой 11.04.2012 представлен заявителем за пределами установленного законодательством срока государственной регистрации заявленного товарного знака и выдачи свидетельства о государственной регистрации на него.

.С учетом изложенного ответ заявителя на уведомление от 20.02.2012 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке N 2010715248 требованиям законодательства не является доказательством отсутствия незаконного оспариваемого бездействия Роспатента.

В соответствии со ст. 1499 ГК РФ - по результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение либо о регистрации товарного знака, либо об отказе в регистрации в качестве товарного знака.

В соответствии с п.4 ст. 1499 ГК РФ решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи : 1)поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со ст. 1494, 1495 и 1496 настоящего кодекса, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;2)государственной регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в решении о регистрации;3) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак. Либо выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более ранним приоритетом товарного знака,4) изменением заявителя, которое в случае государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В настоящем случае, из материалов дела не усматриваются основания для пересмотра ранее вынесенного решения от 03.02.2012.

Решение от 19.03.2012 об отмене ранее отправленного документа, вынесенное Роспатеном не входит в данный перечень.

Решением от 19.03.2012 об отмене ранее направленного документа экспертизы Роспатент указал, что решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 03.02.2012 отменяется в связи с допущенной ошибкой.

Между тем, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" регулирующей сходные правоотношения определение технической ошибки - "техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенные органом кадастрового учета при ведении государственного кадастра недвижимости и приведшей к несоответствию сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, сведениям в документах, на основании которых вжносились сведения в государственный кадастр недвижимости ( далее - техническая ошибка в сведениях).

В соответствии с п.1 ст. 6 ГК РФ, основываясь на аналогии закона, применив данное определение к порядку регистрации товарных знаков имеются основания полагать, что техническая ошибка - описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка, допущенная при ведении Государственного реестра товарных знаков, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в Государственный реестр товарных знаков, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения в Государственный реестр товарных знаков.

В настоящем случае Решение о регистрации товарного знака от 03.02.2012, направленное в адрес заявителя, не содержит в себе определения технической ошибки, не может ей являться, так как содержит достоверную информацию по словесному обозначению "KINOVSKY" с его воспроизведением.

Как усматривается из материалов дела Роспатент не представил доказательств обоснованности приведенных им доводов, которые свидетельствовали бы о том, что принятое решение от 03.02.2012 является технической ошибкой, а также не представлено достаточных законных оснований, в соответствии с которыми не было отменено ранее принятое Решение о государственной регистрации, у заявителя основания для оспаривания Решения о государственной регистрации отсутствовали.

Пунктом 1 ст. 1500 ГК РФ - заявителю предоставлено право обжаловать решение экспертизы и устанавливается исчерпывающий перечень тех решений, которые могут быть приняты Роспатентом и обжалованы Заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам, а именно1) об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению; 2) о государственной регистрации товарного знака; 3) о признании заявки на товарный знак отозванной.

Указанный перечень также не содержит принятого Роспатентом спорного "Решения об отмене ранее отправленного документа экспертизы", так как такое решение не предусмотрено законом, а следовательно согласно ст. 1503 ГК РФ на основании решения о государственной регистрации товарного знака Роспатент обязан был в течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществить государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и в соответствии с п. 1 ст. 1504 ГК РФ выдать в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков свидетельство на товарный знак.

Таким образом, бездействие Роспатента, выразилось в том, что государственная регистрация товарного знака не была осуществлена и соответствующее свидетельство заявителю не было выдано в установленном законом сроки и порядке, что не соответствует закону и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия считает действия произведенные Роспатентом, после принятия Решения о регистрации товарного знака, не соответствующими закону, являющимися прикрытием незаконно осуществляемого последним бездействия.

Роспатент в нарушение ст. 200 АПК РФ не представил доказательств правомерности оспариваемого заявителем бездействия.

В соответствии с ч.2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемые действия(бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании действий(бездействия) незаконными.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит отмене по основаниям неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, арбитражный суд

Руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 30.11.2012 по делу N А40-68267/12-26-574 отменить.

Признать незаконным бездействие государственного органа - Роспатента в части внесения записи о регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и выдачи свидетельства о регистрации товарного знака "KINOVSKY" по заявке N 2010715248/50.

Обязать Роспатент внести запись о регистрации товарного знака "KINOVSKY" по заявке N 2010715248/50 в Государственный реестр товарных знаков.

Обязать Роспатент выдать свидетельство о регистрации товарного знака "KINOVSKY" заявленный к регистрации по заявке N 2010715248/50.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

И.В. Бекетова

Судьи

В.А. Свиридов Э.В. Якутов