Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2014 г. N 09АП-14142/14

город Москва

25 июня 2014 г.

Дело N А40-187101/2013

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 июня 2014 года.

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей А.И. Трубицына, Д.Н. Садиковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2014

по делу N А40-187101/2013, принятое судьей М.А. Ведерниковым

по иску общества с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВЫ

ПОГРЕБА"

(ОГРН 1027700135253, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 79 А, 25)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЭЛ-ГРАНД"

(ОГРН 1067746907051, 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, 4А)

обществу с ограниченной ответственностью "ЭЛИТТОРГ"

(ОГРН 1037705060282, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 8, стр. 1,

пом. 1)

обществу с ограниченной ответственностью "ЛеоЛит" (ОГРН 1127746112625, 107031, г. Москва, ул. Рождественка, 5/7, стр. 2, пом. V, комн. 18)

обществу с ограниченной ответственностью "ФудПром"

(ОГРН 1117746616415, 119034, г. Москва, М. Левшинский пер., 10, оф. 1)

обществу с ограниченной ответственностью "Топ-Сервис"

(ОГРН 1105005000022, 140205, Московская обл., Воскресенский р-н,

г. Воскресенск, ул. Менделеева, 17, 1)

о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак,

взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Пигарева А.В. (по доверенности от 14.01.2014),

Савиных Т.В.(по доверенности от 14.01.2014)

от ответчиков:

ООО "ЭЛ-ГРАНД" - Галенко И.С. (по доверенности от 17.02.2014)

ООО "ЭЛИТТОРГ" - Нейман С.А. (по доверенности от 27.12.2013)

ООО "ЛеоЛит" - Галенко И.С. (по доверенности от 17.02.2014)

ООО "ФудПром" - Галенко И.С. (по доверенности от 17.02.2014)

ООО "Топ-Сервис" - Галенко И.С. (по доверенности от 17.02.2014)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА" (далее - ООО "АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЭЛ-ГРАНД" (далее - ООО "ЭЛ-ГРАНД"), обществу с ограниченной ответственностью "ЭЛИТТОРГ" (далее - ООО "ЭЛИТТОРГ"), обществу с ограниченной ответственностью "ЛеоЛит" (далее - ООО "ЛеоЛит"), обществу с ограниченной ответственностью "ФудПром" (далее - ООО "ФудПром") о запрете ООО "ЭЛ-ГРАНД" использовать, путем ввоза и продажи, обозначение "Challenge" для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 380611; запрете ООО "ЭЛИТТОРГ" использовать, путем предложения к продаже и продажи, обозначение "Challenge" для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 38061; запрете ООО "ЛеоЛит" использовать, путем продажи, обозначение "Challenge" для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 380611; запрете ООО "ФудПром" использовать, путем продажи, обозначение "Challenge" для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 380611; запрете ООО "Toп-Сервис" использовать, путем продажи, обозначение "Challenge" для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 380611; взыскании с ООО "ЭЛ-ГРАНД" в пользу истца 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 380611; взыскании с ООО "ЭЛИТТОРГ" в пользу истца 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 380611; взыскании с ООО "ЛеоЛит" в пользу истца 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 380611; взыскании с ООО "ФудПром" в пользу истца 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 380611; взыскании с ООО "Топ-Сервис" в пользу истца 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 380611.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2014 года в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что регистрация товарного знака "GYRKHA" по свидетельству N 329219 не относится к существу рассматриваемого спора, поскольку нарушением исключительных прав истца является незаконное использование именно обозначения "Royal CHALLENGE", которое не зарегистрировано на территории Российской Федерации за ответчиками в качестве товарного знака; судом не принят во внимание судебный акт по делу N А40-112177/13; в решении суда неоднократно вместо слова "Challenge", которым маркирована продукция ответчиков, ошибочно используется слово "Challenges" (абз. 9 стр. 3, абз. 11 стр. 3, абз. 12 стр. 3, абз. 2 стр. 4 решения); в действиях ответчиков содержится состав правонарушения, предусмотренный статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, представители ответчиков возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.

Исковые требования мотивированы тем, что истец является правообладателем товарного знака "CHALLENGE" по свидетельству N 380611, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков РФ 01.06.2009 в отношении товаров 03, 30, 32, 33 и 34 классов МКТУ (бумага абсорбирующая для курительных трубок; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос), с приоритетом от 02.07.2007.

Истец указал на то, что ООО "ЭЛ-ГРАНД" ввезло в Российскую Федерацию контрафактную продукцию - сигары, маркированные обозначением "Royal Challenge", сходным до степени смешения с товарным знаком "CHALLENGE" по свидетельству N 380611.

При этом, истец ссылается на декларацию о соответствии N Д-NI.ПР62.В.00753 с приложениями, в которых указаны сигары "GURKHA Royal Challenge" и справку к ДТN 100009020/140313/0004483 от 15.03.2013; согласно данным, указанным в справке к ДТ N 100009020/140313/0004483, на территории Российской Федерации продукция была приобретена для целей последующей реализации следующими лицами: ООО "ЛеоЛит", (покупка 18.03.2013, продажа 01.04.2013), ООО "ФудПром" (покупка 01.04.2013., продажа 01.04.2013), ООО "Топ-Сервис" (покупка 01.04.2013, продажа 17.05.2013).

Истец указал на то, что ООО "Топ-Сервис" осуществило продажу сигар ООО "ЭЛИТТОРГ", который в свою очередь предлагает к продаже и продает сигары "Royal Challenge", в обоснование чего представлен кассовый чек N 0007 от 07.11.2013, товарный чек от 07.11.2013.

Истец ссылается на то, что он не давал ответчикам согласия на использование товарного знака по свидетельству N 380611.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец не доказал нарушение исключительного права ответчиками, указав на то, что используемое ответчиком на этикете товара комбинированное обозначение "GURKHA royal challenge" имеет различительную способность и не имеет сходства до степени смешения с товарным знаком истца, согласно свидетельству на товарный знак N 329219 "GURKHA" является зарегистрированным товарным знаком, а не "словесным обозначением" и именно оно согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 служит для индивидуализации рассматриваемого товара, товарный знак "GURKHA" (N 329219 класс МКТУ 34) не имеет сходства до степени смешения со словесным товарным знаком истца "CHALLENGE" по свидетельству N 380611.

Суд апелляционной инстанции полагает неправомерными заявленные исковые требования, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Исходя из указанных положений Правил, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения "GURKHA" либо "GURKHA Royal Challenge" с товарным знаком "CHALLENGE" по свидетельству N 380611, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений и товарного знака истца по всем критериям.

Из материалов дела следует, что оформление сигар "GURKHA" представляет собой комбинированное обозначение, в состав комбинированного обозначения сигар "GURKHA" входят словесные элементы "GURKHA" и "royal challenge".

Суд апелляционной инстанции полагает, что сравниваемые обозначения "GURKHA" либо "GURKHA Royal Challenge" и "CHALLENGE" не совпадают во всех элементах и поэтому тождественными являться не могут.

При этом, словесный элемент "GURKHA" занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу "royal challenge", поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера.

Таким образом, именно словесный элемент "GURKHA" выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар) юридического лица.

Словесный элемент "royal challenge" и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению является описательной характеристикой товара, следовательно, в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не обладает различительной способностью.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 N ВАС-5661/11 по делу N А40-39536/10-12-240.

Однако истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиками спорного обозначения "Challenge" потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца, как правообладателя товарного знака "CHALLENGE" по свидетельству N 380611.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что продукция - сигариллы марки "CHALLENGE", о которой речь идет в исковом заявлении, имеется в реальном обороте.

Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака "CHALLENGE" по свидетельству N 380611 оценивается судом апелляционной инстанции как обстоятельство, обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака истца "CHALLENGE" по свидетельству N 380611 в глазах потребителя со спорным обозначением "Challenge", используемым ответчиками.

Кроме того, согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, в случае несоблюдения названных требований суд может отказать лицу в защите принадлежащих ему права.

В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации" для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства.

Используемое ответчиками словесное обозначение "GYRKHA" истцу не принадлежит, в связи с чем оснований полагать, что в действиях ответчиков содержится состав правонарушения, предусмотренный статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (как полагает истец), у суда не имеется.

Учитывая изложенное, оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется.

Суд апелляционной инстанции, исходя из нормы части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признает несостоятельной ссылку заявителя апелляционной жалобы на судебный акт по делу N А40-112177/13, который на дату подачи апелляционной жалобы не вступил в законную силу, а, кроме того, принят судом по иным фактическим обстоятельствам спора.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить, что ошибочное указание в решении суда вместо слова "Challenge", которым маркирована продукция ответчиков, слова "Challenges" (абз. 9 стр. 3, абз. 11 стр. 3, абз. 12 стр. 3, абз. 2 стр. 4 решения) не привело к принятию неправильного решения по существу заявленных исковых требований.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены решения суда от 28 февраля 2014 года.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2014 года по делу N А40-187101/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья

А.А. Солопова

 

Судьи

А.И. Трубицын Д.Н. Садикова