Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2017 г. N 09АП-5684/17

г. Москва

10 марта 2017 г.

Дело N А40-128430/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 07 марта 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 марта 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Расторгуева Е.Б.

судей Садиковой Д.Н., Трубицына А.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Фокиным К.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "БАНИ МАСЛОВА"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.12.2016 г. по делу N А40-128430/2015, принятое судьей Фатеевой Н.В.

по иску ООО "БАНИ МАСЛОВА" (ОГРН 1125009002095)

к ООО "Маслов и Партнеры" (ОГРН 1097746677160, юр.адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А)

о защите исключительных прав на товарный знак

третье лицо: UAPROM ООО

при участии в судебном заседании:

от истца: Литвинов М.А. (доверенность от 11.02.2017);

от третьего лица: Никитенко Е.В. (доверенность от 29.06.2016);

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "БАНИ МАСЛОВА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Маслов и Партнеры" о запрете использования бренда "Баня Маслова" (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, привлечено UAPROM ООО.

Решением суда от 23.12.2016 г. в удовлетворении иска отказано.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что на день рассмотрения спора спорная информация удалена с портала третьего лица; на момент размещения спорной информации в 2011 году истец не являлся правообладателем спорного товарного знака; иск заявлен о запрете использовать бренд, тогда как судебной защите подлежит право на товарный знак.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить указанное решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на необоснованность выводов суда первой инстанции.

Ответчик отзыв на апелляционную жалобу не представил.

Третье лицо представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором указывает на отсутствие оснований для отмены решения суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей явившихся лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда обстоятельствам дела (пункт 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, ООО "БАНИ МАСЛОВА" является обладателем исключительных прав на товарный знак со словесным элементом "БАНЯ МАСЛОВА" по свидетельству N 433723 в отношении товаров и услуг 44 класса МКТУ (л.д. 28-29, оригинал свидетельства обозревался в судебном заседании).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик без согласия истца занимается производством, распространением, использованием и рекламированием товаров с использованием товарного знака истца "БАНЯ МАСЛОВА".

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В подтверждение исковых требований истцом представлены нотариально заверенные протоколы осмотра от 22.06.2015 г. сайта третьего лица по адресу: "84457.ru.all.biz" и сайта ответчика по адресу: "maslov-i-partnery.tiu.ru" с приложением скриншотов страниц сайтов, на которых содержится информация о том, что ООО "Маслов и Партнеры" предлагает услуги по разработке и установке "Бани Маслова", рекламирует товар "Бани Маслова" (л.д. 37-46).

Судом апелляционной инстанции установлено, что использованное ответчиком обозначение "Бани Маслова" является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 433723 "БАНЯ МАСЛОВА".

Данный вывод суда сделан на основании анализа степени сходства товарного знака "БАНЯ МАСЛОВА" по Свидетельству N 433723 и названия "Баня Маслова", используемого ответчиком, с учетом положений пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003).

Проанализировав сравниваемые используемое ответчиком название "Баня Маслова" и товарный знак "Баня МАСЛОВА", суд апелляционной инстанции считает, что состав гласных и согласных в сравниваемых обозначениях не отличается, совпадает также количество слогов, количество звуков, имеются одинаковые ударные слоги.

В данном случае сходство указанных обозначений обеспечивается совпадением словесных элементов (фонетический признак).

В связи с этим, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о сходстве до степени смешения используемого ответчиком названия "Баня Маслова" с товарным знаком "БАНЯ МАСЛОВА" по Свидетельству N 433723, правообладателем которого является истец.

При этом ответчиком используется указанное обозначение в отношение товаров, для которых зарегистрирован товарный знак - по 44 классу МКТУ.

Указанные обстоятельства ответчиком не оспорены, доводы жалобы не опровергнуты, представитель в заседание суда апелляционной инстанции не явился.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска со ссылкой на то, что на день рассмотрения спора спорная информация удалена с портала третьего лица на сайте по адресу "84454.ru.all.biz", на котором ответчик разместил сведения, не учитывал, что на сайте ответчика по адресу: "maslov-i-partnery.tiu.ru" информация не удалялась.

Кроме того, суд первой инстанции не учел, что избранный истцом способ защиты права направлен на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. В данном случае действия ответчика по размещению спорной информации, даже если впоследствии она была удалена, создают угрозу нарушения прав истца в будущем.

Более того, вывод суда первой инстанции об удалении информации основан на Правилах размещения информации на портале третьего лица и является предположительным.

Также не является правомерным вывод суда первой инстанции о том, что на момент размещения спорной информации в 2011 году истец не являлся правообладателем спорного товарного знака, поскольку на момент нотариального осмотра сайтов - 22 июня 2015 года, спорная информация также была размещена, а из распечатки (л.д. 39) усматривается, что информация обновлялась 16.11.2012, в то время как истец стал правообладателем товарного знака 14.09.2012.

Возражения представителя третьего лица в судебном заседании о том, что истец ненадлежащим образом сформулировал исковое требование, подлежит отклонению, поскольку в случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса, суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам определить, из какого правоотношения возник спор, и какие нормы подлежат применению. Принимая решение, суд в силу с части 1 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Согласно пункту 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд указывает также в мотивировочной части решения мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В этой связи вывод суда первой инстанции о том, что иск заявлен о запрете использовать бренд, тогда как судебной защите подлежит право на товарный знак, является неправомерным, поскольку подмена истцом понятий "бренд" и "товарный знак" в силу изложенного не является основанием к отказу в иске, учитывая, что из основания иска усматривается именно требование истца о запрете использовать ответчику товарный знак.

Таким образом, требование истца о запрете ООО "Маслов и Партнеры" использовать обозначение "Баня Маслова", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 433723 подлежит удовлетворению.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 267, 268, 269, 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2016 г. по делу N А40-128430/2015 отменить.

Запретить ООО "Маслов и Партнеры" использовать обозначение "Баня Маслова", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 433723 в отношении товаров и услуг 44 класса МКТУ (бани) при производстве, распространении, предложении и продаже товаров.

Взыскать с ООО "Маслов и Партнеры" (ОГРН 1097746677160) в пользу ООО "БАНИ МАСЛОВА" (ОГРН 1125009002095) в возмещение расходов на оплату государственной пошлины 9 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Д.Н. Садикова А.И. Трубицын