Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2017 г. N 09АП-21933/17

г. Москва

24 июля 2017 г.

Дело N А40-2237/17

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей О.Г. Головкиной, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-2237/17

по иску публичного акционерного общества "СБЕРБАНК РОССИИ" (ОГРН 1027700132195, 117997, город Москва, улица Вавилова, 19) к индивидуальному предпринимателю Карпушенкову Андрею Владимировичу (ОГРНИП 314774627900277), третье лицо: акционерное общество "РЕГИСТРАТОР Р01" о запрете

при участии в судебном заседании:

от истца: Никитин Д.А. по доверенности от 28.12.2016, Колуженков В.В. по доверенности от 08.12.2016;

от ответчика: Карпушенков А.В. (лично)

от третьего лица: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Карпушенкову Андрею Владимировичу с учетом принятого изменения в порядке ст. 49 АПК РФ: - пресечь использование индивидуальным предпринимателем Карпушенковым Андреем Владимировичем доменного имени SERBANK.RU, запретив использование домена SERBANK.RU в сети Интернет; - взыскать с индивидуального предпринимателя Карпушенкова Андрея Владимировича в пользу публичного акционерного общества "Сбербанк России" 40 000 руб. компенсации; - взыскать с индивидуального предпринимателя Карпушенкова Андрея Владимировича в пользу публичного акционерного общества "Сбербанк России" 3 000 руб. нотариальных расходов.

Решением от 03 апреля 2017 года по делу N А40-2237/2017 Арбитражный суд города Москвы пресек использование индивидуальным предпринимателем Карпушенковым Андреем Владимировичем доменного имени SERBANK.RU, запретив использование домена SERBANK.RU в сети Интернет, взыскал с индивидуального предпринимателя Карпушенкова Андрея Владимировича в пользу ПАО "Сбербанк России" 40 000 руб. компенсации, 8 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине, 3 000 руб. в возмещение судебных издержек.

Не согласившись с вынесенным судебным актом ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске.

В судебном заседании 29 мая 2017 года апелляционным судом установлены основания, предусмотренные п. 2 ч. 4 ст. 270 АПК РФ для отмены судебного акта, и рассмотрения дела, в соответствии с ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ, по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Учитывая разъяснения постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, руководствуясь п. 2 ч. 4 ст. 270 АПК РФ Девятый Арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, заявил отказа от искового требования в части передачи права администрирования домена SERBANK.RU ПАО "Сбербанк России".

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал.

Извещенный о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представитель третьего лица в заседание не явился.

Изучив представленные в дело доказательства, заслушав объяснения представителя истца, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об удовлетворении иска.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени.

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков со словесными элементами "СБЕРБАНК" и "SBERBANK", в том числе: общеизвестного товарного знак по свидетельству о регистрации N 89, товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 209662, N 417925, N 463469, N 463470, N 433395, а также по международным регистрациям N 1025684 и N 1097227.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ему стало известно о функционировании в сети Интернет сайта по адресу http://serbank.ru.

Данный факт зафиксирован Протоколом осмотра доказательств от 17.12.2015, оформленного нотариусом города Москвы Казановой Еленой Юрьевной, зарегистрирован в реестре за N 6-5730 в отношении интернет-сайта, доступного на момент осмотра по доменному имени: http://serbank.ru.

Согласно сведениям, предоставленным АО "Регистратор Р01", по состоянию на 21.11.2016 владельцем (администратором) доменного имени SERBANK.RU является индивидуальный предприниматель Карпушенков Андрей Владимирович. Согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей видами деятельности ответчика являются розничная торговля, осуществляемая посредством Интернет, розничная торговля через интернет-аукционы и иная деятельность, связанная с информационно- телекоммуникационными технологиями.

15.12.2015 истцом в адрес ответчика было направлено требование N 21-исх/525 о прекращении нарушения исключительных прав истца на зарегистрированные товарные знаки, передаче истцу прав администрирования доменного имени SERBANK.RU, воздержании от дальнейшего использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат истцу, которое было оставлено без ответа.

Истец полагая, что регистрацией и администрированием доменного имени SERBANK.RU, сходного до степени смешения с товарными знаками истца и его фирменным наименованием, содержащими словесный элемент SBERBANK в латинице и СБЕРБАНК в кириллице, ответчик нарушает исключительные права истца на принадлежащие ему товарные знаки и фирменное наименование, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

При оценке сходства обозначений, права на которые принадлежат истцу, применены Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.

В соответствии с абзацами 4-6 раздела 3 Методических рекомендаций обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения.

Согласно п.4.1 Методических рекомендаций словесные обозначения сравниваются - со словесными обозначениями, а также с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При этом в соответствии с п. 6.3.2. Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный.

Согласно п. 4.2. Методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим) и графическим (визуальным).

Руководствуясь указанными положениями Методических рекомендаций патентный поверенный С.А. Астафьева в результате проведения исследования, установила наличие сходства до степени смешения доменного имени SBERBAK.RU с Товарными знаками истца:

а) Звуковое (фонетическое) сходство. Доменное имя SERBANK.RU представляет собой одно слово, выполненное буквами латинского алфавита, с основным словесным элементом "SERBANK" [СЕРБАНК], сходное со словесным элементом "SBERBANK" в латинице или "СБЕРБАНК" в кириллице, входящим во все Товарные знаки Истца: SBERBANK [СБЕРБАНК]; СБЕРБАНК [СБЕРБАНК]; СБЕР [СБЕР].

Присутствуют признаки (п.4.2.1.1 Методических рекомендаций) свидетельствующие о сходстве Товарных знаков и доменного имени SBERBAK.RU: близость совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, ударение.

б) Графическое (визуальное) сходство. Установлено сходство на основании общего зрительного впечатления, расположения букв по отношению друг к другу. При этом усиливает такое сходство латинский алфавит, буквами которого написано доменное имя SERBANK.RU, но данное обстоятельство не исключает сходства с товарными знаками, содержащими словесный элемент "СБЕРБАНК" в кириллице.

Таким образом, доменное имя SERBANK.RU является сходным до степени смешения с Товарными знаками истца.

Так, доменное имя SERBANK.RU практически точно воспроизводит сокращенное наименование истца на английском языке - SBERBANK и оригинальную часть полного фирменного наименования SBERBANK OF RUSSIA.

Кроме того, доменное имя и фирменное обозначение практически точно воспроизводит оригинальную часть полного и сокращенного фирменного наименования истца на русском языке в переводе на буквы латинского алфавита (SBERBANK).

Данное заключение патентного поверенного России N 1225 С.А. Астафьевой от "06" декабря 2016 года представлено в материалы дела.

При этом, согласно Протоколу осмотра сайта, на сайте по доменному имени SERBANK.RU, размещена различная информация о предложении финансовых услуг, реклама других кредитных организаций и иных лиц. Данные рекламные сообщения, в частности, представляют собой гиперссылки на сайты сторонних организаций, в том числе, кредитных, являющихся конкурентами истца на рынке финансовых услуг, содержащие различные предложения по кредитованию и иным услугам, однородным тем, которые оказывает истец и для которых зарегистрированы товарные знаки.

Кроме того, даже часть сайта, не занятая рекламными объявлениями, выполнена в такой же бело-зеленой цветовой гамме, которая используется товарных знаках истца N N 417925, 1025684 и общеизвестном в России товарном знаке N 89.

Более того, наличие рекламы также подтверждает коммерческое использование ответчиком доменного имени SERBANK.RU.

Таким образом, доменное имя SERBANK.RU использовано для продвижения товаров и услуг, однородных товарам услугам, которые оказывает истец и для которых зарегистрированы товарные знаки, в связи с чем, доводы ответчика о том, что доменное имя SERBANK.RU не является сходным до степени смешения с товарными знаками истца и доменное имя SERBANK.RU не использовано для рекламы услуг, однородных услугам, которые реализует истец и для которых, зарегистрированы товарные знаки, противоречит имеющимся в деле доказательствам.

Кроме того, согласно пункта 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Сам факт регистрации доменного имени SERBANK.RU ответчиком нарушает исключительное право истца на общеизвестный товарный знак N 89.

Размещение в доменном имени обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя является использованием такого знака. Использование товарного знака без согласия правообладателя, в результате которого возникнет вероятность смешения, является незаконным.

Кроме того, администрирование спорного доменного имени ответчиком, содержит признаки злоупотребления правом, в связи с чем, у истца отсутствует возможность в полной мере реализовывать свое исключительное право на товарный знак, поскольку на основании пп. 17, п. 1, ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" ответчик, являясь администратором (владельцем) домена SBERBAK.RU, имеет возможность в любое время произвольно изменять содержание интернет-сайта с доменным именем SERBANK.RU, в том числе в любой момент разместить на страницах интернет-сайта с доменным именем SERBANK.RU материалы, нарушающие права истца и вводящие в заблуждение потребителей, при, необходимости, временно удалить, а затем в любой момент вновь разместить такие материалы.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции полагает, что доменное имя ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком истца, сайт с указанным доменным именем используется ответчиком в целях предложения услуг, аналогичных услуга, охраняемым товарными знаками истца, истец не давал ответчику согласия на использование его товарного знака, что в силу статей 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для привлечения ответчика к установленной законом гражданско-правовой ответственности. Нарушенные права истца подлежат восстановлению путем пресечения использования ответчиком обозначения "SERBANK" в доменном имени SERBANK.RU посредством запрета использования домена SERBANK.RU в сети Интернет, нарушающего права истца на товарные знаки, запрета администрирования ответчиком доменного имени SERBANK.RU, а также выплаты ответчиком истцу компенсации согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при определении размера компенсации суд принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, суд оценивает как обоснованное требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 40 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство об отказе истца от иска в части передачи права администрирования домена SERBANK.RU Публичному акционерному обществу "Сбербанк России", проверив обстоятельства и материалы дела, полагает отказ от иска подлежащим принятию судом с прекращением производства по делу в указанной части.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд принимает отказ от иска, если это не противоречит закону и не нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что заявленное ходатайство соответствует требованиям ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку оно подано полномочным представителем, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд апелляционной инстанции считает возможным принять отказ от иска в части передачи права администрирования домена SERBANK.RU Публичному акционерному обществу "Сбербанк России", а производство по делу в данной части прекратить на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полагает подлежащим удовлетворению требование о возмещении судебных издержек в сумме 3 000 руб., понесённых в связи с оплатой услуг нотариуса за осмотр Интернет сайта. Факт несения расходов документально подтвержден. Каких-либо доказательств чрезмерности заявленной к взысканию суммы судебных расходов, ответчиком представлено не было.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 апреля 2017 года по делу N А40-2237/17 оставить отменить.

Принять отказ ПАО "Сбербанк России" от требования о передаче права администрирования домена SERBANK.RU Публичному акционерному обществу "Сбербанк России; производство по делу в части указанного требования прекратить.

Пресечь использование индивидуальным предпринимателем Карпушенковым Андреем Владимировичем доменного имени SERBANK.RU, запретив использование домена SERBANK.RU в сети Интернет;

Взыскать с Карпушенкова Андрея Владимировича в пользу Публичного акционерного общества "Сбербанк России" компенсацию в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за нарушение исключительных прав на Товарные знаки;

Взыскать с индивидуального предпринимателя Карпушенкова Андрея Владимировича в пользу Публичного акционерного общества "Сбербанк России" 3 000 (Три тысячи) рублей нотариальных расходов; 8 000 (восемь тысяч) рублей расходов по оплате госпошлины государственной пошлины.

Возвратить ПАО "Сбербанк России" из федерального бюджета госпошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Г. Головкина А.И. Трубицын