Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 мая 2018 г. N 17АП-4459/18

г. Пермь

07 мая 2018 г.

Дело N А60-49726/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2018 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 07 мая 2018 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кощеевой М.Н.,

судей Гребенкиной Н.А., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кольцовой Е.В.,

при участии:

от истца - Петренев Д.А., паспорт, доверенность от 26.12.2017;

от ответчика - Ившина А.С., паспорт, доверенность от 01.06.2017;

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, ООО "Рива",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 08 февраля 2018 года

по делу N А60-49726/2017,

принятое судьей Дурановским А.А.,

по иску ООО "Рэд Кап Твой Кофе с Собой" (ОГРН 1085902011898, ИНН 5902851016)

к ООО "Рива" (ОГРН 1146686013517, ИНН 6686052787)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и произведения дизайна,

установил:

ООО "Рэд Кап Твой Кофе с Собой" (истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО "Рива" (ответчик) о взыскании 90 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 538833, 90 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на произведения дизайна, формирующие стиль бренда "Red Cup. Твой кофе с собой".

Решением суда от 26.04.2018 иск удовлетворен, с ответчика в пользу истца взыскано 180 000 руб. компенсации, 6 400 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, просит изменить, общий размер компенсации уменьшить до 20 000 руб. В обоснование апелляционной жалобы указывает на непродолжительность незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности (с 01.07.2016 по 05.08.2016), отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительных прав истца, а также то, что действия ООО "Рива" не повлекли негативных последствий для конкуренции. Полагает, что содержащийся в чеке текст товарным знаком или его незарегистрированным аналогом не является, подпадает под признаки коммерческого обозначения, а не товара. Буквенное совпадение текста не могло, по мнению ответчика, ввести потребителей в заблуждение, поскольку данный текст нигде больше не указывался. Точка по продаже кофе осуществляла свою деятельность под вывеской "Кофе", абсолютно не схожей с фирменным стилем "Red Cup", выдача чека банковского терминала осуществлялась после оплаты потребителем выбранного товара, то есть после принятия решения о выборе того или иного производителя. Ответчик просит учесть, что осуществлял деятельность исключительно по одному адресу, в связи с чем не способен был оказывать существенное влияние на состояние конкуренции на рынке, просит принять во внимание размер чека, шрифта, отсутствие у участников оборота привычки изучать и хранить чеки. Отмечает незначительную стоимость реализуемого товара, отсутствие умысла. Считает, что использован один охраняемый элемент товарного знака, а не весь товарный знак. В отношении произведения дизайна указывает на отсутствие сходства, которое могло бы негативно повлиять на деловую репутацию истца или понизить спрос на его продукцию. Арбитражным судом необоснованно принят во внимание п.5.3 договора, поскольку речь идет в нем о штрафе в размере 300 000 руб. за использование комплекса произведений и брендбука, а не нескольких элементов.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал, просит решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы отклонил, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, на основании договора об отчуждении исключительного права от 04.04.2014 N 1-Д, заключенного между индивидуальным предпринимателем Гусевым Ильей Александровичем (правообладатель) и обществом "Рэд Кап Твой кофе с собой" (приобретатель), истец приобрёл исключительные права на произведения дизайна, формирующие фирменный стиль бренда "Red Cup. Твой кофе с собой", указанные в приложениях N N 1-14 к договору от 04.04.2014 N1-Д. В приложении N6 содержится произведение дизайна в виде паттерна (один из элементов, на котором фиксируется внимание потребителя, элемент, который лучше запоминается потребителем). В ряде случаев в качестве самостоятельного элемента произведения дизайна используется словесное обозначение "Red Cup", без указания слов "Твой кофе с собой" (приложения N9-12).

03.04.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрирован комбинированный товарный знак N 538833, содержащий изобразительные и словесные элементы, в том числе словесное обозначение "Red Cup". Товарный знак зарегистрирован в установленном законом Российской Федерации порядке для индивидуализации товаров 16, 21, 25, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Правообладателем товарного знака является ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой", дата приоритета товарного знака - 22.10.2013, срок действия регистрации - до 22.10.2023.

Между ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой" (правообладатель) и ООО "Рива" (пользователь) с протоколом разногласий подписан договор от 03.03.2016 N 25/1, по условиям которого истец обязался предоставить ответчику за вознаграждение право использования в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих истцу. В рамках данного договора истец передал ответчику во временное пользование права на четырнадцать произведений, а также право на использование брендбука "Red Cup" (п.1.1 договора от 03.03.2016 N25/1).

В редакции протокола разногласий от 25.04.2016 срок действия указанного договора составил с 03.03.2016 по 30.06.2016 (п.6.1 договора от 03.03.2016 N 25/1). Пользователь обязан незамедлительно прекратить использование произведений и брендбука по истечении срока действия договора (подп.12 п.3.2 договора от 03.03.2016 N 25/1). В случае нарушения требований подп.12, 16, 17, 18 п.3.2 и п.8.1 договора правообладатель вправе взыскать штраф в размере 300 000 руб. за каждый выявленный случай нарушения (п.5.3 договора от 03.03.2016 N 25/1).

По истечении срока действия договора от 03.03.2016 N 25/1 отношения между ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой" и ООО "Рива из данной сделки прекращены, в связи с чем, ООО "Рива" утратило право пользования результатами интеллектуальной деятельности.

На основании соответствующего поручения представителем ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой" Петреневым Д.А. произведена проверка соблюдения ООО "Рива" требований о прекращении использования товарного знака и произведений дизайна, в том числе произведена контрольная закупка в торговой точке, принадлежащей ООО "Рива" (адрес: город Екатеринбург, проспект Ленина, 43). Так, 05.08.2016 в подтверждение приобретения товара представителю ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой" выдан чек, на котором, среди прочего, указан продавец (ООО "Рива"), а также словесное обозначение "Red Cup". Кроме того, представителем истца произведена фотосъёмка торгового помещения, на которой зафиксированы размещённые на столах изображения (паттерн).

По заказу ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой" Соловьевой Н.В., обладающей квалификацией архитектора-дизайнера по специальности "Дизайн архитектурной среды" (высшее профессиональное образование, диплом), подготовлено заключение от 11.08.2016 по результатам сравнения объектов. Согласно данному заключению отдельные произведения дизайна, права на которые принадлежат ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой", и элементы оформления торговой точки ООО "Рива", зафиксированные в результате фотосъёмки 05.08.2016, совпадают, при оформлении торговой точки использованы произведения дизайна, права на которые принадлежат истцу.

ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой" обратилось к ООО "Рива" с письменной претензией от 25.08.2016, потребовав прекратить незаконное использование товарного знака, элементов дизайна, выплатить задолженность по роялти, оплатить штраф и компенсацию за нарушение исключительных прав.

ООО "Рива" направило ответ от 31.08.2016, в котором указало на погашение задолженности по роялти, прекращение использования товарного знака и элементов дизайна, сообщило о готовности уплатить неустойку по ставке 0,3% в день.

В связи с тем, что соглашение о размере ответственности ООО "Рива" сторонами достигнуто не было, ООО "Рэд Кап Твой кофе с собой" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака и элементов дизайна.

Суд первой инстанции, исследовав представленные истцом чек от 05.08.2016, фотосъемку процесса закупки продукции в торговой точке ответчика, фотографии, заключение специалиста от 11.08.2016, приложения к договору от 03.03.2016 N 25/1, установив, что закупленный истцом у ответчика с целью самозащиты прав товар относится к тому же классу товаров, в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, пришел к верному выводу о том, что ответчиком допущено незаконное использование товарного знака истца, чем нарушены исключительные права последнего (ст.1229, 1240, 1477, 1484 ГК РФ). Суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что воплощенные в помещении торговой точки изображения (паттерны) сходны до степени смешения с элементами дизайна, исключительные права на которые принадлежат истцу (ст.1270, 1301, 1477, 1484 ГК РФ). Суд установил, что товар незаконно продан от имени ответчика в период, когда договор 03.03.2016 N 25/1 прекратил действие, то есть в отсутствие на то согласия истца как правообладателя. С учетом степени вины нарушителя (ст.1252, 1515 ГК РФ) компенсация взыскана в заявленном размере. Кроме того, на ответчика возложена обязанность возместить истцу понесенные в связи с подачей иска расходы по уплате государственной пошлины по иску (ст.110 АПК РФ).

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Согласно п.1 ст.1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.2 ст.1484 ГК РФ).

В п.3 ст.1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу нормы ст.1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно п.1 ст.1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения.

На основании п.3 ст.1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

В силу п.7 ст.1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным п.3 настоящей статьи.

Из материалов дела усматривается и фактически ответчиком не оспаривается незаконное использование товарного знака и элементов дизайна, исключительные права на которые принадлежат истцу, при осуществлении ООО "Рива" предпринимательской деятельности после прекращения действия договора от 03.03.2016 N 25/1.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ответчиком использован один охраняемый элемент товарного знака, а не весь товарный знак, а элементы дизайна не являются сходными, отклонены, поскольку по смыслу п.7 ст.1259 ГК РФ правовая охрана предоставляется, в том числе, и части результата интеллектуальной деятельности, товарный знак может быть использован, в том числе, путем размещения на товарах, этикетках, упаковках, при оказании услуг, на документации, в предложениях о продаже товаров, об оказании услуг, в объявлениях, на вывесках и в рекламе (п.2 ст.1484 ГК РФ).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в п.13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Буквенное совпадение текста не могло, по мнению ответчика, ввести потребителей в заблуждение, более того, точка по продаже кофе осуществляла свою деятельность под вывеской "Кофе", абсолютно не схожей с фирменным стилем "Red Cup", выдача чека банковского терминала осуществлялась после оплаты потребителем выбранного товара, то есть после принятия решения о выборе того или иного производителя.

При оценке сходства суд апелляционной инстанции руководствуется Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации N 197).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг) (раздел 3 названных рекомендаций).

Следует также указать, что в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)). Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.41).

В соответствии с п.5.2, 5.2.1 Рекомендаций N 197 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Осуществив просмотр фотографий помещения торговой точки ответчика, чека банковского терминала, приложения к договору от 03.03.2016 N 25/1, свидетельства на товарный знак, суд апелляционной инстанции, приходит к выводу о том, что указание в чеке словесного обозначения Red Cup нарушает права истца на товарный знак, а изображения (паттерны), использованные ответчиком при оформлении помещения торговой точки, при упаковке продукции сходны до степени смешения с изображениями, исключительные права на которые принадлежат истцу и зарегистрированы за ним в установленном порядке. Данное сходство проявляется в полном совпадении словесных элементов и цветовых решений (красный, темно-зеленый, черный, серый, оранжевый). Более того, товары и услуги являются однородными, относятся одной и той же категории - рестораны самообслуживания, услуги баров, по приготовлению блюд (продажа кофе).

Довод о том, что у участников оборота, как правило, отсутствует привычка изучать и хранить чеки, судом апелляционной инстанции отклонен, учитывая, что чек содержит идентифицирующую информацию о производителе продукции, которая для потребителя является безусловно важной, определяет выбор того или иного поставщика услуг. Исходя из той информации, которая содержится на чеке, упаковке товара, того стиля и элементов дизайна, с использованием которых оформлено торговое помещение, потребитель может быть введен в заблуждение относительно реального поставщика услуг. Указание ответчика на то обстоятельство, что сначала потребитель приобретает товар, а затем получает чек, отклонен, учитывая, что результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является истец, использованы не только на чеке, но и при оформлении столов, при упаковке товара. Само по себе наличие иной вывески на торговой точке ("Кофе"), отличной от товарного знака "Red Cup", введение потребителя в заблуждение не исключает с учетом общего оформления торгового помещения и самой продукции. Потребитель, исходя из информации, размещенной на чеке, может неоднократно приобретать продаваемый ответчиком товар, полагая, что получает услуги от законного правообладателя.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции находит доказанным факт незаконного использования ответчиком товарного знака и элементов дизайна, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В ст.1301 ГК РФ установлено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (ст.1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п.3 ст.1252 этого Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Аналогичное правило закреплено в п.4 ст.1515 ГК РФ применительно к защите нарушенного исключительного права на товарный знак.

В силу положений п.3 ст.1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

При этом, согласно п.3 ст.1250 ГК РФ, меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В связи с этим отклонены ссылки ответчика на отсутствие в его действиях умысла и неспособность оказывать существенное влияние на состояние конкуренции на соответствующем рынке.

Доводы о чрезмерности присужденной судом первой инстанции истцу компенсации за нарушений исключительных прав, также не приняты. Суд первой инстанции правомерно принял во внимание условие п.5.3 договора от 03.03.2016 N 25/1, в котором стороны добровольно установили размер штрафа (300 000 руб. за каждый выявленный случай нарушения), подлежащего выплате ответчиком за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности после истечения срока действия договора. Указание на то, что в данном пункте речь идет о штрафе в размере 300 000 руб. за использование комплекса произведений и брендбука, а не их нескольких элементов, о чрезмерности взысканной судом первой инстанции компенсации не свидетельствует, учитывая, что общий размер взысканной компенсации составил сумму, которая существенно ниже предусмотренного в п.5.3 штрафа.

Ссылка ответчика на незначительную стоимость реализуемого товара иных выводов не влечет, поскольку ответчиком осуществлялась предпринимательская деятельность по продаже кофе, а не однократная продажа контрафактного товара.

Суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции соблюдены принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Иные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены, поскольку отмену правильного судебного акта не влекут.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь ст.ст. 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 08 февраля 2018 года по делу N А60-49726/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

М.Н. Кощеева

Судьи

Н.А. Гребенкина И.О. Муталлиева