Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2018 г. N 09АП-36192/17

г. Москва

28 августа 2018 г.

Дело N А40-173379/15

Резолютивная часть постановления объявлена 06 августа 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 августа 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2018 г. N С01-606/2016 по делу N А40-173379/2015 настоящее постановление оставлено без изменения

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Е.Е. Кузнецовой, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Индивидуального предпринимателя Благодарова Юрия Петровича,

Индивидуального предпринимателя Самсонова Игоря Владимировича,

Индивидуального предпринимателя Долгополова Евгения Александровича

на решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2017 года

по делу N А40-173379/15, принятое судьей А.С. Чадовым,

Индивидуального предпринимателя Самсонова Игоря Владимировича, Индивидуального предпринимателя Долгополова Евгения Александровича

на определение и дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 10 октября 2017 года по делу N А40-173379/15, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску Индивидуального предпринимателя Благодарова Юрия Петровича

(ОГРНИП 315121500006225; 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 33, кв. 14)

к 1) Индивидуальному предпринимателю Долгополову Евгению Александровичу (ОГРНИП 307333614800022; 601388, г. Владимир, ул. Безыменского, д. 3а, кв. 10)

2) Индивидуальному предпринимателю Самсонову Игорю Владимировичу (ОГРНИП: 311504012500070; 140142, Московская область, село Зюзино, ул. Центральная, д. 57)

третье лицо: Цапенко Николай Петрович

о защите прав на изобретение по патенту N 2447365 и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Индивидуального предпринимателя Благодарова Юрия Петровича - Благодаров Ю.П. (лично, паспорт)

от ответчиков: от Индивидуального предпринимателя Самсонова Игоря Владимировича - Самсонов И.В. (лично, паспорт), Машенков С.П. (паспорт);

от Индивидуального предпринимателя Долгополова Евгения Александровича - не явился, извещен

от третьего лица: не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Благодаров Юрий Петрович (далее - ИП Благодаров Ю.П., истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: Обществу с ограниченной ответственностью "БОШ Термотехника" (далее - общество "БОШ Термотехника"), Индивидуальному предпринимателю Долгополову Евгению Александровичу (далее - ИП Долгополов Е.А.), Индивидуальному предпринимателю Самсонову Игорю Владимировичу (далее - ИП Самсонов И.В.) о защите исключительных прав на изобретение по патенту Российской Федерации N 2447365 путем запрета ответчикам использовать названный патент, взыскании компенсации, изъятии и уничтожении ввезенного контрафактного товара.

Исковые требования заявлены на основании статей 1080, 1225, 1229, 1250, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчики без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование изобретения по патенту Российской Федерации N 2447365 путем предложение к продаже и продажу товара - пиролизных котлов, в которых используется формула изобретения по патенту Российской Федерации N 2447365, что является проявлением недобросовестной конкуренции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2016 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2016 вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, с указанием исследовать доводы истца.

При новом рассмотрении дела суд кассационной инстанции указал на то, что арбитражному суду следует устранить нарушения, указанные в постановлении, определить круг лиц, которые стороны предлагают привлечь к участию в деле, и рассмотреть заявленные истцом требования и ходатайства в соответствии с их нормативно-правовым обоснованием и с учетом доводов, на которые ссылался истец, а также возражений ответчиков.

Определением от 18.04.2017 судом первой инстанции в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Цапенко Николай Петрович.

При новом рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции принял уточненные исковые требования истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Так, истец просил следующее.

1. Признать контрафактными пиролизные твердотопливные котлы "Buderus Logano S 161" в которых используется патент на изобретение RU N 2447365.

2. Запретить ИП Самсонову И.В. осуществлять предложение о продаже, продажу, хранение и другое введение в гражданский оборот пиролизного твердотопливного котла "Buderus Logano S 161", в котором использован патент на изобретение RU N 2447365;

3. Запретить ИП Долгополову Е.А. осуществлять предложение о продаже, продажу, хранение и другое введение в гражданский оборот пиролизного твердотопливного котла "Buderus Logano S 161", в котором использован патент на изобретение RU N 2447365.

4. Запретить Цапенко Н.П. осуществлять предложение о продаже, продажу, хранение и другое введение в гражданский оборот пиролизного твердотопливного котла "Buderus Logano S 161", в котором использован патент на изобретение RU N 2447365.

5. Взыскать с ИП Самсонова И.В. компенсацию в размере 3 800 000 рублей в соответствии с пунктом. 1 статьи. 1406.1 ГК РФ.

6. Взыскать с ИП Долгополова Е.А., компенсацию в размере 1 200 000 рублей в соответствии с пунктом 1, статьи 1406.1 ГК РФ.

7. Взыскать с Цапенко Н.П. компенсацию в размере 1 000 000 рублей в соответствии с пунктом 1, статьи 1406.1 ГК РФ.

8. Обязать ИП Самсонова И.В., изъять из гражданского оборота и уничтожить находящиеся в продаже или хранении пиролизные твердотопливные котлы "Buderus Logano S161" по адресу: 40100 г. Раменское ул. Михалевича д. 49,торговая площадка НАШ ДОМ, ("Buderus" ангар 49).

9. Взыскать с ИП Самсонова И.В. 5 000 рублей расходов, связанных с проведением осмотра нотариусом доказательств на месте, в интернет, на страницах информационного ресурса, расположенного по адресу: www.rambuderus.ru.

10. Взыскать с ИП Самсонова И.В. 1500 рублей расходов, связанных с проведением осмотра нотариусом доказательств на месте, в интернет, на страницах информационного ресурса, расположенного по адресу: http://ramenskoe.buyreklama.ru/ramenskoe/nemeckie-otopitelnye-sistemy-bud ems-prodazha- montazh-N- 31206437.

11. Взыскать с ИП Долгополова Е.А. 5000 рублей расходов, связанных с проведением осмотра нотариусом доказательств на месте, в интернет, на страницах информационного ресурса, расположенного по адресу.kontur-33.ru.

12. Взыскать с Цапенко Н.П. 7000 рублей расходов, связанных с проведением осмотра нотариусом доказательств на месте, в интернет, на страницах информационного ресурса, расположенного по адресу httpV/будерус.рф.

13. Взыскать солидарно с ответчиков: ИП Самсонова И.В., ИП Долгополова Е.А., Цапенко Н.П.; 35 300 рублей расходов, оплаченных эксперту Мохову Е.В. согласно заключенному договору N 0512/2014 на оказание услуг по проведению экспертизы.

Определением суда первой инстанции от 06.06.2017 в привлечении Цапенко Н.П. в качестве соответчика по настоящему делу отказано.

В порядке статьи 49 АПК РФ судом были приняты уточнения исковых требований в части отказа от требований к ООО "Бош Термотехника".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2017 ИП Самсонову И.В. запрещено осуществлять предложение о продаже и другое введение в гражданский оборот пиролизного твердотопливного котла "Buderus Logano S 161", в котором использован патент на изобретение RU N 2447365.

Запрещено ИП Долгополову Е.А. осуществлять предложение о продаже и другое введение в гражданский оборот пиролизного твердотопливного котла "Buderus Logano S 161", в котором использован патент на изобретение RU N 2447365.

Судом взыскано с ИП Самсонова И.В. в пользу Благодарова Ю.П. 300 000 рублей компенсации, а также 9 500 рублей расходов по проведению нотариального осмотра доказательств.

Взыскано с ИП Долгополова Е.А. в пользу Благодарова Ю.П. 200 000 рублей компенсации, 5 000 рублей расходов по проведению нотариального осмотра доказательств.

Судом взыскано солидарно с ответчиков в пользу Благодарова Ю.П. расходы по оплате экспертизы в размере 35 300 рублей.

В остальной части исковых требований отказано.

Взыскано с ИП Самсонова И.В. в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 15 000 рублей.

Взыскано ИП Долгополова Е.А. в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 14 000 рублей.

Не согласившись с указанным судебным актом, ИП Самсонов И.В. обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 14.06.2017 отменить, принять по делу новый судебный акт. Заявитель указывает на не извещение его Судом по интеллектуальным правам, а в последующем судом первой инстанции о процессе. Ответчик ссылается на отсутствие нарушений прав истца.

Истец также обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 14.06.2017 отменить, иск удовлетворить в заявленном размере, взыскать с ИП Самсонова И.В. 3 800 000 рублей компенсации, с ИП Долгополова Е.А. 1 200 000 рублей компенсации.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2017 жалобы приняты к производству, судебное заседание назначено на 14.08.2017.

Также с апелляционной жалобой обратился ИП Долгополов Е.А., в которой просил решение от 14.06.2017 отменить, принять по делу новый судебный акт. Доводы жалобы указанного ответчика аналогичны доводам жалобы ИП Самсонова И.В.

Определением от 08.08.2017 апелляционная жалоба ИП Долгополова Е.А. принята к производству.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по вэб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением от 18.08.2017 производство по апелляционным жалобам сторон на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2017 по делу N А40-173379/15 приостановлено до разрешения Арбитражным судом города Москвы заявления истца о вынесении дополнительного решения в части распределения государственной пошлины и взыскания транспортных и почтовых расходов.

Определением от 02.10.2017 суд первой инстанции исправил опечатки в тексте резолютивной части решения Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2017, а именно изложить абзацы 7 и 8 в следующей редакции:

"Взыскать с Индивидуального предпринимателя Самсонова Игорь Владимировича, (ИНН:645000420292, ОРГНИП 311504012500070) в пользу Индивидуального предпринимателя Благодарова Юрия Петровича (ОГРНИП 31512150000006225, ИНН 121500812632) государственную пошлину в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей".

"Взыскать Индивидуального предпринимателя Долгополова Евгений Александровича, (ОГРНИП 307333614800022, ИНН 331501671707) в пользу Индивидуального предпринимателя Благодарова Юрия Петровича (ОГРНИП 31512150000006225, ИНН 121500812632) государственную пошлину в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей".

Дополнительным решением от 10.10.2017 ИП Благодарову Ю.П. из дохода федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 23 000 рублей. В остальной части заявление о принятии дополнительного решения оставлено без удовлетворения.

Определением от 10.10.2017 судом первой инстанции взыскано солидарно с ответчиков ИП Самсонова И.В. и ИП Долгополова Е.А. в пользу ИП Благодарова Ю.П. судебные расходы в размере 15 196 рублей 68 копеек. В удовлетворении остальной части заявления отказано.

Не согласившись с определением Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2017, ИП Самсонов И.В. и ИП Долгополов Е.А. подали апелляционные жалобы, в которой просили указанное определение отменить, в удовлетворении заявления отказать.

Определением от 02.11.2017 суд апелляционной инстанции принял к производству апелляционные жалобы ответчиков на определение от 10.10.2017.

Определением от 29.11.2017 суд возобновил производство по апелляционным жалобам.

Определением от 25.12.2017 Девятый арбитражный апелляционный суд назначил по делу N А40-173379/2015 судебную экспертизу, поручив ее проведение экспертному учреждению - Автономной некоммерческой организации "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований" (АНО "Судебный эксперт") (115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом 10, строение 5), эксперт Мурашев Петр Михайлович.

Перед экспертом поставлен вопрос: "Использован или не использован патент на изобретение N 2447365 в продукции: пиролизный котел "Buderus Logano S161"?

Судебное разбирательство было отложено.

Истцом на указанное определение подана кассационная жалоба.

Определением от 15.01.2018 Суд по интеллектуальным правам возвратил кассационную жалобу Благодарова Ю.П. на определение от 25.12.2017.

Определением от 07.02.2018 удовлетворено ходатайство экспертной организации Автономной некоммерческой организации "Судебный эксперт" об изменении экспертного состава по делу N А40-173379/15.

Суд назначил Бугаева А.М. экспертом по проведению ранее назначенной судом экспертизы, предупредив эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебное разбирательство было отложено.

Истцом на определение от 07.02.2018 подана кассационная жалоба, которую определением от 22.02.2018 Суд по интеллектуальным правам возвратил.

В адрес Девятого арбитражного апелляционного суда 12.07.2018 поступило Заключение эксперта N 29/18 от 09.07.2018, о чем имеется запись в картотеке арбитражных дел.

В заседании суда апелляционной инстанции 06.08.2018 представители сторон доводы своих жалоб поддержали.

ИП Благодаров Ю.П. заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для ознакомления с экспертным заключением.

Протокольным определением ходатайство отклонено, поскольку суд озвучил выводы эксперта, заключение находилось в материалах дела с 12.07.2018. Суд пришел к выводу, что участники процесса имели возможность ознакомиться с материалами дела. Кроме того, истцом при заявлении ходатайства дана оценка указанному заключению.

Третье лицо представило письменную позицию с учетом экспертизы.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалоб, заслушав объяснения представителей истца, ответчиков, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2017, определения от 02.10.2017 и 10.10.2017, дополнительное решение от 10.10.2017 подлежат отмене, а исковые требования оставлению без удовлетворения на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является обладателем патента Российской Федерации N 2447365 на изобретение "Механизм вывода газов из топливного бункера в период загрузки топлива через загрузочную поворотную дверцу" с приоритетом от 13.12.2010.

В обоснование заявленных требований, истец указывал, что им выявлен факт использования изобретения при реализации в России пиролизных котлов "Buderus logano S161" ответчиками. Указанный довод истец подтверждает доказательствами: нотариальными осмотрами сайтов, где ответчиками предлагается к продаже вышеуказанный товар, внесудебным экспертным заключением от 10.03.2015.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака изобретения по патенту Российской Федерации N 2447365, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.

При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Благодаровым Ю.П. представлено заключение эксперта Мохова Е.В., а ответчиками представлено заключение патентного поверенного Каксис Р.А. Заключения, представленные сторонами, являются взаимоисключающими, в связи с чем судом апелляционной инстанции назначена судебная патентоведческая экспертиза.

Из заключения эксперта N 29/18 от 09.07.2018 следует, что патентом N 2447365, принадлежащим Благодарову Ю.П., охраняются следующие технические решения:

-наличие шиберной задвижки, установленной перпендикулярно дверному полотну загрузочной поворотной дверцы;

-крепление шибера изнутри к загрузочной поворотной дверце с возможностью поворота вместе с дверным полотном;

-наличие на поверхности грани шибера паз, в который входит седло шиберной задвижки.

Экспертом при проведении исследования установлено, что в пиролизном котле "Buderus Logano S161" в отличие от охраняемого патентом технического решения Благодарова Ю.П. на внутренней поверхности загрузочной поворотной дверцы шибер не закреплен и не имеет возможности поворачиваться вместе с дверным проемом.

Таким образом, из заключения следует, что спорный котел не имеет технических решений, охраняемых патентом Благодарова Ю.П. По результатам экспертизы экспертом сделан вывод, что патент РФ на изобретение N 2447365 "Механизм вывода газов из топливного бункера в период загрузки топлива через загрузочную поворотную дверцу" не использован в конструкции пиролизного котла "Buderus Logano S161".

Таким образом, учитывая указанные выводы эксперта, а также оценив в совокупности и взаимосвязи иные представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ответчики не использовали изобретение истца.

Доводы истца о неполноте экспертного заключения и недостоверности заключения отклоняются апелляционным судом.

Суд, оценив заключение эксперта, не усмотрел неясности или неполноты сведений, содержащихся в заключении эксперта.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что в удовлетворении заявленных исковых требований следует отказать.

Кроме того, судом первой инстанции вынесены по делу определения от 02.10.2017 и 10.10.2017, дополнительное решение от 10.10.2017, касающиеся судебных расходов истца. На определение от 10.10.2018 ответчиками поданы апелляционные жалобы.

Поскольку суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отказе в иске, судебные расходы ИП Благодарова Ю.П. не подлежат возмещению, а судебные акты оставлению без изменения.

При таких обстоятельствах суд отменяет принятые судом первой инстанции судебные акты.

Судебные расходы по иску и апелляционной жалобе между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 АПК РФ, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации и относятся на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2017, определения от 02.10.2017 и 10.10.2017, дополнительное решение от 10.10.2017 по делу N А40-173379/15 отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю Долгополову Евгению Александровичу (ОГРНИП 307333614800022) из федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей излишне оплаченной государственной пошлины по чеку от 17.10.2017. Выдать справку на возврат государственной пошлины и копию чека от 17.10.2017.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю Самсонову Игорю Владимировичу (ОГРНИП: 311504012500070) из федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей излишне оплаченной государственной пошлины по чек-ордеру от 20.10.2017. Выдать справку на возврат государственной пошлины и копию чек-ордера от 20.10.2017.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Благодарова Юрия Петровича (ОГРНИП 315121500006225; 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 33, кв. 14) в пользу Индивидуального предпринимателя Долгополова Евгения Александровича (ОГРНИП 307333614800022; 601388, г. Владимир, ул. Безыменского, д. 3а, кв. 10) 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Благодарова Юрия Петровича (ОГРНИП 315121500006225; 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 33, кв. 14) в пользу Индивидуального предпринимателя Самсонова Игоря Владимировича (ОГРНИП: 311504012500070; 140142, Московская область, село Зюзино, ул. Центральная, д. 57) 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы, а также 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей расходов по оплате экспертизы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Е.Е. Кузнецова Д.В. Пирожков