Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2021 г. N 07АП-791/21 по делу N А45-15457/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2021 г. N С01-717/2021 по делу N А45-15457/2020 настоящее постановление отменено

город Томск

10 марта 2021 г.

Дело N А45-15457/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 03 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 марта 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бородулиной И.И.,

судей Кривошеиной С.В.,

Логачева К.Д.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абросимовой Н.Э. с использованием технологии онлайн-заседания (web-конференции) информационной системы "Картотека арбитражных дел" рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Куриленко Ильи Николаевича (N 07АП-791/2021) на решение от 18.12.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-15457/2020 (судья Голубева Ю.Н.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Кеннер" (ОГРН 1127747033215, г. Москва) к индивидуальному предпринимателю Куриленко Илье Николаевичу (ОГРНИП 317547600021038, г. Новосибирск) о защите исключительных прав на товарный знак

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора: акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (ОГРН 1067746823099, г. Москва),

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Кеннер": в помещении Седьмого арбитражного апелляционного суда Канивец Д.В. по доверенности от 27.10.2020 (до 27.10.2021), в онлайн-режиме посредством использования информационной системы "Картотека арбитражных дел" Потураева Е.Н. по доверенности от 27.10.2020 (до 27.10.2021);

от индивидуального предпринимателя Куриленко Ильи Николаевича: в онлайн-режиме посредством использования информационной системы "Картотека арбитражных дел" Слесарюк И.В. по доверенности от 07.08.2020 (на 3 года).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Кеннер" (далее - истец, общество, ООО "Кеннер") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ, к индивидуальному предпринимателю Куриленко Илье Николаевичу (далее - ответчик, ИП Куриленко И.Н., предприниматель) о запрете использования товарного знака, зарегистрированного по свидетельству РФ N 671912 в доменном имени "kenner.ru", взыскании расходов на изготовление протокола осмотра доказательств в размере 16 800 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 90 000 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 8 000 руб.

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (далее - АО "Региональный сетевой информационный центр", регистратор).

Решением от 18.12.2020 Арбитражного суда Новосибирской области исковые требования удовлетворены частично, запрещено ИП Куриленко И.Н. использовать в доменном имени "kenner.ru" обозначение "KENNER", сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком N 671912. С предпринимателя в пользу общества взыскано 50 000 рублей расходов на оплату услуг представителя, а также 8000 рублей расходов по оплате госпошлины. В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебных расходов отказано.

В апелляционной жалобе предприниматель просит состоявшийся судебный акт отменить, отказать в удовлетворении исковых требований.

Указывает, что требование о прекращении использования доменного имени, заявленное одним из обладателей права на товарный знак к другому обладателю права на товарный знак с таким же обозначением, подлежит удовлетворению в случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.

Деятельность, которую ведет ИП Куриленко И.Н., не связана с мебелью, а связана, главным образом, с оказанием услуг по проектированию и монтажу светопрозрачных алюминиевых конструкций.

Судом дана неверная оценка наличию у ответчика права на товарный знак, который и используется в доменном имени; в зоне.ru невозможна регистрация в имени буквы Ё, а в зоне.рф не допускается регистрация букв латинского алфавита; полагает, что в обозначениях "KENNER" и "KЁNNER" изменение буквы "Ё" на "Е" не меняет по существу товарный знак в целом; правила русского языка не могут применяться к фантазийному, нерусскому слову; в данном случае изменение буквы "Ё" на "Е" не является существенным; предприниматель администрирует сайт с 23.03.2017, тогда как истцом товарный знак зарегистрирован 20.09.2018.

Доменное имя (23.03.2017) появилось у ответчика еще до даты приоритета товарного знака истца (03.10.2017), а приоритет товарного знака ответчика (06.04.2018) появился до даты регистрации товарного знака истца (20.09.2018).

На сайте ответчика не предлагается к продаже мебель, используется товарный знак самого ответчика с характерной графикой.

В отзыве на апелляционную жалобу, представленном в порядке статьи 262 АПК РФ, общество просит состоявшийся судебный акт оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Отзыв на апелляционную жалобу от третьего лица к началу судебного заседания не поступил.

Представители сторон в судебном заседании поддержали каждый свои доводы, изложенные в жалобе и в отзыве на нее.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное в порядке статьи 123 АПК РФ, явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Суд апелляционной инстанции в порядке части 6 статьи 121, частей 1, 5 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Возражений по данному обстоятельству лица, участвующие в деле, не представили.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителей истца и ответчика, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в обжалуемой части в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены исходя из следубщего.

Как установлено судом из материалов дела, ООО "Кеннер" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "Kenner" на основании заявки N 2017740883, зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.09.2018, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N671912 в отношении товаров 20 класса Международной классификации товаров и услуг и перечня товаров и/или услуг.

Имея намерения использовать для адресации на свой официальный интернет-сайт в доменной зоне.ru доменное имя kenner.ru, истец обратился к сервису получения информации о зарегистрированных доменных именах "whois" и, получив информацию о том, что указанное доменное имя занято, выявил, что имеет место нарушение исключительных прав на указанный товарный знак, выразившееся в использовании словесного обозначения товарного знака в доменном имени kenner.ru.

01.08.2005 регистратором АО "Региональный сетевой информационный центр", являющимся аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего уровня.RU, зарегистрировано доменное имя "kenner.ru" на "Private person", то есть на физическое лицо.

В рамках судебного дела N А40-10935/20-51-84, рассматриваемого Арбитражным судом города Москвы, регистратором предоставлена информация об администрировании сайта ответчиком - ИП Куриленко И.Н. (ИНН 720400935603, ОГРНИП 317547600021038), зарегистрированный по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. 1905 года, д. 69, кв. 108.

По мнению истца, используемое ответчиком доменное имя "kenner.ru" полностью тождественно товарному знаку "Kenner", правообладателем которого является истец, по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, отличается только наличием приставки ".ru", которая означает национальную принадлежность домена к Российской Федерации.

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра доказательств от 17.12.2019, составленным и заверенным Голуб Анастасией Васильевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Молтяниновой Нелли Львовны, в соответствии со статьями 35,102,103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Администрирование ответчиком в сети Интернет доменного имени, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца и принадлежащим истцу товарным знаком выступает в качестве способа незаконного использования объекта интеллектуальной собственности, подлежащего правовой защите.

Таким образом, по мнению истца, действия ответчика, связанные с регистрацией и использованием доменного имени "kenner.ru" сходного до степени смешения с товарным знаком "kenner" нарушают исключительные права истца, являются неправомерными.

В порядке досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию от 18.01.2020 N 18-01/2020-1П с требованием прекратить использование товарного знака "Kenner" в доменном имени "kenner.ru" и передать право администрирования доменного имени ООО "Кеннер".

Претензия оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец на основании заявки N 2017740883 является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "KENNER", зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.09.2018, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N671912 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Протоколом осмотра доказательств от 17.12.2019 зафиксировано доменное имя "kenner.ru", а также наличие на сайте http://kenner.ru обозначения "Kenner", тождественное товарному знаку истца.

Из представленного в материалы дела ответа АО "Региональный сетевой информационный центр" от 16.11.2020 N 6098-С следует, что администратором домена второго уровня kenner.ru с 23.03.2017 и по настоящее время является Куриленко Илья Николаевич.

С учетом изложенного, подтверждается использование ответчиком обозначения "Kenner" в сети "Интернет", в том числе в доменном имени.

В обоснование позиции по делу ответчик указывает, что он является правообладателем товарного знака N 717332 "KЁNNER" имеет приоритет от 06.04.2018 и зарегистрирован для товаров 17 и услуг 37 классов МКТУ. В доменном имени в зоне.RU могут быть использованы только буквы латинского алфавита, поскольку в латинском алфавите отсутствует буква Ё, ее использование в доменном имени в зоне.RU невозможно.

Ответчик полагает, что обозначение "KENNER" является изменением товарного знака "KЁNNER", которое не меняет его по существу, соответственно, использование такого обозначение является использованием товарного знака ответчика, в связи с чем отсутствуют нарушения исключительных прав истца.

Ответчик указывает на то, что товарные знаки истца и ответчика зарегистрированы в отношении различных классов товаров и услуг МКТУ, товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ, товарный знак ответчика зарегистрирован для товаров 17 и услуг 37 классов МКТУ.

Отклоняя данные доводы ответчика, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии с абзацем 5 параграфа 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов.

При определении графического сходства принимаются во внимание общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, алфавит, буквами которого написано слово, иные признаки (пункт 4.2.2.1).

Согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 N 197 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.06.2006 N 3691/06, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что на сайте ответчика в сети Интернет, в том числе в доменном имени, размещено обозначение "kenner", сходное до степени смешения с товарным знаком N 671912, принадлежащим истцу, в том числе по графическому, семантическому, фонетическому критериям.

Довод ответчика о том, что согласно статье 1486 ГК РФ изменение буквы "Ё" на букву "Е" не является существенным, не может быть принят судом во внимание, в связи с несоответствием законодательству и правилам русского языка.

В соответствии с Правилами русской орфографии и пунктуации, утвержденными Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения СССР в 1956 году, товарный знак по существу и является "наименованием", или именем собственным лица, используемым для продвижения участника гражданского оборота в рыночных отношениях, таким образом, использование им в собственном именовании в сети интернет буквы "Ё" является необходимым.

Из представленных в материалы дела ответчиком сведений с сервиса Whois.ru, доменное имя КЁННЕР.РФ свободно. Документов, объективно подтверждающих невозможность использования ответчиком доменного имени в соответствии со своим зарегистрированным товарным знаком, ответчиком в материалы дела не представлено.

Несмотря на то, что товарные знаки истца и ответчика зарегистрированы в отношении различных классов товаров и услуг МКТУ, фактически на интернет-странице ответчика размещен товарный знак уже в измененном виде, а именно в виде, в котором правовая охрана принадлежит истцу - "KENNER".

Из представленных в материалы документов, с самого спорного сайта невозможно однозначно установить какую именно деятельность ведет ответчик с использованием своего товарного знака. С 2017 года на интернет-странице ответчика крупными буквами размещена информация: "САЙТ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ".

ООО "Кеннер" не давало ответчику своего разрешения на использование соответствующего товарного знака. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака между истцом и ответчиком не заключался. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

Довод ответчика о том, что подобное изложение товарного знака допускается в связи с не распространением на него правил русского языка, судом оценен и отклонен в связи с несоответствием законодательству, в том числе и пунктам 1, 2 статьи 1 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", по которым государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, а статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность использования русского языка в сферах, определенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, Законом Российской Федерации от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации.

Требования истца в части запрета ответчику использовать в доменном имени "kenner.ru" обозначение "KENNER", сходное до степени смешения с товарным знаком N 671912, принадлежащим истцу, являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь положениями статей 101, 106, 112 АПК РФ, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг нотариуса, связанных с изготовлением протокола осмотра доказательств, поскольку истец не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих факт реального несения истцом указанных расходов, квитанция об оплате, иные документы, подтверждающие оплату, в материалы дела не представлены.

Кроме того истцом заявлено о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг представителя в размере 90 000 рублей.

В подтверждение своих расходов на оплату услуг представителя истец представил договор оказания услуг от 03.12.2019 N 19062, заключенный с ООО "РосКо-Легал Эдвайс", платежное поручение от 04.12.219 N 666 на сумму 90 000 руб.

Руководствуясь частью 2 статьи 110 АПК РФ, пунктом 3 Информационного письма от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах", арбитражный суд, учитывая принцип разумности и достаточности судебных расходов, количество судебных заседаний по настоящему делу (участие представителя истца в 4-х судебных заседаниях, составление искового заявления, уточнение исковых требований, дополнительные пояснения по делу), пришел к выводу о том, что заявленная к взысканию сумма судебных издержек является несоразмерной фактическим обстоятельствам дела и оказанному объему услуг, нашел обоснованным взыскать расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей.

Доводы апелляционной жалобы о неправильном исчислении судом расходов по уплате государственной пошлины опровергаются материалами дела, в том числе уточненным истцом исковых требований (том 2, листы дела 122-125).

В целом доводы апелляционной жалобы не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, свидетельствуют о несогласии с оценкой суда установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены или изменения судебного акта.

Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции нарушений норм материального и норм процессуального права не допущено.

Оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, для отмены решения в обжалуемой части у суда апелляционной инстанции не имеется.

Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьей 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 18.12.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-15457/2020 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Куриленко Ильи Николаевича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

И.И. Бородулина

Судьи

С.В. Кривошеина К.Д. Логачев