Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2013 г. по делу N СИП-180/2013 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения службы по интеллектуальной собственности об отказе в признании используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в РФ, поскольку товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2013 г. N СИП-180/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2013 года.

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Снегур А.А., Тарасов Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С.,

рассмотрев в судебном заседании заявление Ферреро С.п.А. (Италия)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 12.06.2013 N 12-142 ОИ об отказе в удовлетворении заявления от 10.09.2012 о признании обозначения Kinder общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 на имя Ферреро С.п.А. в отношении товара 30 класса МКТУ - кондитерские изделия,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Озолина И.Г., по доверенности от 01.03.2013,

от заинтересованного лица: Робинов А.А., по доверенности N 01/25-84/41 от 18.02.2013; Слепенков А.С., по доверенности N 01/25-604/41 от 03.10.2013; установил:

компания Ферреро С.п.А. (Италия) (далее - заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, заинтересованное лицо) от 12.06.2013 N 12-142 ОИ об отказе в удовлетворении заявления от 10.09.2012 о признании обозначения Kinder общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 на имя Ферреро С.п.А. в отношении товара 30 класса МКТУ - кондитерские изделия .

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленное требование по мотивам, изложенным в заявлении. Ферреро С.п.А. указывает, что Роспатент не правильно применил действующее законодательство. По мнению заявителя, системное толковании норм гражданского законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что положения абзаца 2 части 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не должны применяться в том случае, если тождественный или сходный до степени смешения товарный знак принадлежит лицу, связанному корпоративными отношениями с лицом, испрашивающим признания используемого им обозначения общеизвестным, имеющим общий экономический интерес в отношении данного обозначения.

Представители заинтересованного лица возражали против заявленного требования по доводам, изложенным в отзыве от 20.11.2013 N 01/35-12708/41 (л.д. 1-7, т. 3).

Рассмотрев материалы дела, всесторонне оценив представленные в дело доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд признает заявленное требование неправомерным и не подлежащим удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Как следует из материалов дела, 10.09.2012 в Роспатент поступило заявление компании Ферреро С.п.А. о признании обозначения "Kinder" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 на имя Ферреро С.п.А. в отношении 30 класса МКТУ - кондитерские изделия.

Заявленное обозначение представляет собой слово "Kinder", выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-красном цветовом сочетании, при этом заглавная буква "К" выполнена черным цветом, а остальные - в красном.

Решением Роспатента от 12.06.2013 N 12-142 ОИ в удовлетворении заявления Ферреро С.п.А. было отказано по основанию несоответствия требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился за судебной защитой нарушенного права.

Для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8).

Согласно части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, возлагается на орган или лицо, которые их приняли.

Согласно статье 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

В соответствии со статьёй 1509 ГК РФ правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 3.2 Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утверждённых приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38 (далее - Правила) товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что:

представленные заявителем в соответствии с пунктом 2.1 Правил фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении;

имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 разъяснено, что согласно абзацу 6 пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и обслуживания, утверждённых Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 за N 4322, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как было установлено Роспатентом в ходе рассмотрения заявления Ферреро С.п.А., в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на день рассмотрения существовал ряд товарных знаков, имеющих более ранний приоритет, чем дата испрашиваемой общеизвестности (01.01.2008), включающий в качестве охраняемых элементов слово "Kinder" и зарегистрированных в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иных чем заявителя лиц: компания Сорематек С.А. (Бельгия) по международным регистрациям NN 446332, 477773, 489342, 502557, 548044,579757, 583878, 584139, 592834, 596293, 600284, 609405, 609407, 6133302, 614431, 614433, 623993, 629149, 639540, 640780, 641151, 646320, 663105, 668593, 669103, 677954, 720813, 725984, 767021, 800649, 869879, 919039, 939223, 592833, 596811, 623360, 626847, 641150, 807894, 813888, 837101, 866684, 898272, 917618, 938209, 620926, 626847, 813668, 855918, 71955 и свидетельства РФ N 305092; компания Ферреро Арденн С.А. (Бельгия) по международным регистрациям NN 492778, 605996.

Роспатентом был сделан вывод о том, что сравниваемые обозначения содержат в своём составе фонетически и семантически тождественный элемент "Kinder", таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения. Указанное обстоятельство заявителем в судебном заседании не оспаривалось.

На основании требований абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, согласно которому товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров, заинтересованное лицо отказало Ферреро С.п.А. в признании общеизвестным в РФ обозначения "Kinder".

Довод заявителя о неверном толкованием Роспатентом норм гражданского законодательства, регулирующего признание используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации, судом не принимается, по следующим основаниям.

В абзаце 2 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ предусмотрено условие, когда обозначение, заявленное в качестве общеизвестного товарного знака, не может быть признано общеизвестным несмотря на то, что оно отвечает всем признакам, указанным в абзаце 1 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ: если на ту дату, когда это обозначение стало общеизвестным, другое лицо подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака аналогичного или сходного с ним до степени смешения обозначения для использования в отношении тех же или однородных товаров с более ранним приоритетом и до или после той даты, когда заявленное обозначение стало общеизвестным, это обозначение другого лица было зарегистрировано как товарный знак. Указанная норма абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не предусматривает возможности исключения из категории "противопоставлений" товарных знаков, зарегистрированных на имя дочерних либо зависимых компаний.

Ссылка заявителя на наличие подконтрольности компаний Сорематек С.А. и Ферреро Арден С.А. компании Ферреро С.п.А. в нарушении статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждена достаточными доказательствами. Данное обстоятельство не было подтверждено заявителем ни в ходе рассмотрения заявления в Роспатенте, ни в ходе судебного разбирательства.

Кроме того, исходя из системного толкования нормы, содержащейся в абзацах 1-4 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (более ранняя заявка или более ранняя регистрация товарного знака на имя другого лица препятствуют последующей регистрации) и статьи 1508 ГК РФ следует, что более ранняя регистрация товарного знака за другим лицом препятствуют признанию обозначения общеизвестным товарным знаком.

Ссылка заявителя о применении в данном случае положений статей 1484, 1486 ГК РФ, которые допускают использование товарного знака не только правообладателем, но и лицами под контролем правообладателя судом не принимается, так как данные положения не регулируют отношения связанные с признанием товарного знака общеизвестным.

Доводы заявителя о том, что оспариваемое решение нарушают норм международного права (Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)) не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания.

Ошибочное указание в решении Роспатента от 12.06.2013 на товарный знак по международной регистрации знака "Kinder Shoko-Bons" N 544920 как имеющий правовую защиту на территории Российской Федерации не влечёт недействительность указанного решения.

Заявление компании Ферреро Арденн С.А. о прекращении правовой охраны принадлежащих ей на территории Российской Федерации товарных знаков NN 492778, 605996, а также декларация компании Сорематек С.А. от 19.08.2013 о не нарушении её прав и законных интересов признанием словесного обозначения "Kinder" общеизвестным на территории РФ в отношении заявителя, после вынесения оспариваемого решения не имеют правового значения для рассмотрения настоящего дела.

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для удовлетворения полностью либо частично заявленных по настоящему делу требований.

Расходы по государственной пошлине распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

отказать в удовлетворении требования Ферреро С.п.А. (Италия) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 12.06.2013 N 12-142 ОИ.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов