Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 апреля 2014 г. N С01-157/2014 по делу N СИП-202/2013 Оставляя без изменения решение, которым отказано в признании недействительным решения Роспатента о признании правовой охраны товарного знака недействительной частично, суд пришел к выводу о том, что с точки зрения потребителя сопоставление сравниваемых обозначений может вводить в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги общественного питания на территории, где возможно использование этих средств индивидуализации, кроме того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака коммерческое обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, имело известность

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 апреля 2014 г. N С01-157/2014 по делу N СИП-202/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 16 апреля 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Тарасова Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фуд-Мастер" на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2013 по делу N СИП-202/2013 (судьи Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н., Пашкова Е.Ю.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фуд-Мастер" (ул. Коммунистическая, д. 35, литер А, г. Новосибирск, 630007; ОГРН 1055406106140)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения от 27.05.2013 о признании правовой охраны товарного знака "Рыба Рис. Японская кухня" по свидетельству Российской Федерации N 469488 недействительной частично.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Власса" (Огородный пр-д, д. 5, стр. 7, Москва, 127254, ОГРН 1027739216636).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Шехтман Е.Л. по доверенности от 08.10.2013,

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. по доверенности N 01/25-648/41 от 21.10.2013,

от третьего лица - Симонян И.Э. по доверенности от 09.04.2014, Вербицкая Л.В., Ермакова Е.А. по доверенности от 05.11.2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фуд-Мастер" (далее - заявитель, общество "Управляющая компания "Фуд-Мастер") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании недействительным ее решения от 27.05.2013 о признании недействительной частично правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469488.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Власса" (далее - общество "Власса", третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2013 требования общества "Управляющая компания "Фуд-Мастер" оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, заявитель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить оспариваемый судебный акт, полагая, что он принят с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы суда не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель заявителя доводы кассационной жалобы поддержал.

Представители Роспатента и третьего лица просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать по мотивам, указанным в представленных суду отзывах.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, возражения на нее, заслушав лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, комбинированный товарный знак, в состав которого входит словесное обозначение "РЫБА РИС. Японская кухня" (словесному элементу "Японская кухня" самостоятельная правовая охрана не предоставлена, а между словесными элементами "РЫБА РИС" расположен изобразительный элемент в виде стилизованной рыбы), выполненное буквами русского алфавита, был 28.08.2012 с приоритетом от 24.03.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания на имя заявителя в отношении услуг 35, 39 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, учрежденной Ниццким соглашением, заключенным в 1957 году (далее - МКТУ).

Не согласившись с решением Роспатента, третье лицо подало возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, по результатам рассмотрения которого Роспатентом принято решение от 27.05.2013 об удовлетворении указанного возражения и признании недействительным частично предоставления правовой охраны спорного товарного знака, а именно - в отношении услуг 35 (сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, Интернет-сайты), 39 (доставка товаров, доставка товаров, заказанных через интернет, услуги курьеров (доставка товаров) и 43 (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, кейтеринг) классов МКТУ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "Управляющая компания "Фуд-Мастер" в суд с настоящим заявлением.

В обоснование своих возражений против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку общество "Власса" ссылалось на то, что входящее в состав спорного товарного знака словесное обозначение "РЫБА РИС" сходно до степени смешения со словесным обозначением "РИС И РЫБА", которое используется им с апреля 2001 года в связи с открытием в городе Москве ресторана по адресу: г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2, в качестве коммерческого обозначения для его индивидуализации.

Кроме того, общество "Власса" указало на то обстоятельство, что ему ранее по мотивам отсутствия различительной способности у словесных элементов "РИС и РЫБА", являющихся наименованиями товаров (продуктов), было отказано Роспатентом в регистрации собственного товарного знака, включающего словесное обозначение "РИС И РЫБА".

По мнению общества "Власса", коммерческое обозначение "РИС И РЫБА" приобрело первичную различительную способность, поскольку обладает образной словесной частью по отношению к услугам ресторанов и оригинальным графическим исполнением, и усилило указанную различительную способность последующим интенсивным использованием, в том числе путем оказания услуг посредством сети Интернет на своем сайте www.risiriba.ru (в 2010 году - 25 000 посетителей, 2011 году - 30 000 посетителей, 2012 - 32 000 посетителей).

Кроме того, по мнению общества "Власса", использование правообладателем спорного товарного знака для маркировки однородных услуг может ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги ресторана.

Заявитель полагает, что спорный товарный знак является комбинированным, имеет яркий изобразительный элемент, в связи с чем отсутствует сходство до степени смешения спорного товарного знака с противопоставленным коммерческим обозначением, которое недостаточно известно среди широкого круга потребителей, в силу чего отсутствует возможность введения их в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (24.03.2011) при оценке его охраноспособности необходимо основываться на нормах Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и положениях Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе публикации из печатных изданий (журналы "Лимузин" N 2 (26) апрель-май 2001 года, "Компания" N 32 (178) 2001 год, "Men's Health" август 2001 года, "PLAYBOY" июнь 2001 года, "Marie Claire" май 2001 года, "ОМ" май 2001 года, "МВ" N 5(7) 2001 года, "Архидом" (статья "хит-парад РЕСТОРАН") ноябрь 2001 года, "OFFICIAL" декабрь 2001 года, "NRG" декабрь 2001 года, "Мир развлечений" май 2001 года, "VOGUE", ноябрь 2001 года), имеющих большой тираж на территории Российской Федерации, благодарственные письма, дипломы, благодарственные письма посетителей ресторана, договоры, заключенные на обеспечение деятельности ресторана, с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, суд первой инстанции признал обоснованными выводы Роспатента о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака используемое лицом, подавшем возражение, коммерческое обозначение имело известность, в том числе в границах одного региона - города Москвы.

В то же время, как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 469488 с приоритетом от 24.03.2011 начал использоваться заявителем, в том числе в городе Москве, для индивидуализации товаров и услуг однородных с услугами, оказываемыми обществом "Власса" в период 2011-2012 годов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорное правоотношения.

Судом первой инстанции установлено, что коммерческое обозначение, используемое третьим лицом для индивидуализации принадлежащего ему ресторана, представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами "РИС И РЫБА", которое выполнено заглавными буквами кириллицы в черно-белом цвете, заключенными в рамку. Словесные элементы расположены на черно-белом фоне: слово "РИС", выполненное в черном цвете на белом фоне, слово "РЫБА" выполнено в белом цвете на черном фоне, союз "И" выполнен в черно-белом сочетании цветов.

Оспариваемый товарный знак также является комбинированным, выполнен в сочетании красного, белого, черного цветов на черном фоне. Словесный элемент "РЫБА.РИС" выполнен стандартным шрифтом белого цвета в кириллице, знак препинания - точка, выполнен в виде изобразительного элемента - шарика белого цвета, над которым изображена рыбка красного цвета, заглатывающая его. Словесный элемент "ЯПОНСКАЯ КУХНЯ" является неохраняемым элементом, выполнен стандартным шрифтом красного цвета в кириллице и расположен под словесными элементами "РИС.РЫБА".

При сравнении коммерческого обозначения "РИС И РЫБА" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469488 судом правильно установлено, что в качестве индивидуализирующих элементов в них включены тождественные по сематическому и фонетическому признакам словесные элементы "РИС" и "РЫБА". При этом различное положение указанных элементов в обозначениях существенно не влияет на звуковое и смысловое восприятие этих обозначений в целом.

Факт оказания обществом "Власса" и обществом "Управляющая компания "Фуд-Мастер" однородных услуг доказан материалами дела и не опровергается лицами, участвующими в деле.

На основании вышеизложенного следует признать правильным вывод суда первой инстанции о том, что с точки зрения потребителя сопоставление сравниваемых обозначений может вводить в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги общественного питания на территории, где возможно использование этих средств индивидуализации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном этим Кодексом, требовать признания недействительным правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно пункту 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Изложенные в кассационной жалобе доводы о том, что противопоставленному коммерческому обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в силу отсутствия у него различительной способности президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются, поскольку как установлено Роспатентом, несмотря на то, что словосочетание "РИС И РЫБА" включает в свой состав указание на вид товаров 29 и 30 классов МКТУ, оно обладает достаточной различительной способностью для индивидуализации деятельности предприятия общественного питания, поскольку не напрямую указывает на вид предприятия как, например, слова "РЕСТОРАН", "КАФЕ", "СТОЛОВАЯ", а через ряд ассоциаций вызывает представление об определенном меню ресторана.

Кроме того, обозначение может быть различительным само по себе, а может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки объекта.

При этом возможно учесть также подходы к определению различительной способности обозначений при их регистрации в качестве товарных знаков.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы, отражающих многолетнюю практику экспертизы заявленных обозначений, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

а также иные сведения.

Наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Суд кассационной инстанции также отмечает, что доводы заявителя об отсутствии указанной различительной способности спорного коммерческого обозначения не указывались им в качестве основания заявленных по настоящему делу требований.

В силу подпункта 16 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ коммерческое обозначение является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Исключительное право на коммерческие обозначения возникает, если его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия известно на определенной территории; оно обладает достаточными различительными признаками.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, в частности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Суд первой инстанции с учетом доказательств известности и после вступления в силу части четвертой ГК РФ коммерческого обозначения третьего лица пришел к правильному выводу о том, что используемое им коммерческое обозначение соответствует указанным критериям охраноспособности.

Доводы о прекращении исключительного права на спорное коммерческое обозначение на основании пункта 2 статьи 1540 ГК РФ, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", не заявлялись.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. Доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и подлежат отклонению.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

Ошибочное указание в мотивировочной части решения суда первой инстанции, по существу рассмотревшего все доводы заявителя и давшего им правовую оценку, на отказ в восстановлении срока на подачу заявления о признании недействительным оспариваемого ненормативного акта, не повлекло за собой принятие в данной части незаконного судебного акта.

На основании вышеизложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2013 по делу N СИП-202/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фуд-Мастер" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Тарасов