Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 г. N С01-835/2015 по делу N А56-41409/2014 Ранее вынесенные судебные акты по делу о признании действий по администрированию доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак, которыми отказано в удовлетворении заявленных требований, подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды не провели сравнения обозначений доменного имени и не мотивировали свои выводы относительно наличия либо отсутствия однородности оказываемых истцом и ответчиками услуг при сравнении на наличие сходства сравниваемых обозначений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 г. N С01-835/2015 по делу N А56-41409/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2015 года

Полный текст постановления изготовлен 19 октября 2015 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судьи - Уколов С.М., Голофаев В.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Акционерного общества "Коммерческий акционерный Банк "Викинг" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2015 принятые по делу N А56-41409/2014

по иску ЗАО "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг" (Владимирский пр-т, д. 17, Санкт-Петербург, 191002, ОГРН 1027800000250) к обществу с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Рубеж" (ул. Чапаева, д. 3, лит. Б; Санкт-Петербург, 197046); закрытому акционерному обществу "Регистратор Р01" (ул. Миклухо-Маклая, д. 34 Москва, 117279); обществу с ограниченной ответственностью "Стройинвестлизинг" (Светлановский пр-т, 60, корп. 1, лит. А, пом. 16Н, Санкт-Петербург, 195269) о признании действий по администрированию доменного имени "bankviking.ru" нарушением исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "СпэйсВэб" (ул. Профессора Попова, д. 43, Санкт-Петербург, 195269).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Акционерного общества "Коммерческий акционерный Банк "Викинг" - Дмитриева Д.А. (по доверенности от 12.10.2015), Плетинский А.В. (по доверенности от 12.10.2015),

от закрытого акционерного общества "Регистратор Р01" - Туркина Н.М. (по доверенности от 01.05.2015 N З-288),

от общества с ограниченной ответственностью "СпэйсВэб" - Туркина Н.М. (по доверенности от 01.05.2015 N 59).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг" (далее - банк) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "РУБЕЖ" (далее - организация) о признании действий по администрированию доменного имени "bankviking.ru" нарушением исключительного права банка на товарный знак "ВИКИНГ БАНК", запрете организации использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим банку, в доменном имени "bankviking.ru", а также обязании закрытого акционерного общества "Регистратор Р01" (далее - ЗАО "Регистратор Р01, регистратор) аннулировать регистрацию доменного имени "bankviking.ru", взыскании с организации в пользу банка 310 000 рублей денежной компенсации.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования, просил признать действия организации и общества с ограниченной ответственностью "Стройинвестлизинг" (далее - общество) по администрированию доменного имени "bankviking.ru" нарушением исключительного права банка на товарный знак "ВИКИНГ БАНК", запрете обществу использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим банку, в доменном имени "bankviking.ru", обязать ЗАО "Регистратор Р01" аннулировать регистрацию доменного имени "bankviking.ru" на общество, взыскать с организации в пользу банка в связи с нарушением исключительного права на товарный знак 5 000 000 рублей компенсации.

Уточненные исковые требования приняты судом, произведена замена ненадлежащего ответчика в части требований, к участию в деле в качестве соответчика привлечено общество.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2015 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2015 оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, банк обратился в суд кассационной инстанции с жалобой.

В кассационной жалобе банк сослался на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение норм материального права, просит обжалуемые судебные акты отменить. Заявитель кассационной жалобы полагает, что суды первой и апелляционной инстанции не в полной мере оценили представленные доказательства, судами не дана оценка элементам доменного имени в их совместном сочетании - "банк" и "викинг".

В представленных в материалы дела отзывах общество и организация возражали против доводов кассационной жалобы, просили судебные акты оставить без изменения.

Организация и общество, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В судебном заседании представители банка поддержали требования кассационной жалобы.

Представитель ЗАО "Регистратор Р01" возражал против своего привлечения к участию в деле в качестве ответчика, в отношении доводов кассационной жалобы полагался на усмотрение суда.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, банк является правообладателем товарного знака "ВИКИНГ БАНК", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 24.05.2010 в отношении товаров 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) с датой приоритета 21.04.2009, что подтверждается свидетельством Российской Федерации N 409424.

24.02.2011 ЗАО "Регистратор Р01", являющееся аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего уровня .RU, зарегистрировано доменное имя "bankviking.ru", администратором которого является организация, а впоследствии право администрирования зарегистрировано за обществом.

Ссылаясь на то, что при регистрации домена "bankviking.ru" использовалось словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу, доменное имя "bankviking.ru" направляет пользователей сети Интернет на интернет-сайт "ru-crime.ru", который содержит сведения об оказании истцом банковских услуг ненадлежащего качества, у организации и общества отсутствуют какие-либо законные права в отношении спорного доменного имени, поскольку они не являются владельцами одноименного товарного знака и доменное имя не отражает их наименование, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что обозначения "ВИКИНГ БАНК" и "bankviking.ru" не сходны до степени смешения.

Суд указал, что слова ВИКИНГ и БАНК в отдельности являются описательными и не обладают различительной способностью относительно услуг в сфере банковской деятельности, то есть относятся к таким словам, на которые не может быть получено монопольное право одного лица, особенно на слово "банк".

Суд первой инстанции также установил, что ответчик - организация занимается совершенно иной уставной деятельностью, нежели истец, и такая деятельность не связана с оказанием банковских услуг.

При этом ответчики, владея доменным именем "bankviking.ru", не являлись и не являются владельцем одноименного товарного знака, доменное имя "bankviking.ru" не отражает фирменное наименование ответчиков.

Также суд пришел к выводу, что указанное доменное имя не использовалось ответчиками для информирования потребителей об оказываемых ими услугах.

Кроме того, суд первой инстанции учел, что доменное имя "bankviking.ru" зарегистрировано и используется ответчиком добросовестно, так как истцом не представлено достаточных доказательств недобросовестного использования ответчиками доменного имени. Доменное имя "bankviking.ru" направляет пользователей сети Интернет на интернет-сайт "ru-crime.ru", который содержит сведения, об оказании истцом банковских услуг ненадлежащего качества, что подтверждается Протоколом осмотра письменных доказательств от 04.12.2013.

При этом суд принял во внимание доказательства ответчиков, подтверждающие, что материалы сайта "ru-crime.ru" содержат исключительно материалы журналистского расследования, которые ранее были опубликованы в официальных средствах массовой информации, а именно в статьях газеты "Новый Петербург" с указанием авторов публикаций.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу что, устанавливая переадресацию на ресурс, содержащий достоверную информацию, характеризующую деятельность истца, ответчик действовал добросовестно.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции считает обжалуемые судебные акты, подлежащими отмене в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Между тем судами не учтено следующего.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

При установлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения и противопоставленного ему товарного знака, суды указали на отсутствие между сравниваемыми обозначениями общего сходства.

Принимая решение об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями "ВИКИНГ БАНК" и bankviking судебные инстанции не мотивировали свои выводы, не привели сравнительный анализ указанных обозначений, не указали нормативные акты, которыми они руководствовались, при принятии этого решения.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Вместе с тем при оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным словесным обозначением и товарными знаками могут быть использованы Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с подпунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

При этом судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков (обозначений) достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары (услуг) - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Как следует из материалов дела, в своей коммерческой деятельности ответчиками используется доменное имя www. bankviking.ru.

Обстоятельства использования ответчиками обозначения "bankviking" в отношении оказания услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, судами не устанавливались.

Согласно статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров и услуг на рынок, для покупки и продажи товаров.

В настоящем деле предметом спора является защита прав на зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак. Таким образом, не подлежат применению положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку они предусматривают, установленные законом основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса.

Между тем указанные обстоятельства в нарушение требований части 1 статьи 168, части 1 статьи 268 Арбитражного кодекса Российской Федерации не были учтены, исследованы судами и не получили надлежащей правовой оценки при вынесении судебных актов.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Арбитражного кодекса" имеется в виду "Арбитражного процессуального кодекса"

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Согласно части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части постановления арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах, установленных судом апелляционной инстанции; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В то же время, как усматривается из обжалуемых судебных актов, судами первой и апелляционной инстанций не мотивированы выводы относительно наличия, либо отсутствия однородности оказываемых истцом и ответчиками услуг при сравнении на сходство сравниваемых обозначений "ВИКИНГ БАНК" и bankviking.

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

На основании изложенного, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, нельзя признать законными и обоснованными. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, кассационная инстанция, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить отмеченные недостатки, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному делу, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам и дополнительно представленным доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства, а именно установить обстоятельства использования спорного обозначения в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, или однородных услуг; вероятность смешения обозначений в результате их использования; а также обстоятельства добросовестности действий ответчиков по регистрации доменного имени bankviking.ru и с учетом этого принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2015 по делу N А56-41409/2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2015 по тому же делу отменить.

Направить дело N А56-41409/2014 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев с момента его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

С.М. Уколов

Судья

В.В. Голофаев