Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. N С01-726/2015 по делу N А43-68/2015 Вынесенное ранее постановление суда апелляционной инстанции, которым взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака, отменено, а решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении заявленного требования, оставлено в силе, поскольку то обстоятельство, что лицензионный договор признан недействительным с момента его заключения, не свидетельствует об отсутствии разрешения правообладателя на использование товарного знака, а документов, подтверждающих отзыв разрешения правообладателя на использование ответчиком спорного товарного знака, в материалы дела не предоставлено

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. N С01-726/2015 по делу N А43-68/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 18 января 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ставропольского края (судья - Безлепко В.В., секретарь судебного заседания - Ган Г.Б.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Хлебная Слеза" (ул. Юлиуса Фучика, д. 43-а, г. Нижний Новгород, 603147, ОГРН 1055227097243) на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2015 (судьи Александрова О.Ю., Бухтоярова Л.В., Наумова Е.Н.) по делу N А43-68/2015, возбужденному по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Устьянский ликеро-водочный завод" (д. Коптяевская, д. 75, Устьянский район, Архангельская область, 165223, ОГРН 1032902140589)

к обществу с ограниченной ответственностью "Хлебная Слеза" о взыскании 3 313 559 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 449099.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Устьянский ликеро-водочный завод": Доценко М.В. (по доверенности от 06.08.2015, полномочия проверены Арбитражным судом Ставропольского края);

общества с ограниченной ответственностью "Хлебная Слеза": Птушаненко Е.Н. (по доверенности от 21.10.2015 N 51).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Устьянский ликеро-водочный завод" (далее - общество "Устьянский ликеро-водочный завод") обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Хлебная Слеза" (далее - общество "Хлебная Слеза") о взыскании 3 313 559 руб. 08 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака "USTIANOCHKA" по свидетельству Российской Федерации N 449099.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 29.04.2015 в удовлетворении требований общества "Устьянский ликеро-водочный завод" отказано.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2015 решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.04.2015 отменено, с общества "Хлебная Слеза" в пользу общества "Устьянский ликеро-водочный завод" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "USTIANOCHKA" в размере 3 313 559 руб. 08 коп.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Хлебная Слеза", ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального права, просит обжалуемый судебный акт отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "Хлебная Слеза" указало, что признание в рамках дела N А05-313/2012 лицензионного договора от 29.11.2011 о предоставлении обществу права использования спорного товарного знака недействительным не является основанием для признания действий общества "Хлебная Слеза" по использованию этого товарного знака нарушением исключительного права общества "Устьянский ликеро-водочный завод", поскольку товарный знак использовался с разрешения правообладателя.

Кроме того, общество "Хлебная Слеза" отметило, что судом апелляционной инстанции не исследовались обстоятельства пропуска обществом "Устьянский ликеро-водочный завод" срока исковой давности, течение которого началось с момента заключения лицензионного договора.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Устьянский ликеро-водочный завод" сослалось на установленное законом требование о государственной регистрации лицензионного договора, неисполнение которого, наряду с отсутствием письменного согласия правообладателя, свидетельствует о нарушении исключительного права в случае использования товарного знака другим лицом.

При этом общество "Устьянский ликеро-водочный завод" полагает, что им не пропущен срок исковой давности, поскольку он исчисляется с момента осуществления поставки контрафактного товара.

В судебном заседании представитель общества "Хлебная Слеза", основываясь на доводах, изложенных в кассационной жалобе, просил обжалуемый судебный акт отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Представитель общества "Устьянский ликеро-водочный завод" против удовлетворения кассационной жалобы возражал, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "Устьянский ликеро-водочный завод" является обладателем исключительного права на товарный знак "USTIANOCHKA" по свидетельству Российской Федерации N 449099, зарегистрированный с приоритетом от 04.10.2010 со сроком действия до 04.10.2020.

Между обществом "Устьянский ликеро-водочный завод" и обществом "Хлебная Слеза" 29.11.2011 подписан лицензионный договор, в соответствии с условиями которого лицензиар безвозмездно предоставил лицензиату исключительное право на использование товарного знака "USTIANOCHKA" (п. 1.1.) сроком на одиннадцать месяцев.

Согласно п. 1.3 данного договора лицензиат получает право использования товарного знака в ликероводочном производстве, а именно: на товаре, упаковке, на сопроводительной, деловой документации, а также в рекламе.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 15.12.2014 по делу N А05-313/2012 названный договор признан недействительным ввиду несоблюдения требований о его государственной регистрации в установленном законом порядке.

Обществом "Хлебная слеза" осуществлено две поставки продукции под торговым знаком "USTIANOCHKA" в США, штат Пенсильвания, а именно: согласно таможенной декларации N 10408040/150312/0003292, счет-фактуре от 15.03.2012 N 20/Е, международной товарно-транспортной накладной N 3494572 было поставлено 15 120 бутылок общей стоимостью 26 762,4 USD (1260 упаковок по 12 бутылок в упаковке); согласно таможенной декларации N 10408040/180612/0007783 счет-фактуре от 18.06.2012 N 40/Е, международной товарно-транспортной накладной N б/н было поставлено 15.120 бутылок общей стоимостью 26 762,4 USD (1260 упаковок по 12 бутылок в упаковке).

Полагая, что ответчик незаконно использовал товарный знак "USTIANOCHKA" при осуществлении поставок, истец обратился в суд за взысканием компенсации в размере, установленном исходя из двукратной стоимости поставленного товара.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что, несмотря на признание лицензионного договора от 29.11.2011 недействительным, общество "Устьянский ликеро-водочный завод", подписав указанный договор, дало согласие обществу "Хлебная Слеза" на использование спорного товарного знака способами, определенными в договоре, ввиду чего ответчик в отсутствие возражений правообладателя в отношении объема его прав, предоставленных договором, действовал в рамках последних при осуществлении поставок 15.03.2012 и 18.06.2012.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что признанный недействительным лицензионный договор от 29.11.2011 с момента заключения не мог повлечь для общества "Хлебная Слеза" никаких юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью, ввиду чего действия общества "Хлебная Слеза" по использованию спорного товарного знака являются нарушением соответствующего исключительного права.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, удовлетворив заявленные требования в полном объеме.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для его отмены в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

На основании пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Порядок распоряжения исключительным правом путем предоставления права использовать соответствующий объект охраны на основании лицензионного договора установлен статьей 1235 ГК РФ, в соответствии пунктом 1 которой по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Пунктом 6 статьи 1232 ГК РФ предусмотрено, что несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из приведенных законоположений, лицензионный договор, признанный недействительным вследствие несоблюдения установленного законом порядка государственной регистрации названного договора, не мог повлечь для его сторон последствий в форме возникновения прав и обязанностей в рамках соответствующего правового института.

Вместе с тем установленный положениями пункта 1 статьи 1229 ГК РФ и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ запрет на использование в гражданском обороте обозначения тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак (пункт 1 статьи 1233 ГК РФ).

Судами установлено, что лицензионный договор подписан сторонами 29.11.2011. При этом поставки спорных товаров осуществлялись обществом "Хлебная Слеза" 15.03.2012 и 18.06.2012.

Таким образом, правообладатель согласился на использование спорного товарного знака обществом "Хлебная Слеза", выразив свое согласие в письменной форме. То обстоятельство, что лицензионный договор признан недействительным с момента его заключения, не свидетельствует об отсутствии разрешения правообладателя на использование товарного знака.

Факта совершения указанной сделки под влиянием обмана, с превышением предоставленных лицу, подписавшему договор, полномочий, либо при наличии иных пороков воли судами первой и апелляционной инстанции, а также судебными актами, принятыми в рамках дела N А05-313/2012 при разрешении вопроса о действительности лицензионного договора от 29.11.2011, не установлено.

Документов, подтверждающих отзыв разрешения правообладателя на использование обществом "Хлебная Слеза" спорного товарного знака, истцом в материалы настоящего дела также не предоставлялось.

При таких обстоятельствах, действия общества "Хлебная Слеза" по поставке товаров, маркированных спорным товарным знаком, в соответствии с таможенными декларациями N 10408040/150312/0003292 и N 10408040/180612/0007783 на основании пункта 3 статьи 1486 ГК РФ считаются совершенными с согласия правообладателя, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что спорный товарный знак правомерно использовался обществом "Хлебная Слеза" с согласия правообладателя, выраженного в письменной форме.

Учитывая изложенное, судебная коллегия суда кассационной инстанции пришла к выводу, что судом апелляционной инстанции неправильно применены положения пункта 3 статьи 1486 ГК РФ, что в соответствии с пунктами 2 и 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого судебного акта и оставления в силе решения суда первой инстанции, поскольку судом установлены все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств при правильном применении норм материального и процессуального права.

Довод общества "Хлебная Слеза" о пропуске срока исковой давности отклоняется судебной коллегией, поскольку течение названного срока начинается не ранее совершения действий, нарушающих права истца. При этом действия общества "Хлебная Слеза", составляющие предполагаемое нарушение совершены 15.03.2012 и 18.06.2012, в то время как исковое заявление подано 12.01.2015, то есть в пределах трехлетнего срока, установленного статьей 196 ГК РФ.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение кассационной жалобы подлежит отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2015 по делу N А43-68/2015 отменить.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.04.2015 по тому же делу оставить в силе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Устьянский ликеро-водочный завод" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Хлебная Слеза" 3 000 (Три тысячи рублей) в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

Н.Л. Рассомагина