Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2020 г. по делу N СИП-4/2020 Суд отказал в признании актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом действий общества, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, поскольку доводы истца о том, что при приобретении исключительного права на спорный товарный знак ответчик не преследовал цель индивидуализации реализуемых товаров, а пытался вытеснить общество с товарного рынка, не подтверждены доказательствами (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2020 г. по делу N СИП-4/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 г. N С01-1698/2020 по делу N СИП-4/2020 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 24 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пискаревой А.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Миловой Инессы Витальевны (Москва)

к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОТОН МЕД" (ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1, эт. 2, оф. 207 А, Москва, 127299, ОГРН 1147746789850) и индивидуальному предпринимателю Лютикову Николаю Алексеевичу (Москва, ОГРНИП 318774600613842)

о признании актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом действий общества с ограниченной ответственностью "ПРОТОН МЕД", связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 в отношении товаров 8-го и 10-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку, а также о взыскании судебных расходов на представителя в размере 80 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Шитов Сергей Владимирович (Москва).

В судебном заседании приняли участие:

Милова Инесса Витальевна - лично (паспорт гражданина Российской Федерации) и ее представитель Майоров Д.В. (по доверенности от 29.04.2020 серии 77 АГ N 3617797);

от общества с ограниченной ответственностью "ПРОТОН МЕД" и индивидуального предпринимателя Лютикова Николая Алексеевича - представитель Зверева Е.А. (доверенностям от 16.03.2020 и от 22.05.2020 соответственно).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Милова Инесса Витальевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОТОН МЕД" (далее - общество "ПРОТОН МЕД") о признании актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом действий общества "ПРОТОН МЕД", связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 в отношении товаров 8-го и 10-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении товаров 8-го и 10-го классов МКТУ, а также о взыскании судебных расходов на представителя в размере 80 000 рублей (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Шитов Сергей Владимирович.

На основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве соответчика привлечен индивидуальный предприниматель Лютиков Николай Алексеевич (далее - предприниматель Лютиков Н.А.).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Мындря Д.И. на судью Булгакова Д.А., в связи с чем рассмотрение настоящего дела начато с самого начала.

В обоснование исковых требований Милова И.В. ссылается на то, что является участником общества с ограниченной ответственностью "ПРОТОН М" (далее - общество "ПРОТОН М") с долей участия 50%, вторым участником которого с долей участия 50% и генеральным директором является Шитов С.В.; общество "ПРОТОН М" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 28.06.2006; основным видом деятельности указанного лица является "производство медицинских инструментов и оборудования" (ОКВЭД32.5); для осуществления деятельности по производству медицинского оборудования, а именно аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" общество "ПРОТОН М" разработало технические условия ТУ 9444-002-702-81271-2008 (далее - технические условия), на основании которых была получена декларация о соответствии от 26.12.2016 N РОСС RU.10АЯ46.Д73870; общество "ПРОТОН М" обладает лицензией от 16.04.2018 N ФС-99-04-005597 на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и регистрационным удостоверением на медицинское изделие (аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000") от 23.04.2018 N ФСР2008/03197; с момента государственной регистрации юридического лица общество "ПРОТОН М" осуществляет производство и продажу вышеуказанного аппарата путем реализации его в различных регионах Российской Федерации, регулярно участвовало на выставках, продвигая бренд "ШМЕЛЬ-1000".

Общество "ПРОТОН М" полагает, что действия общества "ПРОТОН МЕД", единственный участником и генеральным директором которого является Шитов С.В., по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 694698 в отношении товаров 8-го и 10-го классов МКТУ являются недобросовестными, поскольку направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Истец отмечает, что общество "ПРОТОН МЕД" осуществляет продажу такой же продукции, а именно - аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000", маркируя этот товар спорным товарным знаком, в связи с чем, по его мнению, общества "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД" являются хозяйствующими субъектами-конкурентами.

Обосновывая правомерность предъявления настоящего иска и отнесение его к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, Милова И.В. ссылается на нормы пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью", Обзоре судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, утвержденном информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165, полагая, что при наличии в законодательстве прямого указания на допустимость предъявления косвенных исков о возмещении убытков к органам юридического лица и об оспаривании сделок юридического лица в отношении других, не названных прямо в законе косвенных исков, возможно расширение сферы косвенного иска за пределы предусмотренных законом случаев в ситуации, когда лицо не может защитить свои интересы из-за неправомерного бездействия другого управомоченного лица.

По мнению истца, критериями для подобного расширения являются очевидное злоупотребление правом со стороны единоличного исполнительного органа и безвыходность ситуации для участника, исходя из которой, невозможно получить защиту иными средствами.

Милова И.В. считает, что в сложившейся ситуации она как участник общества "ПРОТОН М" может предъявить иск от его имени, выступая в качестве процессуального истца, поскольку Шитов С.В., являясь одновременно руководителем и участником как организации-нарушителя (общества "ПРОТОН МЕД"), так и организации, чьи права нарушены (общества "ПРОТОН М"), не заинтересован в защите интересов общества "ПРОТОН М" и явно злоупотребляет предоставленными ему законом правами.

Общество "ПРОТОН МЕД" в отзыве на исковое заявление просит отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

По утверждению общества "ПРОТОН МЕД", комбинированное обозначение "" является произведением, объектом исключительного права генерального директора и учредителя обществ "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД" - Шитова С.В.

Общество "ПРОТОН МЕД" полагает, что нормы статьи 65.2 ГК РФ не позволяют участнику общества признавать какие-либо действия актом недобросовестной конкуренции или же оспорить регистрацию средства индивидуализации.

По мнению названного ответчика, поскольку требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями, а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции (в отличие от рассмотрения дела антимонопольным органом).

Общество "ПРОТОН МЕД", ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства, утверждает, что с 2014 года реализация аппаратов электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции осуществлялась также через общество "ПРОТОН МЕД", что привело к узнаваемости этого лица на рынке приборов для электроэпиляции и коагуляции.

Как отмечает общество "ПРОТОН МЕД", единственным официальным сайтом продукции, маркируемой обозначением "", является сайт под доменным именем "epilator.ru", которое с 14.09.2004 принадлежит Шитову С.В., данный сайт используется как обществом "ПРОТОН М", так и обществом "ПРОТОН МЕД".

Общество "ПРОТОН МЕД" указывает на то, что общество "ПРОТОН М" самостоятельно не производило и не производит товар, маркируемый вышеназванным обозначением, непосредственным производителем аппаратов электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции, которые реализовывало общество "ПРОТОН М", являлось ныне реорганизованное открытое акционерное общество "Завод ПРОТОН-МИЭТ" (далее - общество "Завод ПРОТОН-МИЭТ"), а взаимодействие общества "ПРОТОН М", а позже и общества "ПРОТОН МЕД" с производителем товара осуществлялось по давальческой схеме ввиду отсутствия собственных производственных мощностей.

По утверждению общества "ПРОТОН МЕД", в настоящее время изготовление продукции для него осуществляется сторонними компаниями, имеющими производственные мощности по договорам на выполнение работ по производству продукции / договорам на проведение подрядных работ.

Общество "ПРОТОН МЕД" сообщает, что технические условия, на основании которых изготавливался и изготавливается прибор "аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции ШМЕЛЬ-1000 в вариантах исполнения", создавались под руководством Шитова С.В., а держателем технических условий является общество "ПРОТОН МЕД".

По мнению общества "ПРОТОН МЕД", сам по себе факт использования обозначения "ШМЕЛЬ-1000" до даты приоритета спорного товарного знака не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о наличии в действиях лица, которое приобрело исключительное право на этот товарный знак, недобросовестной конкуренции, поскольку никакие иные лица, за исключением юридических лиц, в которых Шитов С.В. является учредителем и единоличным исполнительным органом, не использовали данное комбинированное обозначение в своей предпринимательской деятельности.

Общество "ПРОТОН МЕД" считает, что действия общества "ПРОТОН МЕД" по регистрации спорного обозначения на свое имя не могли нанести никакого ущерба обществу "ПРОТОН М", так как реализация товаров до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака осуществлялась подконтрольными самому Шитову С.В. юридическими лицами, а известность среди потребителей была достигнута не только и не столько действиями общества "ПРОТОН М", сколько активными действиями общества "ПРОТОН МЕД" с 2014 года и лично генерального директора и учредителя Шитова С.В.

Указанный ответчик обращает внимание на то, что истцом также не представлено доказательств, подтверждающих объем реализации товаров, маркированных спорным товарным знаком, долю истца на рынке соответствующей продукции, размер произведенных затрат на рекламу обозначения, отсутствуют результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности им спорного обозначения и изготовителя товаров, маркируемых этим обозначением.

Общество "ПРОТОН МЕД" отмечает, что оно никогда не предъявляло претензий к обществу "ПРОТОН М" о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак и на произведение, не причиняло обществу "ПРОТОН М" вреда, не старалось вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного товарного знака.

Кроме того, названный ответчик полагает, что общества "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД" не являлись конкурентами, используя в качестве официального один и тот же сайт, доступ к которому осуществлялся по доменному имени epilator.ru.

Шитовым С.В. представлен отзыв на исковое заявление, в котором он возражает против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что является автором и обладателем исключительного права на спорное комбинированное обозначение (логотип), первое использование которого состоялось 21.10.2003.

При этом Шитов С.В. отмечает, что никогда не возражал и не возражает в настоящее время против использования обществом "ПРОТОН МЕД" зарегистрированного в качестве товарного знака логотипа.

С точки зрения Шитова С.В., Миловой И.В. не раскрыто, какие ее права и законные интересы нарушены регистрацией товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 694698 на имя общества "ПРОТОН МЕД".

Предпринимателем Лютиковым Н.А. и Роспатентом отзывы на исковое заявление не представлены.

В поступивших 20.08.2020 письменных пояснениях на отзывы истец возражает против принадлежности прав на графическую составляющую спорного обозначения Шитову С.В., полагая, что данный факт не доказан надлежащими доказательствами.

По утверждению Миловой И.В., использование обществом "ПРОТОН М" спорного обозначения началось с 2007 года, то есть до создания общества "ПРОТОН МЕД" и подачи им заявки на регистрацию спорного товарного знака, в связи с чем полагает, что указанное обозначение ассоциировалось у потребителей именно с обществом "ПРОТОН М".

По мнению истца, получение обществом "ПРОТОН М" убытка в 2019 году обусловлено действиями общества "ПРОТОН МЕД" по использованию спорного товарного знака на производимой продукции.

Милова И.В. считает, что Шитов С.В. явно преследует нечестную цель - устранить из бизнеса второго участника (Милову И.В.) и сконцентрировать в своих руках все доходы от продажи аппарата "ШМЕЛЬ-1000".

В заявлении об изменении исковых требований, поступившем в суд 18.09.2020, Милова И.В. указывает на то, что даже при отсутствии конкурентных отношений действия общества "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД" по регистрации спорного товарного знака могут быть признаны злоупотреблением правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ.

Как отмечает истец, зарегистрировав на себя спорный товарный знак, общество "ПРОТОН МЕД" фактически закрепило за собой преимущества, созданные в результате многолетней производственной деятельности других коммерческих предприятий.

В судебном заседании 22.09.2020 истец и его представитель поддержали уточненные исковые требования.

Представитель общества "ПРОТОН МЕД" и предпринимателя Лютикова Н.А. возражал против удовлетворения уточненных исковых требований.

Роспатент и Шитов С.В., извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителя не обеспечили, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для проведения судебного заседания в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, общество "ПРОТОН МЕД" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 694698, зарегистрированного 30.01.2019 с приоритетом от 24.05.2018 по заявке N 2018721397 в отношении товаров 8-го "инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; эпиляторы электрические и неэлектрические для личного пользования; ручные инструменты для бритья, депиляции, эпиляции и/или отшелушивания; устройства для удаления волос, а именно: устройства для эпиляции электрические и неэлектрические",10-го "приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; терапевтическое и вспомогательное оборудование, предназначенное для людей с ограниченными возможностями; приборы для массажа; аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого возраста; аппараты, приборы и товары для сексуальной активности; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты для микрошлифовки кожи; диализаторы; зажимы хирургические; иглы медицинские; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; компрессоры [хирургические]; лампы для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; электроды для медицинского применения; электрохирургические медицинские инструменты; аппараты электрохирургические для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции; приборы для прижигания и коагуляторы; приборы режущие [хирургические]; приборы для удаления мягких тканей; зонды, а именно: зонды-коагуляторы; приборы и инструменты электрохирургические, в том числе электрохирургические насадки и возвратные электроды; аппаратура и инструменты хирургические, а именно: коагуляторы; аппаратура и инструменты электрохирургические; эпиляторы для медицинских целей; эпиляторы-коагуляторы для медицинских целей; электроэпиляторы и коагуляторы для медицинских целей; электроэпиляционные медицинские приборы (аппараты), выполняющие электроэпиляцию методом высокочастотного флеш-термолиза волосяного фолликула; медицинские приборы (аппараты) для высокочастотной диатермокоагуляции мягких тканей; аппараты электрохирургические для высокочастотной коагуляции; аппараты электрохирургические для высокочастотной электроэпиляции; приборы режущие [хирургические], приборы для удаления мягких тканей; аппараты электрохирургические для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции" классов МКТУ.

Полагая, что действия общества "ПРОТОН МЕД" по регистрации указанного товарного знака и по его дальнейшему использованию содержат признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, Милова И.В. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением (с учетом его уточнения).

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в исковом заявлении, отзывах на него, письменных пояснениях, выслушав мнение истца и его представителя, представителя общества "ПРОТОН МЕД" и предпринимателя Лютикова Н.А., оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном этим Кодексом.

В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 65.2 ГК РФ, на который ссылается истец, участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53.1).

Пунктом 1 статьи 53.1 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 этой статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 этого Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ).

Законом прямо не предусмотрена возможность предъявления участником хозяйственного общества иска о признании недобросовестной конкуренцией действий юридического лица, в котором истец не является участником.

Вместе с тем участник общества обладает правами на получение дохода от предпринимательской деятельности общества и на защиту от недобросовестных действий лица, уполномоченного выступать от имени общества, влекущих убытки.

При этом доказывание участником общества наличия убытков и их причинно-следственной связи с определенными действиями лица, уполномоченного выступать от имени общества, обусловлено необходимостью доказывания недобросовестности таких действий.

В рассматриваемом случае, когда лицо, уполномоченное выступать от имени общества, несущего убытки, воздерживается от действий по защите прав общества, участник общества при отсутствии у него другой возможности защитить свои права как участника общества, не может быть лишен возможности обратиться с иском о признании действий другого лица недобросовестной конкуренцией, результат рассмотрения которого в дальнейшем может быть положен в основу иска о возмещении убытков, причиненных обществу.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о правомерности (допустимости) предъявления Миловой И.В. настоящего иска.

В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В силу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов.

Вместе с тем согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства", право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить такое заявление без рассмотрения.

Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, также подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции (в отличие от рассмотрения дела о нарушении конкуренции антимонопольным органом).

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Следовательно, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что у Миловой И.В., являющейся участником общества "ПРОТОН М", использующего обозначение "", имеется заинтересованность в обращении с настоящим иском в силу того, что приобретение и использование обществом "ПРОТОН МЕД" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 может влиять на результаты хозяйственной деятельности общества "ПРОТОН М", а, следовательно, создавать угрозу нарушения права Миловой И.В. как участника этого общества на получение доходов от его деятельности.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

В подтверждение обстоятельств, на которые Милова И.В. ссылается в обоснование своих требований, в материалы представлены следующие документы: выписки из ЕГРЮЛ на общества "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД"; претензионное письмо Миловой И.В. от 12.09.2019, направленное в адрес Шитова С.В.; запрос участника общества от 02.09.2019 о предоставлении сведений, адресованный генеральному директору общества "ПРОТОН М" Шитову С.В.; договор от 06.06.2011 N 320 ИШ-11, заключенный между обществом "ПРОТОН М" и обществом с ограниченной ответственностью "Рид-СК" (далее - общество "Рид-СК") на оказание услуг по обеспечению участия в выставке "interCHARM-2011"; договор от 15.12.2011 N 23 ИШП-12, заключенный между обществом "ПРОТОН М" и обществом "Рид-СК" на оказание услуг по обеспечению участия в выставке "INTERCHARM professional-2012"; договор от 21.05.2012 N 251 ИШ-12, заключенный между обществом "ПРОТОН М" и обществом "Рид-СК" на оказание услуг по обеспечению участия в выставке "INTERCHARM professional-2012"; договор от 24.12.2012 N 165 ИШП-13, заключенный между обществом "ПРОТОН М" и обществом "Рид-СК" на оказание услуг по обеспечению участия в выставке "INTERCHARM professional-2013"; счет от 27.10.2012; акт от 20.04.2013 N 1480; распечатки с сайта epilator.ru (в том числе архивные копии страниц); лицензия от 16.04.2018 N ФС-99-04-005597 на осуществление обществом "ПРОТОН М" деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения; декларация о соответствии от 26.12.2016 N РОСС RU.10АЯ46.Д73870, выданная обществу "ПРОТОН М" на аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000"; регистрационное удостоверение на медицинское изделие (аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000") от 23.04.2018 N ФСР2008/03197; руководство по эксплуатации аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000"; распечатки страниц журнала "Красивый бизнес" 2007 год; распечатка с сайта rusprofile.ru со сведениями о финансовом положении общества "ПРОТОН М" за 2018 год; копия бухгалтерского баланса общества "ПРОТОН М" за 2019 год; распечатка информации из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности на 20.09.2020 в отношении общества "ПРОТОН М".

В опровержение обстоятельств, на которые ссылается Милова И.В., и в подтверждение своих доводов, изложенных в отзыве на исковое заявление, общество "ПРОТОН МЕД" представило следующие документы: платежные поручения от 11.11.2015 N 588, от 11.12.2015 N 678, от 10.03.2016 N 936, от 23.01.2017 N 412, от 13.02.2017 N 1113; справка акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 22.05.2020; информация по доменным именам, зарегистрированным истцом на свое имя; выписка из ЕГРЮЛ на акционерное общество "Завод ПРОТОН"; платежное поручение от 18.11.2014 N 30; универсальный передаточный документ от 21.11.2014 N 936; товарные накладные от 08.04.2015 N 00083, от 03.09.2015 N 219, от 07.07.2015 N 150406-08, от 16.09.2015 N 651, от 08.12.2015 N 1250; платежные поручения от 22.02.2017 N 24, от 27.03.2017 N 46, от 24.11.2017 N 205, от 28.11.2017 N 209; товарная накладная от 06.02.2018 N 65; договор на выполнение работ по производству продукции от 17.05.2018 N 26П/05-18, заключенный между обществом "ПРОТОН МЕД" и обществом с ограниченной ответственностью "КОНСТРУКТИВ ЦЕНТР" с приложениями и документами подтверждающими его исполнение; договор на проведение подрядных работ от 11.04.2018 N Р-ЧК-111-2-1, заключенный между обществом "ПРОТОН МЕД" и обществом с ограниченной ответственностью "Чипконтракт"; благодарственные письма, направленные в адрес общества "ПРОТОН МЕД"; титульный лист технических условий от 06.12.2018 ТУ 32.50.50-001-26463826-2018 на аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" в вариантах исполнения; договор от 14.05.2018 N 60, заключенный между обществом "ПРОТОН МЕД" и обществом с ограниченной ответственностью "Пронтомед" на регистрацию медицинского изделия; фото стенда на выставке; регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" от 01.04.2009 N ФСР 2008/03197 и декларация о соответствии от 11.03.2013 N РОСС RU.МЕ20.Д01392 на то же изделие, в которых в качестве производителя указано общества "Завод ПРОТОН-МИЭТ"; платежные поручения от 21.01.2015 N 9, от 13.02.2015 N 68, от 02.02.2015 N 145, от 05.05.2015 N 497, от 26.06.2016 N 4978, от 29.06.2016 N 4978, от 01.03.2017 N 1609, от 21.02.2017 N 37, от 24.06.2016 N 180, счета от 20.01.2015, от 30.01.2015, от 27.04.2015, от 07.06.2015, от 20.02.2016, от 01.03.2017, от 20.06.2017; распечатка страниц журнала "Красивый бизнес" за 2006 год; инструкция по эксплуатации эпилятора-коагулятора высокочастотного "ШМЕЛЬ-1000"; архивные копии страниц сайта epilator.ru.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Миловой И.В. в материалы дела не представлена необходимая и достаточная совокупность доказательств, свидетельствующих о наличии всех признаков, позволяющих признать действия общества "ПРОТОН МЕД" по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции. При суд считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Учитывая, что Шитов С.В. одновременно является участником с долей 50% и генеральным директором общества "ПРОТОН М", а также единственным участником и генеральным директором общества "ПРОТОН МЕД", то он может быть признан лицом, контролирующим оба этих общества. Следовательно, общества "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД" осуществляют на рынке медицинских изделий для эпиляции и коагуляции согласованные действия, направленных на достижение единого экономического результата в интересах контролирующего их лица.

Такая деятельность не может быть признана соперничеством двух хозяйствующих субъектов, поскольку их действия не носят самостоятельного характера по отношению друг к другу, а направляются волей контролирующего их лица.

Исходя из изложенного, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что общества "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД" не являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, что само по себе исключает возможность признания действий одного из них недобросовестной конкуренцией.

Не имеется в материалах дела и сведений об осуществлении деятельности по производству и реализации аппаратов электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" иными лицами, которые могут быть признаны конкурентами общества "ПРОТОН МЕД".

Как усматривается из выписок из ЕГРЮЛ, общество "ПРОТОН М" было зарегистрировано 28.06.2006, а общество "ПРОТОН МЕД" - 14.07.2014.

При этом из представленных доказательств следует, что первоначально производство аппарата электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" осуществлялось обществом "Завод ПРОТОН-МИЭТ", реализация и продвижение на рынке - обществом "ПРОТОН М", а с 2014 года реализация и продвижение указанного изделия производились как обществом "ПРОТОН М", так и обществом "ПРОТОН МЕД".

Таким образом, до даты приоритета спорного товарного знака (24.05.2018) комбинированное обозначение "" в течение длительного времени использовалось для индивидуализации вводимых в гражданский оборот аппаратов электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции как обществом "ПРОТОН М", так и обществом "ПРОТОН МЕД", в связи с чем не может быть признан обоснованным довод истца о том, что названное обозначение известно потребителям исключительно в связи деятельностью общества "ПРОТОН М".

Кроме того, ряд документов, касающихся аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" (регистрационное удостоверение от 01.04.2009 N ФСР 2008/03197, декларация о соответствии от 11.03.2013 N РОСС RU.МЕ20.Д01392, журнал "Красивый бизнес" за 2006 год, инструкция по эксплуатации эпилятора-коагулятора высокочастотного "ШМЕЛЬ-1000", архивные копии страниц сайта epilator.ru), свидетельствуют о том, что в качестве производителя данного изделия указывалось общество "Завод ПРОТОН-МИЭТ".

С учетом имеющихся в деле доказательств коллегия судей не может считать доказанным наличие у общества "ПРОТОН МЕД" намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на спорное обозначение причинить вред обществу "ПРОТОН М" или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, поскольку, как указывалось ранее, общество "ПРОТОН М" контролируется тем же лицом, которое контролирует общество "ПРОТОН МЕД", и каких-либо действий, препятствующих использованию спорного обозначения для маркировки медицинских изделий, обществом "ПРОТОН МЕД" не предпринималось.

Доводы Миловой И.В. в части наличия намерений общества "ПРОТОН МЕД" фактически сводятся к тому, что целью приобретения исключительного права на спорный товарный знак является вытеснение ее из числа участников общества "ПРОТОН М".

Между тем ни сама Милова И.В., ни ее представитель в судебном заседании не смогли пояснить, какими доказательствами подтверждается, что возникшие в 2019 году убытки общества "ПРОТОН М" обусловлены исключительно приобретением и использованием обществом "ПРОТОН МЕД" спорного товарного знака, а не иными причинами экономического характера.

При этом коллегия судей отмечает, что в рамках настоящего иска не подлежат исследованию обстоятельства, связанные с действиями Шитова С.В., как единоличного исполнительного органа обществ "ПРОТОН МЕД" и "ПРОТОН М", на недобросовестность которых фактически указывает истец.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истцом не доказана совокупность условий, необходимых и достаточных для признания действий общества "ПРОТОН МЕД" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 актом недобросовестной конкуренции.

Требование Миловой И.В. о признании действий общества "ПРОТОН МЕД" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 злоупотреблением правом также подлежит отклонению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце втором пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Как отмечено в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии в действиях лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем в рассматриваемом случае такая очевидность отсутствует, поскольку Миловой И.В. не доказано, что исключительное право на спорный товарный знак приобретено обществом "ПРОТОН МЕД" только лишь с целью причинения вреда обществу "ПРОТОН М". Напротив, из материалов дела следует и самим истцом не отрицается, что обществом "ПРОТОН МЕД" осуществляется заказ производства и введение в гражданский оборот изделий "Аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000". Не представлено истцом и достаточных доказательств того, что ответчик при регистрации товарного знака преследовал цель получения необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.

Доводы истца о том, что при приобретении исключительного права на спорный товарный знак общество "ПРОТОН МЕД" не преследовало цель индивидуализации реализуемых товаров, а пытается вытеснить общество "ПРОТОН М" с товарного рынка, не подтверждены доказательствами, свидетельствующими о совершении обществом "ПРОТОН МЕД" действий, препятствующих хозяйственной деятельности общества "ПРОТОН М".

Учитывая изложенное, исковые требования Миловой И.В. удовлетворению не подлежат.

Поскольку оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на истца в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что в удовлетворении исковых требований отказано, заявление Миловой И.В. о взыскании с ответчиков судебных расходов на представителя в размере 80 000 рублей также не может быть удовлетворено.

Вместе с тем, принимая во внимание, что Миловой И.В. при подаче искового заявления государственная пошлина была уплачена в размере 300 рублей, тогда как в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера государственная пошлина уплачивается в размере 6000 рублей, то с указанного лица в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 5700 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования Миловой Инессы Витальевны оставить без удовлетворения.

В удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов на представителя отказать.

Взыскать с Миловой Инессы Витальевны (Москва) в доход федерального бюджета 5 700 (Пять тысяч семьсот) рублей государственной пошлины за рассмотрение искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков