Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 г. по делу N СИП-329/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака не могут быть признаны выходящими за пределы осуществления гражданских прав, направленными на причинение вреда заявителю или совершенными с иной недобросовестной целью

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 г. по делу N СИП-329/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2021 г. N С01-1795/2020 по делу N СИП-329/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 6 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 9 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ГИДРОЦЕМ" (Красносельское ш., д. 14/28, лит. Р, пом. 1-Н, ком. 61, Санкт-Петербург, 196603, ОГРН 1157847002697) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 680973.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Мошков Игорь Розаинович (ОГРНИП 316784700346618), общество с ограниченной ответственностью "ПП "Гидроцем" (пр-т Обуховской обороны, д. 271, лит. Ж, пом. 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, оф. 134, Санкт-Петербург, 192012, ОГРН 1137847305859) и Якшилов Дмитрий Сергеевич (Санкт-Петербург).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А., с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (по доверенности от 07.04.2020);

от индивидуального предпринимателя Мошкова Игоря Розаиновича - Тарасова Т.Е. (по доверенности от 26.05.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "ПП "Гидроцем" Гапураева Э.Н. (по доверенности от 15.08.2020), Кашаров З.А. (по доверенности от 17.09.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "ГИДРОЦЕМ" Якшилова Р.Н. (21.05.2020), она же от Якшилова Дмитрия Сергеевича (по доверенности от 23.08.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОЦЕМ" (далее - общество "ГИДРОЦЕМ", заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 680973.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Мошков Игорь Розаинович (далее - предприниматель), общество с ограниченной ответственностью "ПП "Гидроцем" (далее - общество "ПП "Гидроцем"), Якшилов Дмитрий Сергеевич (далее - Якшилов Д.С.).

Заявитель считает ошибочным вывод Роспатента о соответствии оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

Общество "ГИДРОЦЕМ" указывает на необоснованное отклонение Роспатентом представленных обществом материалов (договоров, счетов-фактур, товарных накладных) ввиду их несоответствия требованиям второго и третьего абзацев пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56). Между тем, по мнению заявителя, представленные дополнительные материалы не указывают на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности, в связи с чем не противоречат положениям Правил N 56.

Заявитель также считает неверным вывод Роспатента о наличии у предпринимателя до даты приоритета спорного товарного знака права на коммерческое обозначение, включающее словесный элемент "ГИДРОЦЕМ". Заявитель отмечает отсутствие сведений о государственной регистрации права собственности на предприятие как на имущественный комплекс под обозначением "ГИДРОЦЕМ".

Как указывает общество "ГИДРОЦЕМ", регистрация спорного товарного знака на имя предпринимателя является сделкой с заинтересованностью, поскольку предприниматель, являясь одним из учредителей общества "ПП "Гидроцем", а также действуя в период исполнения обязанностей управляющего этим обществом, не уведомил второго учредителя общества "ПП "Гидроцем" Якшилова Д.С., являющегося супругом генерального директора и единственного участника общества "ГИДРОЦЕМ" Якшиловой Л.С., о совершении данной сделки. Таким образом, предприниматель в нарушение положений статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), действуя от своего имени и в своих интересах, зарегистрировал спорный товарный знак, чем нарушил права Якшилова Д.С., который узнал о регистрации товарного знака 07.11.2019 при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам.

В поданном заявлении об уточнении требований общество "ГИДРОЦЕМ" ссылается на наличие в действиях предпринимателя по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом. В связи с этим заявитель просит признать действия предпринимателя по подаче заявки на регистрацию товарного знака злоупотреблением правом.

Данные уточнения приняты судом протокольным определением от 13.08.2020 в качестве изменения оснований требований, поскольку заявление самостоятельного требования о признании названных действий правообладателя злоупотреблением правом законом не предусмотрено, на что обращено внимание в пункте 170 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10). Вместе с тем доводы, содержащиеся в заявлении об уточнении требований, подлежат судебной проверке при рассмотрении настоящего дела.

Роспатент, предприниматель, общество "ПП "Гидроцем", в представленных отзывах возражают против удовлетворения заявленных требований.

При этом общество "ПП "Гидроцем" в дополнении к отзыву считает, что сам факт регистрации фирменного наименования заявителя, неоднократные действия по инициированию им прекращения правовой охраны спорного товарного знака при известности заявителю факта использования обществом "ПП "Гидроцем" коммерческого обозначения "ГИДРОЦЕМ" с 2013 года являются злоупотреблением правом.

Якшилов Д.С. в отзыве поддержал позицию заявителя.

В судебном заседании представитель заявителя и Якшилова Д.С. поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представители Роспатента, предпринимателя, общества "ПП "Гидроцем" возражали против удовлетворения заявленных требований.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, словесный товарный знак "ГИДРОЦЕМ" по свидетельству Российской Федерации N 680973 зарегистрирован Роспатентом 08.11.2018 по заявке N 2018703326 с приоритетом от 29.01.2018 на имя предпринимателя в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 17, 19-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 23.07.2019 поступило возражение общества "ГИДРОЦЕМ" против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием положениям пунктов 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование доводов возражения общество "ГИДРОЦЕМ" указало, что спорный товарный знак тождественен фирменному наименованию, право на которое возникло у подателя возражения ранее даты приоритета этого товарного знака. При этом общество отметило, что выпускает цемент и другие сухие бетонные смеси, в связи с чем фирменное наименование используется в отношении товаров, являющихся однородными товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Данный товарный знак содержит элементы, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, в связи с чем его регистрация не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В поданном возражении общество также указывало, что правообладатель оспариваемого товарного знака знал о производстве и реализации обществом "ГИДРОЦЕМ" сухих строительных смесей, поскольку на основании лицензионного договора предприниматель выпускает продукцию, маркированную товарным знаком "HYDROCEM" по свидетельству Российской Федерации N 571756.

В подтверждение изложенных доводов обществом "ГИДРОЦЕМ" к возражению были приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ N ЮЭ9965-19-60825386 от 03.07.2019;

- выписка из ЕГРИП N ИЭ9965-19-12194491 от 03.07.2019;

- свидетельство о регистрации общества "ГИДРОЦЕМ";

- технические условия ТУ 23.64.10-003-79713482-2017 от 05.06.2017, зарегистрированы и внесены в реестр учетной регистрации N 020038 от 23.10.2017 ФБУ "Тест-С-Петербург";

- информационное письмо АО "ПО "Баррикада";

- свидетельства о государственной регистрации N BY. 10.12.01.008.Е.000995.12.15 от 24.12.2015 и N BY.10.12.01.008.E.000996. 12.15 от 24.12.2015, выданные ГУ "Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии", Республика Беларусь;

- сертификат соответствия N РОСС RU.AT81.Н08449, срок действия с 05.10.2017 по 05.10.2020, N 0174024;

- сертификат соответствия N РОСС RU.ME04.H00928, срок действия с 11.03.2016 по 10.03.2019, N 2062054;

- сертификат соответствия N РОСС RU.MH08.H27771, срок действия с 19.11.2015 по 18.11.2018, N 1756057;

- товарная накладная N 6 от 08.07.2015;

- свидетельство о государственной регистрации BY.70.06.01.013.Е. 0017664.04.18 от 28.04.2018;

- экспертное заключение N 1764 от 28.12.2015, выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области";

- технические условия ТУ 5745-001-79713482-2015 от 01.09.2015;

- свидетельство Российской Федерации N 571756 на товарный знак "HYDROCEM";

- информационное письмо ООО "СоюзСтройСервис".

Кроме того, заявителем в ходе рассмотрения возражения были представлены дополнительные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные), однако они не были приняты во внимание Роспатентом при рассмотрении данного возражения ввиду несоответствия требованиям пункта 2.5 Правил N 56.

В опровержение доводов возражения предприниматель ссылался на то, что обществом не представлены доказательства фактического использования им своего фирменного наименования при производстве товаров и оказании услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак, в связи с чем регистрация товарного знака не противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Предприниматель также указал, что не имеется оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку материалы возражения не подтверждают возможность введения потребителей в заблуждение в отношении лица, производящего товары 01, 02, 17, 19-го классов МКТУ и предоставляющего услуги 35-го класса МКТУ.

В своем отзыве на возражение предприниматель отметил, что, являясь соучредителем общества "ПП "Гидроцем", использовал коммерческое обозначение "ГИДРОЦЕМ" в гражданском обороте с 2013 года для индивидуализации предприятия, расположенного в городе Санкт-Петербурге, в связи с чем оно приобрело известность в пределах указанного субъекта Российской Федерации. Таким образом, у предпринимателя право на коммерческое обозначение "ГИДРОЦЕМ" возникло ранее, чем исключительное право на фирменное наименование у общества, в связи с чем регистрация спорного товарного знака не противоречит действующему законодательству.

В подтверждение изложенных обстоятельств предпринимателем в Роспатент были представлены следующие доказательства:

- фотоматериалы, вывеска предприятия (фото производственных помещений);

- место нахождения (адрес) предприятия (имущественного комплекса) общества "ПП "ГИДРОЦЕМ";

- свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

- выписки из ЕГРИП в отношении предпринимателя;

- договоры на поставку упаковки, в том числе с нанесенным обозначением "ГИДРОЦЕМ", и товарные накладные;

- каталожный лист на сухие строительные смеси "ГИДРОЦЕМ";

- сертификаты соответствия N РОСС RU.AT92.H06821 и N РОСС 1Ш.АГ92.Н07048;

- экспертное заключение N 14-08-320 от 28.08.2014;

- экспертное заключение N 840;

- сертификат соответствия на разработку, производство и реализацию сухих строительных смесей, выданный на имя общества с ограниченной ответственностью "Баумикс" (далее - общество "Баумикс");

- технические условия ТУ 5745-001-44319339-2013 от 25.08.2013 на смеси сухие строительные "Hydrocem", разработчик общество "Баумикс";

- товарные накладные на поставку продукции "ГИДРОЦЕМ" обществом "Баумикс";

- выписка из ЕГРЮЛ на общество "Баумикс";

- выписка из ЕГРЮЛ на общество "ПП "Гидроцем";

- протокол о переименовании общества "Баумикс";

- сведения АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" о регистрации обществом "ПП "Гидроцем" доменного имени "HYDROCEM.RU";

- договоры на поставку товаров под обозначением "Гидроцем" и товарные накладные;

- технические условия ТУ 2312-003-44319339-2014 от 15.05.2014 и каталожный лист на эмали эпоксидные "Hydrocem";

- товарные накладные на поставку обществом "ПП "Гидроцем" сухих строительных смесей "Гидроцем";

технические условия ТУ 23.64.10-004-44319339-2016 общества "ПП "Гидроцем" на смеси сухие строительные "Hydrocem";

- технические условия ТУ 5745-001-44319339-2013 от 01.09.2013 общества "ПП "Гидроцем" на смеси сухие строительные "Hydrocem";

- сертификаты соответствия общества "ПП "Гидроцем" на смеси сухие строительные "Гидроцем";

- информация из сети Интернет о деятельности общества "ПП "Гидроцем";

- каталог и реклама продукции.

- сведения о разработке фирменного стиля под коммерческим обозначением "Гидроцем";

- сертификат соответствия общества "Баумикс";

- письма организаций, подтверждающих местонахождение производственной площадки предприятия с 2013 года;

- выписки из ЕГРЮЛ ООО "Гидростройтехнологии", ООО "Авангард";

- приказ общества "ПП "Гидроцем";

- интернет-распечатки;

- учредительные и иные документы на ООО "Авангард".

По результатам рассмотрения возражения решением Роспатента от 10.01.2020 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент исходил из того, что общество не предоставило доказательства производства товаров либо оказания услуг под своим фирменным наименованием до даты приоритета спорного товарного знака.

Роспатент также пришел к выводу об отсутствии доказательств того, что при восприятии товарного знака потребители могут быть введены в заблуждение относительно товара, его изготовителя и/или лица, оказывающего услуги, в связи с чем не усмотрел оснований для признания товарного знака противоречащим положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент указал на наличие у предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение "ГИДРОЦЕМ", возникшего ранее права на фирменное наименование у общества.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Предприниматель заявил о пропуске обществом данного срока, поскольку общество могло получить сведения об оспариваемом решении 10.01.2020, когда оно было размещено на интернет-сайте Роспатента.

В представленном в суд заявлении об уточнении требований общество не согласилось с утверждением предпринимателя о пропуске срока, отметив, что решение Роспатента получено им 23.01.2020, что следует из сведений о почтовом отправлении N 12599340204179, в то время как заявление в суд подано 24.04.2020.

Исследовав приведенные доводы, суд полагает возможным согласиться с обществом в том, что не имеется доказательств, позволяющих достоверно установить его осведомленность о принятом административным органом решении с даты 10.01.2020, когда оно было размещено в сети Интернет. Вместе с тем представленные обществом сведения о дате фактического получения им по почте решения Роспатента позволяют сделать вывод о том, что общество узнало об этом решении 23.01.2020, в связи с чем срок подачи заявления не может быть признан пропущенным с учетом даты подачи заявления в суд (23.04.2020).

Таким образом, установленный законом срок заявителем соблюден.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного правового акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 Постановления N 10, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2018) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Таким образом, для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, требуется наличие следующих признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

- право на фирменное наименование возникло раннее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "ГИДРОЦЕМ", выполненное заглавными буквами кириллического алфавита. Отличительная часть фирменного наименования общества включает словесный элемент "Гидроцем".

С учетом этого Роспатент правильно указал, что спорный товарный знак является тождественным отличительной части фирменного наименования общества, что не оспаривается участвующими в деле лицами.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ общество "ГИДРОЦЕМ" было зарегистрировано 13.01.2015, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2018).

Для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку необходимо установить факт использования фирменного наименования до даты приоритета товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.

Проанализировав представленные в материалы административного дела доказательства, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что они не подтверждают осуществление деятельности по введению в гражданский оборот продукции с использование своего фирменного наименования ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Данный вывод общество не оспаривает, полагая, что доказательства осуществления им деятельности содержатся в документах, дополнительно представленных в Роспатент после подачи возражения.

Вместе с тем представленные обществом при рассмотрении возражения дополнительные документы были правомерно отклонены Роспатентом на основании пункта 2.5 Правил N 56.

Как следует из данного пункта Правил N 56, в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Представленные обществом дополнительные материалы не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем оснований для их исследования и оценки у административного органа не имелось.

Ссылка заявителя на то, что эти материалы не указывают на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности, не может быть принята во внимание, поскольку пункт 2.5 Правил N 56 предусматривает два самостоятельных случая, при которых дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения. Невозможность отнесения дополнительных материалов к общедоступным словарно-справочным изданиям является одним из таких случаев.

Выводы Роспатента об отсутствии правовых оснований для признания товарного знака не соответствующим положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ суд также находит обоснованными. В то же время выводы административного органа в данной части заявителем по делу не оспариваются.

Вместе с тем суд полагает необходимым отметить, что наличие у общества "ПП "Гидроцем" исключительного права на коммерческое обозначение "ГИДРОЦЕМ", сходное с противопоставленным фирменным наименованием и имеющее более ранний приоритет по отношению к нему, не имеет правового значения и не подлежит установлению, поскольку настоящий спор касается исключительно сходства спорного товарного знака и данного фирменного наименования. По смыслу статей 1252 и 1483 ГК РФ преимущество средства индивидуализации с более ранним приоритетом направлено исключительно на защиту права на него и не может определять возможность регистрации другого товарного знака на имя того же правообладателя в случае противопоставления иного средства индивидуализации.

Исследуя довод общества о злоупотреблении предпринимателем правом при регистрации спорного товарного знака суд приходит к следующим выводам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

В обоснование довода о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака признаков злоупотребления правом общество "ГИДРОЦЕМ" ссылается на следующие обстоятельства.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ 13.08.2013 в качестве юридического лица зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Баумикс" (далее - общество "Баумикс"), которое в последующем (30.05.2015) было переименовано в общество "ПП "Гидроцем". Учредителями данной организации являются предприниматель и Якшилов Д.С., обладающие равными долями.

С 22.05.2015 генеральным директором общества "Баумикс", а затем общества "ПП "Гидроцем" являлся предприниматель. С 17.03.2017 предприниматель является управляющим общества "ПП "Гидроцем".

Общество "ГИДРОЦЕМ" зарегистрировано 13.01.2015.

В соответствии со сведениями ЕГРИП предприниматель зарегистрирован в этом качестве 21.12.2016.

Как указал заявитель, между обществом "ПП "Гидроцем" и предпринимателем совершена сделка о регистрации товарного знака "ГИДРОЦЕМ" в кириллице на имя последнего, что подтверждено приказом общества "ПП "Гидроцем" от 15.11.2017 о регистрации спорного товарного знака на имя предпринимателя. Действия предпринимателя как участника общества "ПП "Гидроцем" превышают пределы имеющихся у него прав, поскольку данная сделка была совершена при отсутствии надлежащего извещения второго участника (Якшилова Д.С.) и получения его согласия на совершение данной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью согласно положениям Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

В результате регистрации спорного товарного знака обществу "ГИДРОЦЕМ" причинен материальный вред ввиду невозможности получения прибыли от коммерческой деятельности по реализации продукции с обозначением "ГИДРОЦЕМ".

Кроме того, заявитель отмечает, что в результате совершения указанной сделки возникли негативные правовые последствия у второго участника общества "ПП "Гидроцем" Якшилова Д.С., а также у самого общества "ПП "Гидроцем", которые выразились в причинении материального вреда (безвозмездное отчуждение коммерческого обозначения), что привело к утрате дохода и необходимости новых расходов.

Общество "ГИДРОЦЕМ" указало также на действия предпринимателя, совершенные им после регистрации спорного товарного знака, направленные на воспрепятствование в использовании обществом "ГИДРОЦЕМ" принадлежащего ему фирменного наименования и осуществлении коммерческой деятельности, вытеснение с рынка поставок выпускаемой продукции.

Так, в марте 2020 года предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к заявителю о нарушении последним положений части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", обязании прекратить недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации - фирменное наименование "ГИДРОЦЕМ", а также запретить осуществление аналогичных видов деятельности под сходным до степени смешения коммерческим обозначением "ГИДРОЦЕМ", а также обязании изменить фирменное наименование.

Кроме того, заявитель указывает, что 19.07.2019 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление предпринимателя о запрете заявителю осуществлять аналогичные виды деятельности под сходным наименованием (дело N А56-83754/2019).

Аналогичное исковое заявление о недобросовестной конкуренции подано обществом "ПП "Гидроцем" к обществу "ГИДРОЦЕМ" 10.03.2020 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело N 56-23063/2020).

При таких обстоятельствах заявитель полагает действия по регистрации предпринимателем спорного товарного знака не соответствующими требованиям статьи 10 ГК РФ и статьи 10 bis Парижской конвенции.

Проверив доводы заявителя, суд находит их необоснованными, поскольку приведенные заявителем факты не свидетельствуют о злоупотреблении предпринимателем своими гражданскими правами при регистрации товарного знака.

В отношении ссылки заявителя на нарушение норм Закона об обществах с ограниченной ответственностью при совершении сделки между обществом "ПП "Гидроцем" и предпринимателем суд отмечает, что какая-либо сделка, которая касалась бы действий, связанных с регистрацией спорного товарного знака, в установленном порядке недействительной не признавалась. Приказ общества "ПП "Гидроцем" от 15.11.2017, на который указывает заявитель, не является действием в смысле положений статей 153 и 154 ГК РФ, направленным на возникновение у предпринимателя права на регистрацию спорного товарного знака. Такой приказ не может быть квалифицирован и в качестве письма-согласия применительно к положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Ссылка заявителя на возникновение негативных последствий у второго участника общества "ПП "Гидроцем" Якшилова Д.С., а также у самого общества "ПП "Гидроцем", которые выразились в причинении материального вреда (безвозмездное отчуждение коммерческого обозначения), что привело к утрате дохода и необходимости новых расходов, носит голословный бездоказательный характер.

При этом само общество "ПП "Гидроцем" не считает, что действия предпринимателя являются злоупотреблением правом. Кроме того, предприниматель предоставил обществу "ПП "Гидроцем" право использования спорного товарного знака на основании лицензионного договора, предоставление права использования зарегистрировано Роспатентом 08.07.2020 за N РД0335754.

Вместе с тем суд принимает также во внимание, что общество "ГИДРОЦЕМ" учреждено Якшиловым Д.С. в 2015 году, директором данного общества была назначена его супруга - Якшилова Л.С. На дату регистрации этого общества (13.01.2015) общество "ПП "Гидроцем" уже длительное время использовало обозначение, сходное с произвольной частью фирменного наименования заявителя, что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными. О таком использовании Якшилов Д.С. не мог не знать, являясь на указанную дату одним из учредителей общества "ПП "Гидроцем" и его генеральным директором.

Таким образом, действия Якшилова Д.С. в данном случае были направлены на создание нового субъекта предпринимательской деятельности (конкурента) для осуществления деятельности в той же сфере, что и общество "ПП "Гидроцем", однако без участия в такой деятельности предпринимателя.

В связи с этим суд полагает, что действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака были направлены не на причинение вреда заявителю или какому-либо иному лицу, а на разумное обеспечение своих имущественных интересов в условиях учреждения другим участником общества "ПП "Гидроцем" Якшиловым Д.С. конкурирующего субъекта со сходным фирменным наименованием.

С учетом изложенного последующие действия предпринимателя по обращению в суд с иском к заявителю о защите права на спорный товарный знак не свидетельствуют сами по себе о злоупотреблении правом, а являются реализацией предусмотренного законом права правообладателя на защиту своего исключительного права.

При таких обстоятельствах, исследовав и оценив совокупность представленных в материалы дела доказательств, суд приходит к выводу о том, что действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака не могут быть признаны выходящими за пределы осуществления гражданских прав, направленными на причинение вреда заявителю или совершенными с иной недобросовестной целью.

Исходя из изложенного, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, суд приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения, поскольку оно принято уполномоченным органом, соответствует действующему законодательству, в связи с чем требование заявителя о признании данного ненормативного правового акта недействительным удовлетворению не подлежит.

С учетом отсутствия оснований для удовлетворения заявленных требований суд считает избыточным анализ довода общества "ПП "Гидроцем" о злоупотреблении правом со стороны заявителя, принимая во внимание также то, что в ходе проведенных по делу судебных заседаний участвующие в деле лица не акцентировали внимание на данном доводе.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Е.С. Четвертакова