Апелляционное определение Московского городского суда от 12 декабря 2013 N 11-38178/13 (ключевые темы: патент - изобретение - полезная модель - промышленный образец - интеллектуальная собственность)

Апелляционное определение Московского городского суда от 12 декабря 2013 N 11-38178/13

Судья суда первой инстанции: Минор Н.Ю. Дело N 11-38178/13

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

12 декабря 2013 года г. Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе

Председательствующего Чубаровой Н.В.,

судей Анашкина А.А., Олюниной М.В.

при секретаре Желонкине В.С.

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Чубаровой Н.В.,

гражданское дело по апелляционной жалобе Шакурова К.К. на решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 14 февраля 2013 года, которым постановлено:

исковые требования ООО "Химинвест+" к Шакурову К.К., к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании патента полностью недействительным, отмене решения, обязании аннулировать запись удовлетворить.

Признать патент N ***** на изобретение "способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения" полностью недействительным; отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) о выдаче патента N ***** на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения; обязать Роспатент аннулировать запись об изобретении: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения, в государственном реестре изобретений Российской Федерации.

Отказать в удовлетворении встречного искового заявления Шакурову К.К. к ООО "Химинвест+" о признании патента частично недействительным, признании за истцом права авторства на изобретения, обязании получить патент на изобретение, обязании выплачивать вознаграждение,

установила:

Истец ООО "Химинвест+" обратился в суд с указанным иском к Шакурову К.К., Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), просил суд признать патент N ***** на изобретение: способ нейтрализации углеводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения полностью недействительным; отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) о выдаче патента N ***** на изобретение: способ нейтрализации углеводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения; обязать Роспатент аннулировать запись об изобретении: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения в государственном реестре изобретений Российской Федерации.

В процессе судебного разбирательства Шакуров К.К. предъявил встречный иск к ООО "Химинвест+", просил суд признать патент N ***** на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения частично недействительным, а именно, признать за Шакуровым Камилем Карамовичем право авторства изобретения, указанные в патенте N*****:1 "Способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти". 2. "Состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения. Признать Общество с Ограниченной Ответственностью "Химинвест+", а так же Шакурова Камиля Карамовича патентообладателями. Обязать Общество с Ограниченной Ответственностью "Химинвест +" получить патент на изобретения:

1. "Способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти".

2 "Состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения". С обязательным указанием в патенте автора на изобретения Шакурова Камиля Карамовича, а так же патентообладателем наряду с Обществом с Ограниченной Ответственностью "Химинвест +", Шакурова Камиля Карамовича. Обязать Общество с Ограниченной Ответственностью "Химинвест+" выплачивать Шакурову Камилю Карамовичу вознаграждение за использование изобретений в размере 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения

В судебное заседание стороны не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства.

Дело рассмотрено в отсутствие сторон в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого просит Шакуров Камиль Карамович по доводам апелляционной жалобы.

В заседание суда апелляционной инстанции стороны не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Руководствуясь ст. ст. 333, 327, ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что решение суда в части признания патента N 2348679 на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения, полностью недействительным подлежит отмене в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ.

При разрешении настоящего дела суд руководствовался ст. ст. 1353, 1354, 1398, 1406 ГК РФ п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.03.2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действия части четвертой ГК РФ".

Судом первой инстанции установлено, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности внесены сведения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации об изобретении "Способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения", на указанное изобретение выдан патент ***** по заявке с приоритетом от ***** г., установленным по дате ее подачи. Автором и патентообладателем по указанному патенту является Шакуров К.К.. Патент в настоящий момент является действующим.

Решением Советского районного суда города Казани от ***** г. по гражданскому делу N2-7757/2011 по иску Шакурова К.К. к ООО "Химинвест+" о защите прав на изобретение и встречному иску ООО "Химинвест+" к Шакурову К.К. о признании незаконными получение права на патент и единоличного авторства на изобретение и об установлении правообладателя патента в удовлетворении требований Шакурова К.К. отказано, требования ООО "Химинвест+" удовлетворены частично. Указанным решением суда постановлено: признать незаконным получение Шакуровым К.К. патента N ***** на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения. Признать за ООО "Химинвест+" право па получение патента на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения. Указанное решение суда вынесено в пределах сформулированных во встречном исковом заявлении требований ООО "Химинвест+".

Советским районным судом г. Казани при разрешении спора установлено, что патент получен Шакуровым К.К. с нарушением норм действующего законодательства, которое выразилось в том, что патент получен без указания в качестве правообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с гражданским законодательством РФ. В тоже время суд не разрешил вопрос о действительности патента, поскольку истцом такие требования не предъявлялись. Роспатент для внесения соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации обратился с заявлением о разъяснении решения суда, однако и в вынесенном по данному заявлению определении на основании норм действующего законодательства положения о признании патента недействительным полностью или частично отсутствуют. Роспатент не смог исполнить решение в части выдаче ООО "Химинвест+" патента, о чем уведомил истца письменно (письмо от *****. Исх. N *****)..

Удовлетворяя исковые требования ООО "Химинвест+", суд первой инстанции исходил из того, что решение Советского районного суда г. Казани от 26.10.2011 г. по гражданскому делу N 2-7757/2011 имеет преюдициальное значение и освобождает истца от доказывания обстоятельств о том, что получение Шакуровым К.К. патента N *****на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения, являлось незаконным, и что ООО "Химинвест+" имеет право на получение патента на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения. Поскольку в действующем патенте N *****в качестве правообладателя указан только Шакуров К.К. и не указано ООО "Химинвест +", оспариваемый патент надлежит признать недействительным в порядке ст. 1398 ГК РФ. Выбор способа нарушенного права принадлежит истцу.

Судебная коллегия не соглашается с выводом суда первой инстанции о признании патента N *****на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения, полностью недействительным, поскольку судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права.

В соответствии со ст. 1356 ГК РФ право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен.

В соответствии со ст. 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Решением Советского районного суда г. Казани от 26 октября 2011 г., имеющим преюдициальное значение при разрешении настоящего спора, установлено, что способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения, был разработан Шакуровым К.К. в связи с исполнением трудовых обязанностей главного инженера ООО "Химинвест+", спорный объект (на который был выдан патент N *****) является служебным изобретением; при этом ООО "Химинвест+" было отказано в удовлетворении иска об оспаривании авторства Шакурова К.К. на изобретение.

Таким образом, автором изобретения (способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения) является Шакуров К.К., а исключительное право на изобретение принадлежит ООО "Химинвест+".

При таких данных оснований для признания патента N *****на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения", полностью недействительным не имелось, решение суда в указанной части подлежит отмене.

В соответствии с п. 4 ч. 1, ч.3, ч. 4 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Поскольку в патенте N *****в качестве патентоообладетеля указан Шакуров К.К., которому не принадлежит исключительное право на изобретение - способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения, и в то же время автором изобретения является Шакуров К.К., судебная коллегия приходит к выводу о том, что патент следует признать недействительным частично. В то же время решение государственного органа о выдаче патента подлежит отмене, а также патент N *****должен быть аннулирован, поскольку последствием признания патента частично недействительным является выдача нового патента на изобретение.

Отказывая Шакурову К.В. в удовлетворении встречных исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что Шакуров К.К., будучи сотрудником ООО "Химинвест+", обратился с заявкой о выдаче патента на служебное изобретение, тем самым нарушив право работодателя ООО "Химинвест+", с которым состоял в трудовых отношениях.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что оснований для удовлетворения встречных исковых требований Шакурова К.К. об обязании ответчика выплачивать вознаграждение за использование изобретения не имеется по следующим основаниям.

Согласно статье 12 Вводного закона положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10.07.1991 N 2328-1 "О промышленных образцах" о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

При применении данной нормы необходимо учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей ГК РФ.

Статья 34 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", предусматривающая выплату предприятием-патентообладателем и предприятием-лицензиатом вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, с 01.01.2008 применяется с учетом пункта 4 статьи 1370 Кодекса только в части обязанности работодателя выплатить вознаграждение или компенсацию работнику - автору служебного изобретения.

Так, этими нормами установлено, что вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.

Вознаграждение за использование промышленного образца в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем или его правопреемником в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы за каждый полный или неполный год использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

При этом вознаграждение должно выплачиваться автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года использования и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате.

В любом случае размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом (пункт 4 статьи 1370, пункт 1 статьи 1406 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий.

Из изложенных в указанных правовых нормах требований следует, что обязательным условием возложения на патентоообладетеля обязанности выплачивать вознаграждение является установление факта использования ООО "Химинвест+" изобретения, т.е. использование каждого признака изобретения "способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения", приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, а также получение экономического эффекта от использования изобретения.

Поскольку указанные обстоятельства не были доказаны истцом по настоящему делу, в том числе экспертным путем, а законом не предусмотрена возможность возложения на работодателя обязанности выплачивать автору вознаграждение без установления конкретного периода использования изобретения, величины прибыли или дохода от его использования, оснований для удовлетворения встречных исковых требований, предъявленных по настоящему делу, не имеется. Кроме того, иск Шакурова К.К. к ООО "Химинвест+" об обязании получить патент на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения, не подлежит удовлетворению, как не основанный на предусмотренных гражданским законодательством способах защиты прав автора изобретения.

Иск Шакурова К.К. о признании авторства на изобретение "способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения", предъявленный к ООО "Химинвест+", не подлежит удовлетворению, поскольку ответчик, не являясь физическим лицом, чьим творческим трудом в принципе может быть создано изобретение, не нарушает право авторства истца, является ненадлежащим по иску о защите неимущественных интеллектуальных прав. Аналогичный вывод содержится и в решении Советского районного суда г. Казани от 26 октября 2011 г., которым было отказано в удовлетворении иска ООО "Химинвест+" об оспаривании авторства Шакурова К.К. на изобретение по патенту N *****.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 14 февраля 2013 года в части признания патента N *****на изобретение: способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения, полностью недействительным - отменить.

Признать патент N ***** на изобретение "способ нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в товарной нефти и состав смеси гемиформаля и углеводородного нитросоединения" недействительным в части указания Шакурова К.К. в качестве патентоообладетеля изобретения.

В остальной части решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 14 февраля 2013 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу Шакурова Камиля К.К. - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: