Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2002 г. N 9912/01 Рассматривая иск о признании недействительным лицензионного договора, как совершенного с целью прикрыть договор дарения между юридическими лицами, необходимо выяснить, совпадает ли предмет данного договора и ранее заключенного теми же лицами договора на создание (передачу) научно-технической продукции, учитывая, что предметом лицензионного договора являются права на использование охраняемого объекта промышленной собственности (изобретения)

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 10 апреля 2002 г. N 9912/01

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 24.04.01, постановление апелляционной инстанции от 12.07.01 Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-6646/01-121-29.

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью "Интеркрафт" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "Братский алюминиевый завод" (далее - завод), обществу с ограниченной ответственностью "Алкорус Инжиниринг", Российскому агентству по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) о признании недействительным лицензионного договора от 13.09.99 N 01-671, заключенного между ответчиками по делу. Договор зарегистрирован Роспатентом 10.11.99 N 9387/99.

Определением от 02.04.01 к участию в деле в качестве третьего лица привлечено товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминиевая компания "Алкорус" (далее - компания).

Решением от 26.04.01 лицензионный договор признан недействительным, в иске к Роспатенту отказано со ссылкой на то, что регистрация договора не нарушает права истца.

Постановлением апелляционной инстанции от 12.07.01 решение оставлено без изменения.

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается названные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, между ООО "Алкорус Инжиниринг" (лицензиаром) и заводом (лицензиатом) 13.09.99 был заключен лицензионный договор N 01-671, согласно которому патентообладатель-лицензиар предоставил пользователю-лицензиату неисключительную лицензию на использование семи изобретений, охраняемых патентами N 2051204, 2096531, 2108414, 2118408, 2113550, 2121528, 2135644. Лицензионный договор, заключенный на срок до 18.11.2013 года, предусматривал выплату вознаграждения в общей сумме, эквивалентной 6075000 долларам США, и был зарегистрирован Роспатентом в соответствии с требованиями статьи 13 Патентного закона Российской Федерации, поскольку без регистрации договор считается недействительным.

Права на шесть указанных изобретений были получены лицензиаром на основании договоров об уступке патентов, заключенных с компанией, а последний патент получен в установленном порядке непосредственно на имя ООО "Алкорус Инжиниринг".

ООО "Интеркрафт" предъявило настоящий иск, считая лицензионный договор N 01-671 ничтожной сделкой, совершенной с целью прикрытия дарения денежных средств между коммерческими организациями, поскольку завод как заказчик соответствующие права на использование указанных выше изобретений приобрел ранее на основании договоров на создание (передачу) научно-технической продукции и технологической и проектной документации, заключенных в 1993 - 1996 годах с компанией (исполнителем работ).

Руководствуясь статьей 575 и пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации и согласившись с доводами истца, арбитражный суд признал договор ничтожной сделкой.

Однако выводы судебных инстанций сделаны по неполно исследованным обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела.

Согласно пункту 1 статьи 572 Гражданского кодекса Российской Федерации договором дарения признается такой договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением.

Суд не исследовал довод лицензиара о совершении им во исполнение пунктов 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.5 лицензионного соглашения действий, которые свидетельствуют об отсутствии одного из признаков договора дарения - безвозмездности.

Не обоснован довод суда о том, что предмет лицензионного договора и договора на создание (передачу) научно-технической продукции один и тот же.

Суд не учел положений статьи 13 Патентного закона Российской Федерации (далее - Патентный закон), в соответствии с которыми предметом лицензионного договора являются права на использование охраняемого объекта промышленной собственности (изобретения).

Имеющимися в материалах дела патентами подтверждается, что патентообладателем изобретений является ООО "Алкорус Инжиниринг". В установленном названным Законом порядке патенты не оспорены, вопросы о их недействительности в связи с неправильным указанием в патентах патентообладателя или об установлении патентообладателя в соответствии со статьями 29 и 31 Патентного закона, а также о признании договора с первоначальным патентообладателем об уступке патентов недействительным, не ставились.

После исследования вопроса об объеме прав заказчика, приобретенных по договорам с названным выше товариществом в 1993 - 1996 годах, необходимо выяснить вопрос об объеме прав, приобретаемых им же по лицензионному (спорному) договору с патентообладателем. Этот вопрос имеет значение для оценки довода ответчика - лицензиара о передаче по лицензионному договору дополнительных прав, по сравнению с теми, которые могли быть получены заказчиком на основании договоров на создание (передачу) научно-технической продукции.

Кроме того, суд не учел того обстоятельства, что обладателем патента N 2135644 являлось ООО "Алкорус Инжиниринг". В установленном Патентным законом порядке данный патент не оспорен. Патентообладатель этого изобретения не являлся исполнителем по договорам 1993 - 1996 годов. Права на данное изобретение могли быть получены заводом только по лицензионному договору.

Между тем суд и в названной части без указания мотивов признал лицензионный договор притворной сделкой.

Не правомерен и вывод суда о невозможности признания регистрации лицензионного договора патентным ведомством недействительной.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Патентного закона лицензионный договор подлежит регистрации в патентном ведомстве и без регистрации считается недействительным.

Таким образом, регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения, перехода прав на использование охраняемого объекта исключительных прав и доказательством существования этого права.

В случае признания лицензионного договора недействительным, суду необходимо рассмотреть исковое требование о признании недействительным решения Роспатента о регистрации договора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187 - 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:

решение от 24.04.01, постановление апелляционной инстанции от 12.07.01 Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-6646/01-121-29 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

Председатель

Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации

В.Ф.Яковлев