Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 марта 2004 г. N 14689/03 Право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении следующих условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории РФ до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 2 марта 2004 г. N 14689/03

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Яковлева В.Ф.;

членов Президиума: Андреевой Т.К., Арифулина А.А., Бойкова О.В., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Киреева Ю.А., Козловой А.С., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Наумова О.А., Нешатаевой Т.К., Ренова Э.Н., Савкина С.Ф., Слесарева В.А., Стрелова И.М., Суховой Г.И., Юхнея М.Ф. -

рассмотрел заявление открытого акционерного общества "Карпинский электромашиностроительный завод" о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 27.01.2003, постановления суда апелляционной инстанции от 30.04.2003 Арбитражного суда Саратовской области по делу N А57-12714/01-18 и постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 29.08.2003 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя - ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод" (истца) - Федорович С.С.;

от ФГУП "Научно-производственное предприятие "Контакт" (ответчика) - Карамышева И.В., Муллин В.В., Овчарова Н.В.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество "Карпинский электромашиностроительный завод" (далее - акционерное общество) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к государственному научно-производственному предприятию "Контакт" (ныне федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Контакт", далее - предприятие "Контакт") о взыскании убытков в сумме 36 000 000 рублей, причиненных в результате нарушения исключительных прав истца и незаконного использования изобретения, подтвержденного патентом N 2079918, и полезной модели, на которую выдано свидетельство N 12747, а также о запрещении ответчику производить и реализовывать высоковольтные выключатели, изготовленные с использованием запатентованного изобретения и полезной модели.

Решением суда первой инстанции от 27.01.2003 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 30.04.2003 решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 29.08.2003 названные судебные акты оставил в силе.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой и постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций акционерное общество просит отменить названные судебные акты, ссылаясь на то, что они приняты с нарушением норм действующего законодательства.

В отзыве на заявление предприятие "Контакт" просит оставить обжалуемые судебные акты в силе.

Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении и отзыве на него, и выслушав объяснения присутствовавших в заседании представителей сторон, Президиум считает, что названные судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Согласно патенту Российской Федерации N 2079918, акционерное общество является патентообладателем изобретения "Высоковольтный вакуумный трехполюсный выключатель", зарегистрированного 20.05.1997 с приоритетом от 24.01.1995. В патенте имеются сведения о том, что авторами изобретения являются Чирков А.С. и Шестаков В.К.

В соответствии со свидетельством N 12747 от 27.01.2000 акционерное общество является обладателем полезной модели "Высоковольтный вакуумный выключатель" с приоритетом от 05.10.1999, авторами которой являются Шестаков В.К. и Кочарин М.Б.

Предприятие "Контакт" без разрешения правообладателя осуществляет производство, предлагает к продаже и продает изделия (высоковольтные вакуумные выключатели), изготовленные, по мнению истца, с использованием запатентованного изобретения и полезной модели, что является нарушением исключительного права патентообладателя, должно быть прекращено и влечет обязанность возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством и статьей 14 Патентного закона Российской Федерации.

В декабре 2000 года истец приобрел одно изделие производства ответчика, провел патентно-техническую экспертизу, которая подтвердила факт использования в изделии каждого признака изобретения и полезной модели, включенного в независимый пункт формулы, или эквивалентного ему признака.

В качестве доказательства предложения к продаже высоковольтных вакуумных выключателей суду представлены копии рекламных материалов отдела сбыта предприятия "Контакт".

В виде убытков истцом ко взысканию заявлена сумма ущерба за период с января по сентябрь 2001 года в связи с потерей рынка сбыта вследствие появления нового производителя выключателей и упущенной выгоды от возможной продажи лицензии на право производства продукции по патенту и свидетельству.

Ответчик утверждал, что производит продукцию, в которой не используются все признаки изобретения истца, и имеет свидетельство на полезную модель N 22267, полученное на усовершенствование узла полюсной тяги, примененное в изделиях предприятия "Контакт".

Отказывая в иске, суд первой инстанции сослался на недоказанность убытков и факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, охраняемых патентом и свидетельством на полезную модель. При этом суд признал, что патент на изобретение, выданный акционерному обществу, досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой истцом в установленные законом сроки пошлины за поддержание его в силе.

Между тем указанный вывод сделан вопреки представленным доказательствам о том, что патент и свидетельство являются действующими.

Федеральный институт промышленной собственности Роспатента (далее - ФИПС) - компетентный орган, которому в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2.1 его устава предоставлено право осуществлять контроль за действием патентов на изобретения и свидетельств на полезные модели и уплатой и учетом всех видов патентных пошлин, - зачел истцу пошлины за поддержание патента N 2079918. В установленном пунктом 2 статьи 30 Патентного закона Российской Федерации порядке Роспатентом в официальном бюллетене сведения о досрочном прекращении действия патента не публиковались.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2003 по делу N А40-41295/02-72-169 в признании этих действий ФИПС и Роспатента незаконными предприятию "Контакт" было отказано.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора о пресечении нарушений исключительного права на изобретение суд первой инстанции признал патент недействительным неправомерно, поскольку этот вопрос до суда не рассматривался в установленном Патентным законом административном порядке и, кроме того, Роспатент к участию в деле привлечен не был.

В мотивировочной части решения суд со ссылкой на пункт 2 статьи 8 Патентного закона признал, что "обладателями интеллектуальной собственности на разработанную конструкторскую документацию и само изобретение являются физические лица, входящие в состав временного творческого коллектива акционерного общества".

Между тем в соответствии со статьей 3 Патентного закона Российской Федерации права на изобретение и полезную модель подтверждают патент на изобретение и свидетельство на полезную модель, которые удостоверяют приоритет, авторство изобретения, полезной модели и исключительное право на их использование.

Правообладателем в патенте указано акционерное общество.

Требование в суд по статье 31 Патентного закона об установлении патентообладателя заинтересованными лицами не заявлялось.

Установив отсутствие патента на изобретение у акционерного общества, суд тем не менее приступил к исследованию вопроса, было ли допущено нарушение исключительных прав истца ответчиком при производстве вакуумных выключателей серий ВБЭТ-27,5 III-25/630УХЛ1 и ВБЭТ-35 III-25/630УХЛ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Патентного закона (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора) изделие признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак.

Для установления всех признаков изобретения, включенных в независимый пункт формулы изобретения по патенту N 2079918 и свидетельству на полезную модель N 12747, а также для ответа на вопрос, был ли использован в изделиях, произведенных предприятием "Контакт", каждый признак изобретения и полезной модели, включенный в независимый пункт формы изобретения и полезной модели, либо эквивалентный ему признак, то есть для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, необходимо проведение экспертизы.

Арбитражный суд Саратовской области в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначил патентно-техническую экспертизу, проведение которой было поручено эксперту ФИПС Грачеву В.И. - заместителю заведующего отделом электротехники названного института.

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении экспертизы от 24.09.2002, в вакуумных выключателях, производимых предприятием "Контакт", использованы все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения и формулы полезной модели. Большинство признаков, используемых в изделиях ответчика, идентичны признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения и формулы полезной модели, и только один признак, но в каждом объекте, признан эквивалентным.

Суд первой инстанции, ссылаясь на неточности и противоречия, содержащиеся в тексте заключения экспертизы, отверг вывод эксперта; в нарушение требований статей 86, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не потребовал эксперта дать необходимые пояснения, ответить на дополнительные вопросы, эксперт в заседание суда не вызывался, дополнительная и повторная экспертизы не назначались.

В решении суда не приводятся доказательства, на основании которых сделан вывод о неэквивалентности одного из признаков, используемых в изделии истца.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, приведя в качестве дополнительного основания для отказа в иске право преждепользования ответчика, поскольку производство своих изделий тот начал задолго до получения свидетельства на полезную модель истцом и, более того, получил свидетельство N 22267 на полезную модель на свое имя.

Между тем ссылка на статью 12 Патентного закона Российской Федерации свидетельствует о неправильном применении судом апелляционной инстанции нормы права.

В соответствии со статьей 12 Патентного закона любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема.

Право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении названных в статье 12 Патентного закона условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории России до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора.

Право преждепользования ответчика было признано с учетом только одного условия - даты приоритета свидетельства на полезную модель, полученного акционерным обществом (05.10.1999), но без даты приоритета его изобретения (24.01.1995).

Суды двух инстанций не выяснили, являются ли технические решения по свидетельству истца и свидетельству ответчика тождественными, нарушает ли выпуск ответчиком изделий в соответствии с полученным им свидетельством на полезную N 22267 права на изобретение и полезную модель истца.

При указанных обстоятельствах Федеральный арбитражный суд Поволжского округа неправомерно оставил решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций без изменения.

Следовательно, согласно пункту 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оспариваемые судебные акты подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права. Дело следует направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении спора суду необходимо вновь исследовать вопрос, требующий специальных познаний в области электротехники, и установить, использован ли в изделиях ответчика каждый признак изобретения или полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак, или ответчик использовал в своих изделиях иное техническое решение.

Таким образом, следует установить, подпадают ли действия ответчика под признаки нарушения патента, указанные в статье 10 Патентного закона Российской Федерации, а также когда они допущены. Только после установления данных обстоятельств возможно определить, причинены ли этими действиями истцу какие-либо убытки и в каком размере.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:

решение суда первой инстанции от 27.01.2003, постановление суда апелляционной инстанции от 30.04.2003 по делу N А57-12714/01-18 Арбитражного суда Саратовской области и постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 29.08.2003 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции Арбитражного суда Саратовской области.

Председательствующий

В.Ф.Яковлев