Приложение 2. Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида

1.1. Настоящие методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон), связанных с отнесением обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков и знаков обслуживания (далее - товарный знак) к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров и услуг (далее - товары) определенного вида при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания (далее - заявка на товарный знак) в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона и пунктом 14.4.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), при рассмотрении возражений и жалоб в соответствии со статьей 28 Закона, а также при принятии решений об аннулировании регистрации товарного знака в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, в соответствии с абзацами 1, 7 статьи 29 Закона.

1.2. Рекомендации предназначены для экспертов и специалистов Патентного ведомства.

1.3. Предложенные в рекомендациях признаки товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, определены исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в области товарных знаков, с привлечением подготовленных в предыдущие годы в системе Патентного ведомства разработок по этой проблеме, с учетом отечественного и международного опыта в решении данного вопроса.

2.1. В соответствии с абзацами 1, 4 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с данным положением не допускается возможность предоставления правовой охраны таким обозначениям поскольку они не соответствуют основному требованию, предъявляемому к товарным знакам, изложенному в статье 1 Закона, - наличию у обозначения способности отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

Кроме того, регистрация в качестве товарного знака обозначения, вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, лишило бы многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного товарного знака, возможности свободно использовать это обозначение при маркировке соответствующей продукции, в рекламе и т.д.

2.2. В соответствии с абзацами 1, 7 статьи 29 Закона в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, на основании решения уполномоченного органа регистрация товарного знака аннулируется Патентным ведомством.

3.1. В соответствии с абзацем 2 подпункта (1.3) пункта 2.3. Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. Вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации и этого товара и указателем источника его происхождения.

Как правило, при разработке нового вида товара, обладающего какими-либо особыми признаками, свойствами, качествами, возникает необходимость выделить этот товар из ряда других, индивидуализировав его присвоением соответствующего наименования. При этом такое наименование по желанию производителя может быть заявлено на регистрацию в качестве товарного знака и получить благодаря своей различительной способности соответствующую правовую охрану. Такой товарный знак обычно является номенклатурным, т.е. предназначенным для конкретного вида, а не для широкого диапазона товаров. Однако в результате длительного применения наименования различными производителями независимо друг от друга оно утрачивает основную функцию - способность отличать товары одних производителей от одних и тех же товаров или товаров того же вида других производителей и становится общепринятым наименованием товара в производственной и торговой сфере. Вследствие этого как видовое понятие товара оно может свободно проставляться на товарах, в документации, сопровождающей товар, использоваться при рекламе товара; оно включается в словари, энциклопедии, справочники, используется в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах и т.д.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

3.2. Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим не представляется возможным.

3.2.1. Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Сказанное выше можно рассмотреть на примере слова "эскимо": это слово вызывает в сознании устойчивую ассоциативную связь с определенным видом мороженого - определенной формы и глазированного шоколадом и, соответственно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для мороженого, т.к. будет прямо указывать на вид товара.

3.2.2. Во втором из перечисленных выше признаков под различными производителями имеются ввиду независимые друг от друга производители, т.е. не являющиеся друг по отношению к другу дочерними, зависимыми и т.п. предприятиями, не имеющие между собой организационно-хозяйственных связей и не связанные соответствующими соглашениями.

3.2.3. Одним из признаков перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в название (наименование) товара или товаров определенного вида, является длительность использования такого обозначения в качестве видового названия (наименования). Длительность при этом может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в любом случае независимые производители должны использовать такое обозначение в качестве названия (наименования) товара неоднократно.

4.1. Основными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида являются толковые словари (общеязыковые, политехнические и т.д.), энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, а также периодические издания.

При проведении анализа заявленного обозначения необходимо убедиться в том, что данное обозначение приводится в справочной литературе, периодических изданиях без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо другого способа выделения в тексте товарного знака (например: написание обозначения особым шрифтом, заглавными буквами, заключение обозначения в кавычки и т.д.).

Однако в справочной литературе не всегда термины, являющиеся товарными знаками, приводятся с указанием на этот факт. Так, например, "Современный словарь иностранных слов" содержит обозначение "Кока-Кола" и приводит следующее его значение: прохладительный тонизирующий напиток с добавлением экстракта из листьев какао и орехов кола. При этом отсутствует указание на то, что данное обозначение является товарным знаком, хотя обозначение "Кока-Кола" зарегистрировано в качестве товарного знака для безалкогольных напитков, сиропов и других препаратов для приготовления напитков как в Российской Федерации, так и во многих других странах и применяется только самим владельцем товарного знака и другими производителями на основании разрешения (лицензии) владельца.

4.1.2. Обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером.

По результатам экспертизы было отказано в регистрации обозначения "Winchester" в качестве товарного знака для товаров "огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества" на основание того, что данное обозначение вошло в СССР во всеобщее употребление в качестве названия магазинных и автоматических винтовок и широко известно как нарезное охотничье оружие. В качестве подтверждения была приведена ссылка на "Советский энциклопедический словарь". Заявитель подал возражение, в котором, в частности указывал, что обозначение "Winchester" не применялось и не применяется в СССР для обозначения огнестрельного оружия иными производителями, кроме фирмы "Winchester", одним из структурных подразделений которой является фирма-заявитель и поэтому обозначение "Winchtster" не может быть отнесено к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Возражение заявителя было удовлетворено.

4.1.3. Использование в периодических изданиях обозначения в качестве видового понятия товара также не является бесспорным фактом его перехода в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Например, в настоящее время в рекламных объявлениях, публикуемых в периодических изданиях, иногда применяется наименование "памперсы". Однако сами производители товаров для новорожденных детей не применяют данное наименование в качестве видового наименования товара. Для обозначения этого вида продукции ими используется слово "подгузники", а для индивидуализации производителя товарные знаки "Bibou", "Libero","Pampers" и т.д.

4.2. Вспомогательными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначений в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида являются переводные словари и справочная литература, упомянутая в пункте 4.1. настоящих Рекомендаций, на иностранном языке (в первую очередь - на языке страны заявителя).

Например, на регистрацию в качестве товарного знака для "адресных книг, справочников и телефонных книг" было заявлено обозначение "Yellow Pages". Анализ справочной литературы показал, что обозначение "Yellow Pages" упоминается в англо-русском словаре и имеет следующее значение: "желтый справочник" (торгово-промышленный раздел телефонного справочника на бумаге желтого цвета). В результате обозначение "Yellow Pages" было признано для заявленных товаров видовым понятием, т.е. отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.