Приложение 2. Дополнения, вносимые в Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом от 31 марта 2004 г. N 43

Приложение 2

к приказу Федеральной службы по интеллектуальной

собственности, патентам и товарным знакам

от 19 июня 2006 г. N 67

1.10 Экспертиза изобретений, относящихся к области биотехнологии

1.10.1 О требованиях, предъявляемых к формуле изобретения, относящегося к области биотехнологии

При экспертизе изобретений, относящихся к области биотехнологии, используются те же подходы, регламентированные действующими Правилами, что и для изобретений, относящимся к другим областям науки и техники. При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата (п.19.4(2) Правил). В соответствующем разделе Правил (п.п. 3.2.4.3.(3), (4), (6), (7)) приводится перечень признаков применительно к различным категориям объектов, относящихся к области биотехнологии. Следует отметить, что указанный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер, поэтому изобретение может быть охарактеризовано с использованием иных признаков, которыми соответствующий объект характеризуется в научной и технической литературе на дату подачи заявки.

Наличие несущественных признаков в формуле изобретения негативно отражается на объеме правовой охраны, предоставляемом патентом, что не соответствует интересам заявителей, вкладывающих значительные материальные средства в исследования в области биотехнологии. Если при проверке формулы изобретения, установлено наличие в ней несущественных признаков, заявителю предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы (п.19.4(2) Правил).

Продукт, относящийся к области биотехнологии, можно определить как "биотехнологический продукт". К биотехнологическим продуктам, как объектам изобретения, относят живые организмы (микроорганизмы, в том числе штаммы микроорганизмов, культуры (линии) клеток растений или животных, трансгенные растения и животные, за исключением сортов растений и пород животных, клетки, в том числе трансформированные, или части организмов), так и вещества, выделенные из живых организмов (полученные с помощью живых организмов или биологических систем), или аналогичные им вещества, полученные с помощью реакций, характерных для живых организмов, а также генетические конструкции, например, векторы, плазмиды и др., предназначенные для использования в биологических системах.

Развитие биотехнологии сопряжено с постоянным появлением новых продуктов, представляющих собой живые организмы, выделяемый из них или аналогичный ему биологический материал, появлением новых способов, включающих использование характерных для живых организмов реакций. Данное обстоятельство вызывает необходимость решения вопроса о возможности и условиях правовой охраны таких объектов, выявления признаков для их характеристики в формуле изобретения.

Ниже приведены особенности экспертизы изобретений, относящихся к основным биотехнологическим продуктам, для которых испрашивается правовая охрана.

1.10.2 Особенности экспертизы изобретений, относящихся к олиго- и полинуклеотидам

В обширную группу продуктов - веществ, представляющих собой в химическом отношении олиго- и полинуклеотиды, входят ДНК, РНК, их фрагменты, выделяемые из природного источника или полученные иным путем, с той же или направленно измененной биологической функцией.

При проведении экспертизы изобретения, относящегося к указанным объектам необходимо проверить правомерность использованного в формуле изобретения родового понятия, т.е. соответствует ли оно раскрытию этого изобретения в описании и достаточны ли приведенные в нем сведения для подтверждения возможности осуществления изобретения, охарактеризованного таким образом (п. 19.4(5) Правил).

Пункт 3.3.4 Правил предусматривает включение в формулу изобретения, относящегося к нуклеиновым кислотам (далее - НК), указания их назначения (определяющей назначение биологической функции).

Выделение природной НК или ее фрагмента и установление их структуры (нуклеотидной последовательности), основанное на применении стандартных приемов, в настоящее время - легко выполнимая техническая процедура. В данном случае установление структуры вещества может рассматриваться как простое "открытие вещества". Наибольшую ценность при исследовании указанных веществ, представляет установление их свойств, которые определяют их функцию в биологической системе (организме) (передача генетической информации, транспорт веществ, инициация биохимических реакций и т.д.) и возможности использования в определенной области. На данные исследования приходится основная часть временных и материальных затрат. Результаты этих исследований определяют вклад изобретателя в уровень техники.

Таким образом, только после установления назначения (биологической функции или свойств, определяющих назначение) нуклеиновая кислота или ее фрагмент, выделяемые из природного источника или полученные иным путем, с той же или направленно измененной биологической функцией, могут считаться изобретением.

Для рассматриваемой группы объектов назначение в формуле изобретения указано, если для их обозначения использованы термины, из содержания которых следует назначение (определяющая назначение биологическая функция), например, "промотор", "терминатор", "праймер", "(олигонуклеотидный) зонд", "антисмысловая НК" и др. В ином случае наряду с наименованием объекта изобретения его назначение (определяющая назначение биологическая функция) приводится дополнительно. Например:

"нуклеотидная последовательность, распознаваемая рестриктазой М...";

"олигонуклеотид, используемый в качестве зонда...";

"фрагмент геномной ДНК, обеспечивающий инициацию транскрипции гена К,...".

При экспертизе изобретения, характеризующегося нуклеотидной последовательностью, необходимо учитывать, что в биологической системе оно может выполнять различные функции. Изобретение может представлять собой последовательности НК, функция которых заключается в передаче генетической информации.

Для всех последовательностей, относящихся к этой группе, признак назначения можно сформулировать либо как "кодирующая белок (полипептид) N" (если этот белок известен и указания его названия достаточно для понимания его биологической роли), либо как "кодирующая белок (полипептид), обладающий способностью..." (если речь идет о новом белке). Если белок малоизвестен, то необходимо также обратить внимание на его раскрытие в описании изобретения.

Для последовательностей, не относящихся к числу кодирующих белок, назначением (определяющей назначение биологической функцией) может быть регуляция процессов транскрипции или трансляции (промоторы, терминаторы, рибосомсвязывающие сайты и т.д.), способность взаимодействовать с теми или иными агентами или распознаваться ими (зонды, антисмысловые последовательности, сайты связывания или распознавания специфическими белками и т.д.) и др.

Для характеристики НК с неустановленной структурой могут быть использованы любые признаки, такие как, например, физико-химические характеристики, приемы способа получения, которые в совокупности позволяют отличать заявленное вещество от других. Например:

"Фрагмент геномной ДНК, кодирующий устойчивость к доксорубицину, выделенный из штамма Streptomyces peucetus DSM 4592 или происходящего из него штамма, с картой рестрикции (описание карты)".

Если определена нуклеотидная последовательность НК, и заявитель считает целесообразным использовать ее для характеристики объекта изобретения, то формула, состоящая из родового понятия, отражающего его назначение (определяющую назначение биологическую функцию), и установленной нуклеотидной последовательности, указанной путем ссылки на ее номер в перечне последовательностей в виде "SEQ ID N X", где "X" - порядковый номер последовательности в перечне последовательностей, приводимом в соответствующем разделе описания изобретения, соответствует установленным требованиям. Например:

"Фрагмент ДНК, кодирующий рекомбинантный протеин, ингибирующий вызываемую коллагеном агрегацию тромбоцитов млекопитающих, с нуклеотидной последовательностью SEQ ID N X ".

"Фрагмент ДНК, кодирующий карминомицин-4-О-метилтрансферазу и имеющий нуклеотидную последовательность SEQ ID N X".

Структурные и функциональные особенности нуклеиновых кислот позволяют использовать при характеристике этих соединений в формуле изобретения особые, только им присущие признаки, которые обеспечивают охрану изобретения в более широком объеме.

Для характеристики нуклеотидных последовательностей могут использоваться признаки, связанные со свойством комплементарности нуклеотидных последовательностей (одна установленная нуклеотидная последовательность характеризует не только одно-, но и двунитевые формы полинуклеотидов). Например:

"Последовательность ДНК (В), комплементарная SEQ ID N А по всей ее длине".

Со свойством комплементарности тесно связана способность отдельных нитей НК в определенных условиях образовывать гибридные формы. Характеристика нуклеотидной последовательности с использованием признака "гибридизуемости" обеспечивает более широкий объем защиты, чем ссылка на комплементарность и, тем более, - на конкретную последовательность. Вместе с тем, включение в формулу изобретения этого признака должно сопровождается приведением связанных с ним условий, в частности, соотношение размеров гибридизующихся частей и условия формирования гибрида.

Если определена нуклеотидная последовательность НК "A" (SEQ ID N А) и известно, что в "жестких" (строгих) условиях она по всей длине гибридизуется с НК "В", для которой нуклеотидная последовательность не установлена, то характеристика "В" в формуле может быть представлена следующим образом:

"НК (В), характеризующаяся нуклеотидной последовательностью, которая в жестких условиях гибридизуется с SEQ ID N "А" по всей ее длине".

Учитывая, что степень жесткости условий гибридизации известным образом коррелирует со степенью комплементарности цепей, такая характеристика может быть признана достаточной для проведения поиска и последующей оценки патентоспособности объекта. Например:

"Фрагмент НК, кодирующий человеческий проаполипопротеин А-1, полученный в результате объединения последовательности синтетической ДНК, кодирующей аминокислоты от -6 до +14 человеческого проаполипопротеина А - 1, и фрагмента природной ДНК, кодирующей аминокислоты от +15 до +243 проаполипопротеина А - 1..."

"Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, включающая нуклеотидную последовательность, которая кодирует по меньшей мере один токсин, активный в отношении Plutella xylostella, где эта нуклеотидная последовательность (а) гибридизуется с нуклеотидной последовательностью, выбранной из группы, включающей нуклеотиды 569-979 SEQ ID NO:1, нуклеотиды 1045-2334 SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:12 и SEQ ID NO:14 при следующих условиях: 7%-ный додецилсульфат натрия (ДСН), 0,5М NaPO4, 1 мМ ЭДТК при 50°С с промывкой 0,1 х SSC, 0,01 х ДСН при 65°С...".

"Рекомбинантная ДНК, кодирующая белок, который представляет собой инсектицидное средство, и включающая нуклеотидную последовательность, приведенную на фиг. 2, или ее вариант, или ее фрагмент, где указанный вариант или фрагмент гибридизуется в строгих условиях с частью или полной последовательностью, приведенной на фиг. 2, происходит от Xenorhabdus nematophilus и кодирует белковый продукт, обладающий инсектицидной активностью.

Последний пример иллюстрирует случай, когда "гибридизующаяся" последовательность представлена как альтернативный вариант основной последовательности. Наряду с защитой основной последовательности НК, возможна защита ее аналогов или вариантов, если они ини# имеют тоже назначение (сохраняют ту же биологическую функцию), что и основная последовательность НК. Формула изобретения в данном случае может содержать такие характеристики, как % гомологии, указания на изменения в гомологичной последовательности НК по сравнению с основной последовательностью, гибридизуемость с ней в определенных условиях и др. Например:

"Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая нейротрофический фактор роста человека (эновин) и имеющая нуклеотидную последовательность, показанную на фиг. 1, или обладающую, по меньшей мере, 70% гомологией с последовательностью, показанной на фиг. 1".

"Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок, обладающий дельта-5,7 стерин, дельта-7 редуктазной активностью, и имеющая нуклеотидную последовательность SEQ ID N X или нуклеотидную последовательность, являющуюся аллельным вариантом последовательности SEQ ID N X и обладающую указанной активностью".

При этом в материалах заявки необходимо наличие не только примеров основной последовательности, но и примеров, подтверждающих осуществление изобретения в части аналога, варианта.

В силу так называемой "вырожденности" генетического кода, одна и та же аминокислотная последовательность "кодируется" большим числом последовательностей НК. В связи с этим, установив одну нуклеотидную последовательность, кодирующую определенный белок, заявитель вправе рассчитывать на включение в объем правовой охраны изобретения всех ее "вырожденных" форм, представив их в одном независимом пункте (альтернатива), либо в отдельных независимый пунктах (варианты). Например:

"Молекула ДНК, кодирующая протеин TGF-бета семейства и содержащая часть, кодирующую зрелый протеин, и в случае необходимости другие функциональные части последовательности SEQ ID N X, или соответствующую ей нуклеотидную последовательность в силу вырожденности генетического кода...".

Способность НК заключать в себе и передавать информацию о структуре белковых молекул (кодирование полипептида), позволяет обеспечивать объем правовой охраны изобретения, включающий не только установленную последовательность НК, но и все ее формы, определяемые "вырожденностью" генетического кода, если в формуле приводится ссылка на кодируемую аминокислотную последовательность. Например:

"Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая альфа - амилазу с аминокислотной последовательностью SEQ ID N X."

1.10.3 Особенности экспертизы изобретений, относящихся к белкам

В отношении отнесения к изобретениям белка (полипептида), выделяемого из природного источника или получаемого иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией, применяется подход, аналогичный изложенному в п. 1.10.2 Рекомендаций.

При проверке формулы изобретения в соответствии с п. 19.4. (3) Правил, следует учитывать, что белок в формуле изобретения может быть охарактеризован как последовательностью аминокислот (далее - АКП) или эквивалентным ей признаком (кодирующая белок последовательность нуклеотидов), так и его физико-химическими свойствами или иными признаками, в том числе способом его получения. Совокупность признаков должна быть достаточной для того, чтобы позволить отличить белок, для которого испрашивается правовая охрана, от других, уже известных. В составе родового понятия, приведенного в формуле изобретения, должно быть отражено назначение белка (активность, свойство). Если оно не следует с очевидностью из используемого понятия, то его необходимо указать дополнительно.

Установление АКП белка, последовательности кодирующей его НК, является значимым для изобретений, связанных, например, с воздействием на живой организм, клетку на молекулярном уровне, с помощью методов генной инженерии. Для характеристики белка с установленной структурой, т.е. с определенной АКП, в формуле изобретения могут быть использованы, в частности, следующие признаки:

- аминокислотная последовательность или номер последовательности аминокислот в перечне последовательностей. Белок с установленной структурой в формуле может характеризоваться эквивалентным аминокислотной последовательности признаком - кодирующей последовательностью нуклеотидов. Последовательность аминокислот (или кодирующая нуклеотидная последовательность) представляется в формуле путем указания номера последовательности в перечне последовательностей в виде "SEQ ID N " или путем приведения соответствующей последовательности. Следует отметить, что перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот представляет собой неотъемлемую часть описания. Например:

"Полипептид ожирения (ОВ), состоящий из аминокислотной последовательности зрелой формы и аминокислотной последовательности сигнального пептида и характеризующийся полной последовательностью, представленной в SEQ ID N 4 или SEQ ID N 6.

"Гибридный рецепторотоксин S 304, полученный путем экспрессии в бактериальной системе E.coli, состоящий из фрагмента дифтерийного токсина и фрагмента CD4 рецептора Т-лимфоцитов человека, имеющий первичную структуру, приведенную в SEQ ID N X и подавляющий цитопатическое действие вируса иммунодефицита человека первого типа in vitro".

"Гуманизированное антитело, содержащее по существу вариабельные области легкой и тяжелой цепей антитела человека, способное специфически связываться с последовательностью аминокислот белка gp 120 или gp 160 HIV1, представляющей, по существу, последовательность G-P-G-R, и способное нейтрализовать in vitro инфекцию клеток Н9 живыми штаммами MN и III_в HIV-1 в анализах с обратной транскриптазой и на образование синцитиев, причем указанные вариабельные области содержат по крайней мере одну область, определяющую комплементарность (CDR) мышиного моноклонального антитела, продуцируемого гибридомной клеточной линией АТСС N 10726".

Характеристика в формуле изобретения модифицированных форм известных из уровня техники природных полипептидов может быть достаточной, если приведено наименование известного вещества (базовой структуры), указан изменяемый в нем участок (область, положение аминокислотного остатка, сайт), характер осуществляемого изменения и приобретаемое свойство. Например:

"Рекомбинантная термостабильная люцифераза, характеризующаяся аминокислотной последовательностью, которая соответствует аминокислотной последовательности люциферазы дикого типа с заменой природного остатка в положении, соответствующем положению 357 в последовательности люциферазы Photinus pyralis, другим остатком, введение которого обеспечивает повышение термостабильности модифицированного фермента и, необязательно, изменение длины волны испускаемого света по сравнению с ферментом дикого типа, или с несколькими аминокислотными заменами, одной из которых является указанная замена по положению, соответствующему положению 357 в последовательности люциферазы Photinus pyralis".

"Вариант субтилизина Bacillus, являющийся результатом комбинации замен, одна из которых представляет собой замену остатка аминокислоты нативной формы фермента в положении, соответствующем положению 232 субтилизина Bacillus amyloliquifaciens, валином, и проявляющий повышенную по сравнению с комбинацией замен N76D/S103A/V104I эффективность действия, где указанный вариант является результатом одной из комбинаций замен, представленных в таблице 6.

Для характеристики белков с неустановленной АКП в формуле изобретения, могут быть использованы, в частности, следующие признаки:

- молекулярная масса (с указанием метода определения и пределов колебания параметров),

- изоэлектрическая точка (с указанием метода определения и пределов колебания параметров),

- основная биологическая активность,

- дополнительные характеристики биологической активности,

- аминокислотный состав,

- признаки способа получения белка (например, источник выделения),

- рН-стабильность,

- термостабильность,

- иммунологические свойства и другие характеристики, позволяющие отличить данный белок от других.

Например:

"Пищевой соевый белковый продукт, отличающийся тем, что коэффициент растворимости азота (NSI) составляет как минимум около 85 и содержание белков составляет от приблизительно 65,0 мас.% до приблизительно 85,0 мас.%, причем как минимум около 65,0 мас.% белков имеют молекулярную массу более приблизительно 800000, а также тем, что он по существу не содержит белков, которые бы имели молекулярную массу в пределах от приблизительно 1000 до приблизительно 380000."

"Белок плазматической мембраны адипоцита, который обладает сродством специфического связывания с фосфоинозитолгликаном или с фосфоинозитолгликанпептидом, характеризующийся способностью запускать tyr-фосфорилирование субстрата 1 или 2 рецептора инсулина в адипоците после специфического связывания фосфоинозитолгликана или фосфоинозитолгликан-пептида с данным белком и способностью стимулировать потребление глюкозы адипоцитом после специфического связывания фосфоинозитолгликана или фосфоинозитолгликан-пептида с данным белком."

1.10.4 Особенности экспертизы изобретений, относящихся к генетической конструкции

В соответствии с п. 2.1.1 Правил к генетическим конструкциям (далее - ГК) относят широкий круг объектов, который, наряду с векторами, плазмидами, характеризующимися рекомбинантными нуклеотидными последовательностями, включает трансформированные клетки, трансгенные растения и животные.

Пункт 3.3.5 Правил рекомендует приводить в формуле изобретения, относящейся к ГК, ее наименование с указанием назначения (определяющей назначение биологической функции). Если назначение изобретения, относящегося к генетической конструкции, не следует с очевидностью из понятия, использованного для его наименования, то необходимо отдельно указать назначение (определяющую назначение биологическую функцию) или свойство, определяющие возможности его использования. Например:

"Рекомбинантный полиовирусный вектор, предназначенный для стимулирования иммунного ответа против патогенного микроорганизма, или вируса, или клетки-мишени, имеющий формулу C-B-A-B-C, где A представляет собой экзогенную нуклеотидную последовательность..."

"Трансгенное млекопитающее, не являющееся человеком, геном которого содержит конструкт трансгена, включающий последовательность ДНК, кодирующую альфа-1,2-фукозилтрансферазу человека, сцепленную со специфичным для молочной железы промотором, при этом экспрессия упомянутой последовательности ДНК приводит к продуцированию обнаруживаемых уровней 2'-фукозиллактозы в молоке данного млекопитающего".

Во многих случаях, существенным признаком, характеризующим трансформированную клетку, трансгенное растение и животное, может быть продукт (белок, полипептид, пептид и т.д.), который экспрессируется трансформированной нуклеиновой кислотой, введенной в клетку такой ГК. При этом назначение трансформирующего элемента может не совпадает с назначением ГК или с теми свойствами, которые она приобретает в результате трансформации, в связи с чем необходимо проверить наличие в независимом пункте формулы изобретения указания назначения и/ или свойств ГК:

"Клетка-хозяин, трансформированная ДНК (приводится ее характеристика...), кодирующей белок А, и предназначенная для лечения или профилактики сепсиса".

В данном случае характеристика клетки-хозяина только признаком трансформирующего элемента недостаточна, поскольку из свойства ДНК кодировать белок А не следует, что клетка в результате трансформации становится пригодной для лечения и профилактики конкретного заболевания.

Таким образом, в ряде случаев, наличие в формуле признака, определяющего назначение трансформирующего элемента, в отсутствии назначения ГК позволяет только констатировать, что она является носителем гетерологичного генетического материала, но не предполагает использование данной ГК в определенной области.

Наиболее распространенный вид ГК - полученная in vitro векторная конструкция, представляющая собой комбинацию генетических элементов (фрагментов природных НК), то есть искусственно созданная рекомбинантная нуклеотидная последовательность.

По определению основной характеристикой вектора является способность после проникновения или введения в клетку автономно реплицироваться. Однако при этом он может выполнять в ней различные функции: доставлять агенты к опред