Приложение. Руководство по составлению запроса при проведении экспертизы по заявке на изобретение

Приложение

к приказу Федеральной службы

по интеллектуальной собственности,

патентам и товарным знакам

от 31 декабря 2009 г. N 195

Руководство
по составлению запроса при проведении экспертизы по заявке на изобретение

1. Общие положения

Настоящее Руководство по составлению запроса при проведении экспертизы по заявке на изобретение (далее - Руководство) основано на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), регулирующих правовую охрану изобретений; Административного регламента исполнения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 327 (далее - Регламент ИЗ), а также на Положении о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 (далее - Положение о пошлинах), а также сложившейся практике рассмотрения заявок на изобретение.

В Руководстве даны рекомендации по составлению запроса, последовательности действий эксперта, к компетенции которого отнесены вопросы проведения формальной экспертизы и экспертизы заявки на изобретение по существу.

Положения Руководства могут быть использованы при применении статей 1384 и 1386 Кодекса и соответствующих положений Регламента ИЗ, касающихся запроса у заявителя дополнительных материалов, касающихся заявки на изобретение, после ее подачи.

2. Основные требования, предъявляемые к составлению запроса

Согласно пунктам 23.3 и 24.6 Регламента ИЗ в процессе проведения формальной экспертизы или экспертизы по существу предусмотрено направление запроса в случае, если поданная заявителем заявка не удовлетворяет требованиям Регламента ИЗ или содержащихся в заявке сведений недостаточно для завершения формальной экспертизы с положительным результатом либо для проведения или завершения экспертизы по существу.

В этой связи содержание запроса должно касаться обстоятельств, препятствующих проведению экспертизы, включая принятие по заявке решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, а также рекомендаций по их устранению, в том случае, если это допустимо в рамках поданной заявки.

В частности, документ экспертизы - запрос, должен содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать заявку, заявленный объект, а также заявителя или его представителя;

- перечень обстоятельств, которые, по мнению эксперта, препятствуют проведению формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу, с приведением соответствующих обоснований правового или технического характера, со ссылками, в случае необходимости, на соответствующие нормативные документы и техническую литературу;

- разъяснения относительно наступления правовых последствий в связи с отказом заявителя внести в документы заявки необходимые исправления или дополнения;

- в случае необходимости, рекомендации по устранению выявленных нарушений, в том числе, детальные разъяснения относительно характера корректировки документов заявки;

- предупреждение о том, что информация, предоставленная заявителем в дополнительных материалах, может быть доступна для ознакомления третьим лицам после публикации сведений о патенте, в случае его выдачи;

- уведомление о сроке представления запрашиваемых материалов;

- уведомление о правовых последствиях несоблюдения указанного срока.

Приводимое в запросе мнение относительно выявленных недостатков заявки или характера корректировки ее документов должны излагаться в соответствии с правилами русского языка в форме, обеспечивающей возможность понимания заявителем содержания требований эксперта.

При направлении запроса следует руководствоваться перечнем обстоятельств (пункты 23.3 и 24.6 Регламента ИЗ), в соответствии с которым заявителю может быть направлен запрос соответственно в процессе формальной экспертизы и экспертизы заявки по существу.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что возникновение ситуации, формально подпадающей под упомянутый перечень, не является достаточным основанием для направления запроса заявителю, если при этом не будет соблюдено установленное Регламентом ИЗ условие - невозможность завершения формальной экспертизы с положительным результатом или невозможность проведения экспертизы заявки по существу, включая принятие по заявке решения.

Регламент ИЗ не ограничивает количество запросов, которые могут быть направлены заявителю по результатам рассмотрения заявки. Однако указанное допущение не исключает требования полноты первого запроса, которое заключается в обсуждении всех проблемных вопросов, выявленных по результатам анализа совокупности сведений, предоставленных заявителем в рамках поданной заявки.

Запрашиваемые дополнительные материалы могут быть представлены заявителем до истечения двух месяцев со дня получения запроса.

Срок представления дополнительных материалов в процессе производства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены заявителем непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, либо представлены по факсу с последующим представлением оригинала документа.

Несоблюдение заявителем установленного срока представления дополнительных материалов влечет признание заявки отозванной (пункты 23.3(6) и 24.6(7) Регламента ИЗ).

3. Порядок составления запроса в процессе проведения формальной экспертизы заявки на изобретение

Согласно пункту 23.3 Регламента ИЗ, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением установленных требований, запрос заявителю направляется в двухмесячный срок со дня поступления, по крайней мере, заявления о выдаче патента на изобретение, в котором должны быть приведены аргументированные доводы эксперта относительно выявленных недостатков заявки, указаны сроки представления исправленных или недостающих документов, в случае необходимости, - конкретные рекомендации по корректировке документов заявки.

Несоблюдение требований, предъявляемых к документам заявки, выявляется по результатам проверки комплектности, содержания документов заявки, а также качества их оформления, в ходе которой, в частности, устанавливается:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 10.2, 10.3 Регламента ИЗ), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 10.2-10.11 Регламента ИЗ), выявляемое без анализа существа изобретения;

- наличие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины и соответствие уплаченной суммы установленному размеру пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы;

ГАРАНТ:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, или копия такого документа могут быть приложены по инициативе заявителя

- соблюдение порядка подачи заявки (статья 1247 Кодекса), наличия, в случае необходимости, доверенности на представительство;

- соблюдение требования единства изобретения, выявляемое без анализа существа заявленного изобретения (пункт 10.5 Регламента ИЗ).

Для проведения соответствующей проверки и предоставления заявителю разъяснений относительно выявленных недостатков заявки и характера корректировки ее документов, от эксперта, к компетенции которого отнесена функция по проведению формальной экспертизы, потребуется знание положений упомянутых пунктов 10.2-10.11 Регламента ИЗ.

В практике формальной экспертизы используется стандартизованный бланк запроса, в котором в соответствии с пунктом 23.3 Регламента ИЗ, приведен перечень оснований для его направления. При обнаружении того или иного несоответствия требованиями Регламента ИЗ эксперту достаточно сделать отметку в соответствующем боксе бланка запроса. Вместе с тем в случае необходимости приведения в запросе дополнительных или более подробных разъяснений применительно к конкретной ситуации по заявке, эксперт может воспользоваться формулировками положений, которые приведены в пунктах 10.2-10.11 Регламента ИЗ.

3.1. Помимо перечня оснований, приведенного в пункте 23.3(1) Регламента ИЗ, в отношении ряда ситуаций, при возникновении которых не представляется возможным проведение формальной экспертизы, в Регламенте ИЗ содержится прямое указание на необходимость направления запроса заявителю.

В частности, в случае неуплаты пошлины "за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы" в установленном размере, которой определяется количеством пунктов формулы, предусмотрено направление запроса заявителю (пункт 23.3(3) Регламента ИЗ). Поскольку рассматриваемая ситуация может быть урегулирована либо путем уплаты пошлины в установленном размере, либо путем ограничения количества пунктов формулы, у заявителя может быть запрошен платежный документ, подтверждающий уплату недостающей суммы, либо уточенная формула изобретения, в случаях, когда таким образом может быть обеспечено соответствие количества пунктов ранее уплаченной сумме пошлины.

3.2. Отсутствие в документах заявки указания адреса для переписки на территории Российской Федерации также является основанием для направления запроса (пункт 12.1 Регламента ИЗ). Рассматриваемая ситуация, возникает, как правило, в случае нарушения порядка подачи заявки на изобретение иностранными заявителями и, как представляется, может рассматриваться как единственное основание для направления запроса, после урегулирования которой, заявитель, в случае необходимости, может быть уведомлен об иных недостатках заявки, выявленных в процессе проведения формальной экспертизы.

3.3. В случае обоснованных сомнений в отношении полномочий представителя заявителя, включая патентного поверенного, или их действительности, эксперт вправе запросить доверенность или ее нотариально заверенную копию (пункт 12.2 Регламента ИЗ).

Требование представления доверенности также может рассматриваться как единственное основание для направления запроса, поскольку без соответствующего подтверждения полномочий представителя заявителя, его действия в отношении заявки не принимаются во внимание, что делает невозможным проведение экспертизы по заявке.

3.4. Направление запроса предусмотрено и в случае необходимости решения вопроса, касающегося установления даты подачи заявки. Согласно пункту 23.6(2) Регламента ИЗ при предполагаемом отсутствии какой-либо части описания или чертежа, на который имеется ссылка в описании, заявителю направляется запрос с предложением представить недостающие части.

Поскольку устранение соответствующего дефекта описания изобретения или чертежей влечет смещение даты подачи заявки на более позднюю дату поступления недостающей части соответствующих документов, в направляемом заявителю запросе целесообразно приводить разъяснения в отношении порядка установления даты подачи заявки в конкретной ситуации.

Недостающие части описания или чертежа могут быть представлены в качестве дополнительных материалов и по инициативе заявителя, в этом случае необходимо принимать во внимание указанные заявителем побудительные причины.

Если предоставление дополнительных материалов, обусловлено указанием на устранение технической ошибки, приведшей к пропуску части описания или чертежей, дополнительные материалы могут быть приняты к рассмотрению как недостающие части описания или чертежей при условии уведомления заявителя об установлении даты подачи заявки по дате представления недостающих частей описания или чертежа. В связи со смещением даты подачи на более позднюю дату, принятие к рассмотрению недостающих частей описания или чертежа, не предполагает взимание патентной пошлины за внесение изменений в документы заявки.

Если представление дополнительных материалов сопровождается просьбой заявителя о внесении в документы заявки соответствующих изменений, дополнительные материалы могут быть приняты к рассмотрению при условии соблюдения установленного порядка их предоставления (пункт 15 Регламента). В этом случае дата подачи заявки устанавливается по дате, на которую представлен комплект первоначальных документов: заявление, описания и чертежи.

Для внесения в документы заявки испрашиваемых изменений, поступивших по истечении двух месяцев с даты подачи заявки, от заявителя потребуется уплата соответствующей патентной пошлины и представление документа, подтверждающего ее уплату.

3.5. Необходимо отметить, что при отсутствии в первоначальных материалах заявки чертежа, упомянутого в описании изобретения, заявитель может исправить ситуацию путем исключения из описания ссылки на отсутствующие части чертежа. При внесении соответствующих изменений в описание изобретения дата подачи заявки устанавливается по дате поступления первоначального комплекта документов.

3.6. В Регламенте ИЗ приведен также перечень обстоятельств, урегулирование которых не предполагает направление запроса.

Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка подана с явным нарушением требования единства изобретения, в соответствии с пунктом 23.5(1) Регламента ИЗ предусмотрено направление в двух месячный срок с даты поступления документов заявки заявителю уведомления о необходимости выбора изобретения, группы изобретений, с учетом указанного требования единства, для рассмотрения в рамках поданной заявки.

Непоступление ответа заявителя в течение двух месяцев со дня получения уведомления не влечет тех правовых последствий, которые возникают в случае непредставления заявителем запрашиваемых дополнительных материалов в ответ на запрос экспертизы.

Отсутствие выбора заявителя не препятствует завершению формальной экспертизы с положительным результатом в отношении формулы, предложенной заявителем.

Однако экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, указанного в формуле заявителя первым.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса решение о выдаче патента может быть принято в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем. В этой связи в случае установления патентоспособности изобретения, указанного в формуле первым, решение о выдаче патента может быть принято при условии исключения из формулы заявителя других пунктов, исключенных из рассмотрения в рамках поданной заявки в соответствии с пунктом 23.5(1) Регламента ИЗ.

Соответствующие рекомендации, касающиеся внесения изменений в формулу изобретения, могут быть включены в содержание запроса, направляемого в процессе экспертизы заявки по существу. Заявитель должен быть уведомлен также о возможности подачи выделенной заявки на изобретения, исключенные из рассмотрения в соответствии с упомянутым пунктом Регламента ИЗ.

В процессе формальной экспертизы запрос не направляется и в том случае, если в заявке выявлено наличие ссылок на источники информации, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных сведений, вследствие наличия которых заявка засекречивается и рассматривается по процедуре, установленной для секретных изобретений. Не является единственным основанием для направления запроса несоблюдение заявителем структуры описания изобретения, при условии достаточности предоставленных в рамках поданной заявки сведений, для проведения экспертизы заявки по существу.

4. Порядок направления запроса на стадии экспертизы заявки по существу

В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения направляется заявителю в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы по существу.

Экспертиза заявки по существу проводится экспертом, к компетенции которого отнесена функция по проведению экспертизы заявки по существу.

Согласно пункту 24.1 Регламента ИЗ в процессе экспертизы заявки по существу проводят:

- установление приоритета изобретения;

- проверку представленной заявителем формулы изобретения в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ;

- проверку дополнительных материалов, в соответствии с пунктом 24.7 Регламента ИЗ, если такие материалы представлены заявителем;

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения, и проверку соответствия этого изобретения установленным Кодексом условиям патентоспособности.

В пункте 24.6(1) Регламента ИЗ приведен перечень оснований для направления запроса по результатам проведенной проверки, обусловленных, в частности, необходимостью:

- выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентной пошлины за проведение экспертизы по существу и принятие решения по заявке;

- уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ;

- решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с пунктом 24.5 Регламента ИЗ;

- уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;

- решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель.

Несмотря на то, что вопросы, касающиеся уточнения формулы, выделены в перечне в качестве самостоятельных оснований для направления запроса, урегулирование иных приведенных в перечне обстоятельств в той или иной степени также касаются формулы изобретения.

Кроме того, основания для направления повторного запроса, сформулированные в пункте 24.6(2) Регламента ИЗ, также касаются формулы изобретения, представленной заявителем в дополнительных материалах, в частности, случаев включения в формулу:

- признака, не отвечающего условию понимания его смыслового содержания, либо признака выраженного с использованием понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным понятиям, (пункт 10.8(4) Регламента ИЗ);

- признака, не раскрытого на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась на дату ее подачи (пункт 24.7(1) Регламента ИЗ).

- нового пункта формулы, предложенного заявителем после подачи заявки и не принятого во внимание в связи с неуплатой пошлины за внесение изменений в формулу (пункт 24.7(4.3) Регламента ИЗ).

В этой связи представляется целесообразным более подробно остановиться на ситуациях направления запроса по результатам проверки формулы изобретения.

Проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертиз, а если она изменялась заявителем после завершения формальной экспертизы, то в отношении формулы, принятой к рассмотрению на стадии экспертизы по существу.

Проверка формулы в рамках проведения экспертизы заявки по существу связана с выявлением характеристики сущности технического решения, заявляемого в качестве изобретения.

Проверка проводится с учетом раскрытия в описании заявленного решения и технического результата, достигаемого при его реализации, с привлечением сведений, содержащихся в уровне техники, и общих знаний специалиста.

В результате проверки должно быть установлено:

- отражены ли в описании характеристики признаков, включенных заявителем в формулу изобретения;

- выражает ли формула изобретения, предложенная заявителем, сущность технического решения;

- является ли характеристика сущности заявленного решения ясной с точки зрения возможности понимания специалистом смыслового содержания признаков, включенных в формулу;

- не присутствуют ли в независимом пункте формулы характеристики другого изобретения или иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Положительный результат проверки в отношении формулы, предложенной заявителем, означает возможность проведения информационного поиска в объеме характеристики изобретения, выраженной в формуле, предложенной заявителем.

Если установлено, что в формуле изобретения отсутствует существенный признак, но при этом признак содержится в описании изобретения, наличие выявленного дефекта не является препятствием для проведения информационного поиска и проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности. При проведении информационного поиска принимаются во внимание существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу (пункт 25.2(1) регламента ИЗ). В этом случае в содержание запроса могут быть включены как рекомендации по корректировке формулы изобретения, так и доводы относительно патентоспособности заявленного изобретения.

Если установлено, что формула наряду с признаками изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, указанное обстоятельство не может рассматриваться, как препятствующее проведению информационного поиска. Признаки, относящиеся к иному решению, при оценке новизны и изобретательского уровня во внимание не принимаются, следовательно, не требуют подтверждения известности в уровне техники. В этой связи, в случае необходимости направления запроса по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения, заявителю может быть предложено проанализировать целесообразность сохранения в независимом пункте формулы характеристики иного решения.

В том случае, если формула изобретения не выражает сущность изобретения и/или смысловое содержание признаков формулы не понятно специалисту, и/или независимый пункт формулы не может быть признан относящимся к одному изобретению, и наличие указанных недостатков делает невозможным проведение информационного поиска, в запросе наряду с замечаниями и предложениями, обусловленными результатами проверки формулы, дополнительно сообщается о продлении срока проведения информационного поиска в связи с выявленными обстоятельствами.

Запрос направляется до истечения 8 месяцев, считая со дня начала экспертизы заявки по существу.

Сообщение о продлении срока проведения информационного поиска включается в содержание запроса только в отношении заявок, поданных одновременно с ходатайством о проведении экспертизы по существу, при условии, что по заявке не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки.

В том случае, если установлено, что предложенная заявителем формула характеризует решение, не являющееся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, уведомление о том, что информационный поиск не будет проведен, должно быть направлено в отношении упомянутых заявок. При этом уведомление направляется до истечения шести месяцев, считая со дня начала экспертизы заявки по существу. Уведомление является самостоятельным документом экспертизы и не может быть включено в содержание иного документа экспертизы, направляемого по заявке, в том числе в содержание запроса.

4.1. При анализе возможности понимания смыслового содержания признаков формулы, необходимо иметь в виду, что данное требование ориентировано на понимание специалистом содержания понятий, используемых в качестве характеристики того или иного признака формулы.

Правило проверки соблюдения данного требования предполагает привлечение сведений, раскрывающих заявленное изобретение в заявке, сведений, содержащихся в уровне техники, а также общих знаний специалиста.

В этой связи любая форма выражения признака, содержание которого может быть понято специалистом, является допустимой и не требует направления запроса.

В частности, использование заявителем в качестве характеристики признака термина устаревшего или термина, редко употребляемого в конкретной области техники, не является единственным основанием для направления запроса. Вместе с тем в случае направления запроса по иным основаниям заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения. Однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к отрицательным для него последствиям.

Аналогичный подход представляется приемлемым и в случае приведения в формуле "некорректной" с точки зрения русского языка формулировки характеристики признака, при условии, что раскрытие признака в описании, в том числе в части взаимосвязи с другими признаками формулы, достаточно для понимания специалистом смыслового содержания признака.

Если признак в формуле охарактеризован не общепринятым термином (например, впервые "введенным" самим заявителем), понимание смыслового содержания такого признака на основании уровня техники невозможно.

Признак, выраженный с использованием имени собственного или специального наименования, также следует считать не обеспечивающим возможность его понимания специалистом, если в уровне техники отсутствуют сведения, раскрывающие содержание такого признака.

При этом одного указания заявителя на приведение соответствующей характеристики признака в общедоступных источниках информации, включая публикации заявителя или автора изобретения, с точки зрения обеспечения обсуждаемого требования, недостаточно для подтверждения правомерности использования признака в формуле изобретения.

При обнаружении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, заявителю направляется запрос с разъяснениями в отношении выявленного дефекта формулы. При этом содержание запроса в части, касающейся рекомендаций эксперта, будет зависеть от конкретной ситуации. Если признак раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство. В этом случае были бы полезны и конкретные рекомендации, связанные с характером корректировки признака.

Если, по мнению эксперта, устранение дефекта формулы в рамках поданной заявки не представляется возможным, заявителя необходимо уведомить о негативных последствиях включения соответствующих признаков в формулу, а также порекомендовать рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего производства по заявке.

Если при проверке формулы изобретения выявлены признаки, охарактеризованные понятиями, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением исключить признак из формулы, а в случае необходимости - скорректировать также соответствующим образом описание, или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний.

В качестве обоснования того, что признак формулы охарактеризован с использованием понятия или понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, могут быть приведены сведения из источников научно-технической информации, прошедших научное рецензирование: словарей, энциклопедий, изданий РАН, специализированных научно-технических издательств отраслевых институтов и т.п.

В направляемом запросе заявителя необходимо предупредить о возможности признания заявки отозванной (пункта 24.4(3) Регламента), если из формулы изобретения не будет исключен признак, охарактеризованный ненаучным понятием. В случае корректировки формулы, в частности, при исключении обсуждаемого признака, целесообразно предложить заявителю скорректировать соответствующим образом и описание.

Если заявитель в установленный срок не представит сведения о раскрытии содержания такого признака в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний, и/или не скорректирует формулу изобретения, заявка признается отозванной.

Специфическим видом признаков являются признаки, имеющие характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом изобретения, или на устройстве, используемом в изобретении, относящемся к способу. При выявлении в формуле изобретения таких признаков, помимо предложения заявителю скорректировать формулу, следует дополнительно обратить его внимание на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) либо с наименованиями мест происхождения товаров. Такие знаки и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или могут быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования изобретения это приведет к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

4.2. При анализе формулы изобретения с точки зрения ее основанности на описании проверяется раскрытие в описании признаков, включенных в формулу изобретения, а также наличия в описании сведений, подтверждающих объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения (подпункт (5) пункта 24.4 Регламента).

Изобретение признается раскрытым в описании, в первую очередь, в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически.

Не признается нарушением рассматриваемого требования включение в формулу понятия, буквальная формулировка которого отсутствует в описании, но при этом раскрыто его содержание, если специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но это нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать это обстоятельство в качестве самостоятельного основания для направления запроса не следует.

Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке и не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным.

Выявление в формуле такого признака является основанием для направления запроса заявителю. Если формула изобретения была представлена заявителем на дату подачи заявки, заявителю может быть рекомендовано включить характеристику этого признака в описание. В том случае, если формула изобретения была представлена позже даты подачи, с целью обеспечения условия ее основанности на описании заявителю может быть рекомендовано исключить характеристику указанного признака из формулы. Однако, в том случае, если соответствующая корректировка формулы может привести к недостижению технического результата или несоблюдению условия промышленной применимости, заявителю может быть предложено подать заявку с испрашиванием приоритета по дате представления дополнительных материалов, содержащих формулу изобретения, принимая во внимание отрицательные результаты корректировки формулы.

В рамках обсуждаемого требования, предъявляемого к содержанию формулы изобретения, проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.

Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.

При использовании чрезмерно обобщенной характеристики признака изобретения и отсутствии в описании примеров конкретного его выполнения, может иметь место недостаточное раскрытие изобретения.

При направлении запроса в связи с указанным обстоятельством, заявителю необходимо предложить представить сведения, подтверждающие известность в уровне техники средства - материального эквивалента признака, выраженного в формуле изобретения на уровне функционального обобщения, либо известность методов, с помощью которых средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям.

4.3. При анализе содержания формулы с позиции требования выражения сущности изобретения устанавливается наличие в формуле существенных признаков.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3(1.1) и пунктом 10.8(3) Регламента сущность изобретения как технического решения выражается совокупностью существенных признаков, достаточной для достижения технического результата. Формула, содержащая такую совокупность признаков, признается выражающей сущность изобретения.

Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.

Вместе с тем, в практике экспертизы заявок на изобретение возможны ситуации, когда указанный заявителем результат не имеет технического характера; когда результат сформулирован заявителем таким образом, что его смысловое содержание не может быть понято специалистом на основании сведений из уровня техники; либо когда смысловое содержание технического результата специалисту понятно, однако в материалах заявки отсутствуют сведения, подтверждающие возможность его достижения при реализации заявленного изобретения; либо когда у эксперта возникают обоснованные сомнения относительно объективности проявления указанного заявителем технического результата.

Последняя ситуация, как правило, может возникнуть при отсутствии в описании изобретения сведений, подтверждающих наличие причинно-следственных связей между признаками, отнесенными заявителем к существенным, и заявленным техническим результатом, либо в случае неполноты характеристики сущности технического решения, связанной с отсутствием в формуле существенного признака; либо в случае некорректного использования обобщенного понятия в отношении частных форм реализации признака, подпадающих под обобщенное понятие, но не обеспечивающих достижение технического результата в совокупности с остальными признаками формулы.

При направлении заявителю запроса в рассматриваемых ситуациях заявителю может быть предложено:

- уточнить характеристику технического результата;

- включить в формулу существенный признак (при условии подтверждения обоснованности данного предложения аргументами технического характера);

- представить сведения, в частности, теоретические доказательства достоверности проявления технического результата, примеры реализации заявленного решения или экспериментальные данные, подтверждающие возможность достижения технического результата при реализации изобретения, выраженного формулой заявителя, в том числе при частных формах реализации признака, подпадающих под обобщенное понятие;

В запросе целесообразно также уведомить заявителя о том, что запрашиваемые сведения, касающиеся указания технического результата, или подтверждающие возможность его достижения, необходимы для выявления в формуле, предложенной заявителем, характеристики сущности технического решения.

При отсутствии указанных сведений в заявке имеются основания для вывода о том, что не выражающая сущность изобретения формула, характеризует решение, которое не может быть признано техническим решением в смысле пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

При наличии в заявке указания технического результата, проводится проверка достаточности совокупности признаков формулы для достижения указанного заявителем технического результата.

Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния на технический результат признака, указанного заявителем в качестве существенного, или, по крайней мере, ставят ее под сомнение, в запросе заявителю следует предложить представить сведения, подтверждающие объективность соответствующего влияния признака, в том числе экспериментальные данные.

В том случае, если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые подтверждают возможность влияния на технический результат признака, который упомянут лишь в описании или в зависимом пункте формулы, - предложение заявителю, касающееся включения этого признака в независимый пункт формулы, должно сопровождаться соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (пункт 24.4(2) Регламента ИЗ).

Если установлено, что заявленное изобретение охарактеризовано в формуле совокупностью существенных признаков, достаточной для получения технического результата, и кроме такой совокупности формула включает несущественный признак (признаки), то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, т.к. за выражение сущности "отвечает" указанная совокупность существенных признаков.

Включение заявителем в независимый пункт формулы изобретения несущественных признаков не является самостоятельным основанием для направления запроса заявителю.

В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями и не сделано заявителем осознанно).

В этой связи при направлении запроса по иным основаниям заявителю может быть рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения редакции формулы изобретения, содержащей несущественные признаки, (пункт 24.4(2) Регламента).

4.4. При проверке формулы изобретения на соответствие требованиям, предъявляемым Регламентом, эксперт устанавливает, относится ли ее независимый пункт к одному изобретению.

Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное. назначение, без реализации указанной совокупностью общего назначения (родовое понятие, как правило, включает характеристики назначения указанных средств).

Если установлено, что независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, заявителю направляется запрос, в котором сообщается об этом и предлагается скорректировать независимый пункт формулы, в частности, путем введения в формулу нового родового понятия, отражающего общее для указанных средств назначение.

Если же в описании нет прямого или косвенного раскрытия общего для этих средств назначения, приведение соответствующей рекомендации нецелесообразно, поскольку заявителю не удастся устранить рассматриваемое нарушение без изменения сущности изобретения. В случае включения в формулу нового родового понятия, отражающего общее для указанных средств назначение, дополнительные материалы будут признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.

В рассматриваемой ситуации заявителю может быть рекомендовано выделить характеристику другого средства в самостоятельный независимый пункт формулы, при условии соблюдения требования единства изобретения, либо подать выделенную заявку на данное средство, если соблюдение требования единства изобретения не представляется возможным.

В том случае, если родовое понятие характеризует только одно средство, а независимый пункт содержит признаки, характеризующие другое (или другие) средства, проверка независимого пункта на наличие более чем одного изобретения, проводится с учетом "участия" другого средства в реализации заявленного назначения и в обеспечении достижения заявленного технического результата.

"Степень участия" другого средства в реализации заявленного назначения, может быть установлена в случае, когда это средство предназначено для получения или осуществления заявленного изобретения, либо для использования в нем, при наличии в описании сведений, подтверждающих опосредованное влияние другого средства на достижение заявленного технического результата.

В том случае, если указанный заявителем технический результат относится к заявленному средству, при этом включенное в формулу другое средство удовлетворяет приведенным выше условиям, требование к независимому пункту формулы (пункт 10.8.1.4 регламент ИЗ) считается соблюденным и не требует какого-либо обсуждения с заявителем.

В случае отрицательных результатов проверки независимого пункта формулы в запросе заявителя следует, уведомить о том, что независимый пункт формулы, предложенной заявителем, не относится к одному изобретению, и о необходимости исключения из независимого пункта характеристики другого средства.

При непредставлении заявителем запрошенных дополнительных материалов заявка признается отозванной.

При выявлении в формуле наряду с совокупностью признаков, характеризующих изобретение, характеристики иного решения, не являющегося изобретением в смысле пункта 5 статьи 1350 Кодекса, рекомендуется уведомить заявителя о том, что включение в формулу характеристики иного решения приводит к уменьшению объема правовой охраны в случае выдачи патента на изобретение с такой формулой.

Вместе с тем, отказ заявителя внести в формулу соответствующие изменения не следует рассматривать как обстоятельство, препятствующее проведению экспертизы заявки по существу, включая принятие решения, поскольку согласно положениям пунктов 24.5.2(1) и 24.5.3(2) Регламента ИЗ при проверке новизны и изобретательского уровня изобретения, характеристика иного решения во внимание не принимается.

В этой связи выявление в формуле характеристики иного решения не может рассматриваться как единственное основание для направления запроса заявителю. Соответствующее сообщение заявителю может быть включено в содержание запроса, при наличии иных оснований для его направления, либо в уведомление по результатам проверки условий патентоспособности заявленного изобретения.

Если в результате проверки многозвенной формулы установлено, что содержащаяся в зависимом пункте формулы характеристика изобретения приводит к замене или исключению какого-либо признака, содержащегося в пункте формулы, которому подчинен зависимый пункт, в частности, независимому пункту, в направляемом заявителю запросе следует сообщить о целесообразности корректировки формулы изобретения и уплаты, в случае необходимости, патентной пошлины за внесение изменений в формулу изобретения (пункт 10.8.1.5(3) Регламента ИЗ).

Пути корректировки формулы могут быть различными. Заявитель может устранить противоречие, связанное с заменой или исключением признака независимого пункта, путем исключения в допустимых случаях несогласующихся характеристик признаков соответственно из независимого пункта, либо из зависимого пункта, либо одновременно из независимого и зависимого пунктов, при условии, что оставшаяся совокупность признаков независимого пункта обеспечит получение заявленного технического результата. Возможно исключение из формулы зависимого пункта или включение его содержания в новый независимый пункт (дополнительно к тому, который уже был в формуле), если это не приведет к нарушению требования единства изобретения.

На практике возможна ситуация, при которой признак охарактеризован в формуле посредством альтернативных понятий.

Использование альтернативных понятий допускается в том случае, когда необходимо охарактеризовать несколько различных форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими признаками изобретения) получение одного и того же технического результата, однако общее понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использование его невозможно.

При проверке многозвенной формулы, содержащей независимый пункт, включающий альтернативные понятия, не следует относить к нарушению требования, касающегося включения в независимый пункт одного изобретения, ситуацию, при которой в соподчиненном зависимом пункте развивается совокупность признаков, включающая лишь одну из альтернатив независимого пункта.

Вместе с тем, если при проверке независимого пункта формулы, содержащего альтернативные понятия, будет установлено отсутствие возможности достижения одного и того же технического результата при любом допустимом указанной альтернативой выборе характеристик изобретений, заявителю необходимо сообщить о том, что формула изобретения, предложенная заявителем, составлена с нарушением требования пункта 10.8(7) Регламента ИЗ. В этом случае эксперт может рекомендовать заявителю исключить из формулы ту из альтернатив, которая в совокупности с остальными признаками формулы не обеспечивает достижение технического результата; либо уточнить характеристику технического результата, указав один и тот же результат для каждой совокупности признаков, включающей одну из альтернатив.

В отношении формулы изобретения, измененной заявителем по запросу экспертизы или по собственной инициативе, проводится проверка в соответствии с пунктом 24.4(2)-(7) Регламента ИЗ, и в случае необходимости, направляется повторный запрос по основаниями, указанным в пункте 24.6(2) Регламента ИЗ.

4.5. Иные основания для направления запроса, предусмотренные Регламентом ИЗ.

4.5.1. При проверке соответствия условиям патентоспособности изобретения по заявке, поданной с испрашиванием более ранней даты приоритета, возможны ситуации, когда в уровне техники обнаруживаются источники информации, порочащие "новизну" или "изобретательский уровень" заявленного изобретения, ставшие общедоступными между датой приоритета и датой подачи заявки. В этом случае Регламентом ИЗ предусмотрена проверка раскрытия заявленного изобретения в приоритетной заявке. При отрицательном результате проверки противопоставление выявленного источника информации является обоснованным.

В этом случае с учетом конкретной ситуации в очередном документе экспертизы (в запросе или уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения) заявителя необходимо уведомить об отсутствии оснований для установления более ранней даты приоритета.

4.5.2. При отрицательном результате проверки в отношении любого из условий патентоспособности изобретения, заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить доводы, опровергающие вывод экспертизы, либо скорректировать формулу изобретения, если, по мнению эксперта, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен. При этом рекомендации по корректировке формулы могут носить конкретный характер.

Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности изобретения в отношении независимого пункта, ввиду его несоответствия условиям новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения.

В том случае, когда эксперту известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю могут быть сообщены сведения об этих источниках информации.

Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей группу изобретений, и при этом установлено, что патентоспособны не все изобретения группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из формулы независимые пункты (и подчиненные им зависимые пункты), в которых охарактеризованы непатентоспособные изобретения, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

Необходимо отметить, что согласно правилам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, допустима в соответствующих случаях "неполнота" определения уровня техники и ограничение проведения проверки, если:

- установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится (пункт 24.5.2(6) Регламента ИЗ);

- установлено, что изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится (пункт 24.5.3(8) Регламента ИЗ);

- установлено, что заявленное изобретение не соответствует условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится (пункт 24.5.1(4) Регламента ИЗ);

- установлено, что заявленное изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится (пункт 24.5.2(9) Регламента ИЗ).

При наличии оснований для направления запроса необходимо уведомить заявителя о предусмотренных Регламентом ИЗ особенностях проведения проверки условий патентоспособности в случае возникновения одной из вышеуказанных ситуаций.

5. Перечень ограничений в отношении содержания запроса

С целью исключения обоснованных претензий заявителя к обоснованности направления запроса и его содержания не следует включать в содержание запроса требования, касающиеся:

- представления исправленного описания в случае обнаружения отсутствия сведений в соответствующем разделе описания, в случае, если эти сведения (включая характеристику технического результата) приведены в в другом разделе описания;

- дополнения описания раскрытием причинно-следственной связи между признаком, включенным в формулу изобретения и техническим результатом, если такая связь не раскрыта, но является очевидной для специалиста;

- представления дополнительных примеров, подтверждающих возможность достижения заявленного результата, при наличии в описании соответствующих теоретических обоснований, достоверность которых не вызывает у специалиста сомнений;

- корректировки структуры формулы изобретения путем разделения совокупности признаков на ограничительную и отличительную часть, в том числе в связи с выявлением в уровне техники наиболее близкого аналога;

- устранения терминологического несоответствия характеристик одного и того же признака в описании и в формуле, при условии совпадения смыслового содержания используемых при этом понятий, независимо от формы их выражения;

- корректировки формулы заявителя в случае, если устранение недостатков формулы в рамках поданной заявки не представляется возможным, в частности, если рекомендации эксперта по корректировке формулы могут привести к изменению сущности заявленного изобретения (статья 1378 Кодекса);

- требования разнесения множественного приоритета по пунктам формулы;

- иные требования, не основанные на положениях Кодекса и Регламента ИЗ.

При составлении запроса не допускается:

- приводить аргументированных доводов правового характера, содержащих понятия, не применяемые в законодательстве;

- оставлять без рассмотрения просьбы, доводы или вопросы заявителя, приведенные, в том числе в ответ на запрос экспертизы;

- использовать пренебрежительные, ироничные высказывания в адрес заявителя или в отношении заявленного изобретения, либо касаться в рамках запроса вопросов, не относящихся к содержанию экспертизы заявки на изобретения;

- не исполнять обещания руководства Роспатента или ФГУ ФИПС, связанные с производством по заявке на изобретение, о которых заявитель был уведомлен в корреспонденциях соответственно Роспатента или ФГУ ФИПС, направленных по результатам рассмотрения обращений заявителей.