Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 3 августа 2005 г. N Ф08-3390/05 "Ввоз товара, маркированного товарным знаком, на территорию РФ является использованием товарного знака и должен производиться с соблюдением прав правообладателя. На основании статьи 23 Закона о товарных знаках регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении тех товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия" (извлечение)

Сосьете Жас Хеннеси и Ко (далее - компания) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Торговый дом Георгиевское" (далее - общество) в котором просило: - признать незаконным и нарушающим права правообладателя - Компании - использование товарного знака "HENNESSY" обществом, осуществившим ввоз алкогольной продукции, маркированной товарным знаком "HENNESSY", на территорию России и предлагающим ее к продаже без согласия правообладателя; - обязать общество прекратить в будущем нарушение прав правообладателя, а именно: не ввозить без согласия правообладателя на территорию России и не предлагать к продаже третьим лицам алкогольную продукцию, маркированную товарным знаком "HENNESSY"; - обязать общество опубликовать судебное решение по настоящему делу в "Российской газете" для восстановления деловой репутации правообладателя; - обязать общество передать имеющиеся контрафактные товары (алкогольную продукцию, маркированную товарным знаком "HENNESSY" и ввезенную обществом по Контракту N 01-03-04 от 10.03.04, а именно: HENNESSY VS - 360 бутылок в 60 ящиках, HENNESSY VSOP - 480 бутылок в 80 ящиках, маркированных акцизными марками ГГ008824И) представителю правообладателя для уничтожения; - взыскать с общества денежную компенсацию в размере 5100 минимальных размеров оплаты труда - 510 тыс. рублей; - взыскать с общества судебные расходы, в том числе расходы на представителя в размере 15 тыс. рублей.

Решением суда от 19.10.04, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 21.04.05, в иске отказано. Решение мотивировано тем, что товарный знак "HENNESSY" на продукции, завезенной ответчиком, произведен по заказу изготовителя продукции. Ввоз на территорию России продукции, изготовленной и маркированной правообладателем, не может расцениваться как незаконное использование товарного знака. Апелляционная инстанция поддержала выводы суда и указала, что истец не представил суду этикетки, образцы спорной продукции и заключение Российского агентства по патентам и товарным знакам на предмет соответствия товарного знака правообладателя товарным знакам на продукции, которая завезена обществом.

В кассационной жалобе компания просит отменить вынесенные по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. По мнению заявителя, действия с товаром, который маркирован товарным знаком, являются использованием товарного знака и должны совершаться с соблюдением прав владельца товарного знака. Таким образом, ввоз товара на территорию России без согласия компании является незаконным использованием товарного знака (коньяк HENNESSY FINE DE COGNAC не предназначен для реализации в России). Заявитель указывает, что материалами дела не подтверждается вывод суда об изготовлении и маркировке спорного товара самим правообладателем.

Суд неверно истолковал статью 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), как возлагающую на правообладателя обязанность каким-то образом специально ограничить права третьих лиц на реализацию продукции под товарным знаком.

Кроме того, апелляционная инстанция рассмотрела дело в отсутствие представителя истца, не извещенного о времени и месте судебного разбирательства (в протоколе первоначально указали дату рассмотрения - 28.04.05, а после исправили на 21.04.05 и вынесли определение с датой рассмотрения дела - 21.04.05, в результате чего истец лишился возможности участвовать в процессе).

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Торговый дом Георгиевское" высказывается против ее удовлетворения.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и выслушав представителей сторон, считает, что принятые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Апелляционная инстанция в нарушение статьи 153 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрела дело в отсутствие представителя истца, не извещенного о времени и месте судебного разбирательства. В протоколе от 24.03.05 содержится отметка об отложении дела на 21.04.05 и отметка о том, что представитель истца ознакомился с указанной датой.

Однако дата - 21.04.05 исправлена, поэтому указанный протокол не может служить доказательством надлежащего уведомления. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие направление истцу определения с датой рассмотрения дела - 21.04.05.

В силу пункта 2 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное нарушение норм процессуального права является безусловным основанием для отмены постановления апелляционной инстанции.

Кроме того, при рассмотрении спора судебные инстанции неправильно применили нормы материального права, не исследовали и не оценили все фактические обстоятельства дела и доводы сторон, в связи с чем решение суда также подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует учесть следующее. Как видно из материалов дела, общество заключило с фирмой "I.W.S. INTERNATIONAL" LTD Лондон, Англия (далее - фирма) контракт N 01-03-04 от 10.03.04 и дополнительное соглашение к нему на поставку алкогольной продукции, в том числе коньяк HENNESSY VS - 360 бутылок в 60 ящиках, HENNESSY VSOP - 480 бутылок в 80 ящиках (далее - товар). Указанный товар приобретен обществом и ввезен та территорию Российской Федерации.

Компания полагает, что указанными действиями общество нарушило ее исключительное право на использование товарного знака "HENNESSY" (далее - товарный знак). В обоснование своей позиции компания указывает, что право на использование товарного знака зарегистрировано за ней в международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности по 33 классу, что подтверждается выпиской из реестра Международного бюро N 554084 от 10.05.1990.

Компания заключила с ООО "ВХ Импорт Кампани" (лицензиат) соглашение от 07.10.02 о предоставлении лицензии на право использования товарного знака на срок действия регистрации товарного знака. Указанным соглашением предусмотрено, что компания предоставила лицензиату исключительное право на импорт продукции на территорию России и на реализацию продукции на территории России (пункт 3.2), лицензиат имеет право использовать товарный знак при импорте продукции при постоянном условии, что продукция отгружалась непосредственно лицензиаром (пункт 3.5), компания не имеет права предоставлять какие-либо сублицензии третьим лицам на право использования товарного знака (пункт 3.6).

На основании изложенного компания считает, что ввоз товара на территорию России без согласия правообладателя является нарушением прав истца.

Общество ссылается на письмо фирмы от 13.01.05, где она подтверждает, что товары, отгруженные по контракту N 01-03-04 от 10.03.04, куплены правильным и законным способом на свободном рынке в Европейском Сообществе с юридически законным правом на поставку и отгрузку этих товаров в любую страну, включая Россию. Вместе с товаром по контракту передавался и сертификат качества. Товарный знак на ввезенной продукции общество не размещало.

Однако истец основывает свою позицию на том, что ответчик неправомерно ввез продукцию под товарным знаком на территорию России, а не на том, что на ввезенном обществом товаре неправомерно размещен товарный знак. Следовательно, возражения относительно изготовления и маркировки спорного товара самим правообладателем не имеют существенного значения для разрешения данного спора.

Товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товара (статья 1 Закона о товарных знаках), правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации (статья 2).

Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя (статья 4).

В силу пункта 2 статьи 4 Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован: которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу указанной нормы ввоз товара, маркированного товарным знаком, на территорию Российской Федерации является использованием товарного знака и должен производиться с соблюдением прав правообладателя.

На основании статьи 23 Закона о товарных знаках регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении тех товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В соответствии с лицензионным договором от 07.10.02 исключительное право на импорт продукции на территорию России и на реализацию продукции на территории России компания предоставила ООО "ВХ Импорт Кампани".

Разрешая спор, судебные инстанции не выяснили, введены ли в гражданский оборот на территории Российской Федерации ввезенные обществом товары с использованием товарного знака компании непосредственно правообладателем или с его согласия; не проверили довод компании о том, что даже если товарный знак на спорной продукции разместил сам правообладатель, данные товары введены им в гражданский оборот только территории стран Европейского Союза, а не на территории Российской Федерации, согласие на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации спорной продукции правообладатель обществу не давал.

Вывод апелляционной инстанции о том, что правообладатель должен специально ограничить права третьих лиц, в частности и ответчика, на реализацию продукции под своим товарным знаком, не соответствует действующему законодательству (статьи 4, 23 Закона о товарных знаках).

Руководствуясь статьями 274, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил:

решение от 19.10.04 и постановление апелляционной инстанции от 21.04.05 Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-15789/2004-15/443 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.