Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 9 ноября 2009 г. N А63-10815/2008 Дело о признании факта нарушения ответчиком исключительных прав предприятия на промышленный образец направлено на новое рассмотрение, поскольку суды не определили объем использования ответчиком спорного промышленного образца до даты приоритета изобретения, в то время как данное обстоятельство имеет существенное значение для правильного разрешения спора (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 9 ноября 2009 г. N А63-10815/2008
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 3 ноября 2009 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 9 ноября 2009 г.

ФГУП "ПТЦ ФСИН России" (далее - предприятие) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к СП ООО "Транслэнд" (далее - общество) о признании факта нарушения ответчиком исключительных прав предприятия на промышленный образец "Пластина для номерного знака транспортного средства", удостоверенных патентом N 51374 (выдан Роспатентом 16.10.2002 с приоритетом от 29.12.1999), выраженного в производстве, реализации, предложении к продаже без соответствующего разрешения правообладателя (лицензионного договора) государственных регистрационных знаков транспортных средств (Тип-1, Тип-2), изготовленных с использованием запатентованного объекта прав интеллектуальной собственности; об обязании общества прекратить нарушение исключительных прав предприятия на указанный промышленный образец и опубликовать в газете "Ставропольская правда" выписку из решения суда в целях защиты деловой репутации ФГУП "ПТЦ ФСИН России".

Решением от 30.03.2009 в удовлетворении иска отказано. Принимая решение, суд первой инстанции исходил из доказанности факта использования ответчиком объекта, защищенного патентом без согласия патентообладателя, но вместе с тем пришел к выводу о наличии у общества права преждепользования.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2009 решение суда первой инстанции отменено в части отказа в удовлетворении требований о признании факта нарушения обществом исключительных прав предприятия на спорный промышленный образец и обязании ответчика прекратить нарушение этих прав. В данной части принят новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. В остальной части решение Арбитражного суда Ставропольского края оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество просит отменить постановление апелляционного суда от 10.08.2009 и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Заявитель кассационной жалобы полагает выводы апелляционной инстанции о необходимости ответчику нести бремя доказывания наличия у него права преждепользования несоответствующими положениям статей 10 и 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации. По мнению общества, суды неполно исследовали обстоятельства дела (не выяснили вопрос об объеме преждепользования, не учли, что экспертом не исследовались номерные знаки, изготовляемые ответчиком, на предмет выявления в них всех признаков, защищаемых патентом N 51374).

Истец известил суд о возможности рассмотрения дела без участия его представителя. В отзыве на кассационную жалобу предприятие указывает на недоказанность ответчиком обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него права преждепользования.

Изучив материалы дела, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Как видно из материалов дела и установили суды, предприятие является патентообладателем на промышленный образец "Пластина для номерного знака транспортного средства". Данное право истцом приобретено на основании патента на промышленный образец N 51374, выданного Роспатентом с приоритетом от 29.12.1999 и зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации от 16.10.2002; приложения N 1 к патенту на промышленный образец N 51374 об изменении наименования патентообладателя, зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 27.09.2005; договора об уступке прав от 17.04.2006 N 169 юр/06, заключенного Федеральной службой исполнения наказаний и предприятием; приложения N 2 к патенту на промышленный образец N 51374 о новом патентообладателе - ФГУП "ПТЦ ФСИН России" на основании договора об уступке права от 15.08.2006 N РД0011302, зарегистрированного в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 15.08.2006.

Общество осуществляет выпуск государственных регистрационных знаков на транспортные средства с 1993 года.

Полагая, что ответчик нарушает его исключительные права на спорный промышленный образец, предприятие обратилось в арбитражный суд с иском.

Экспертным заключением от 10.12.2008, проведенным ООО "Патентное агентство ВЦПУ", установлено, что в представленной на экспертизу пластине номерного знака транспортного средства, производимой обществом, содержатся все существенные признаки или их эквиваленты промышленного образца "Пластина для номерного знака транспортного средства, указанные в патенте N 51374. Указанные выводы эксперта ответчик надлежащими доказательствами не опроверг, поэтому суды сделали правильный вывод об использовании обществом объекта, защищенного патентом N 51374.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, установив наличие у ответчика права преждепользования.

Отменяя решение суда первой инстанции в части признания за обществом права преждепользования, апелляционный суд пришел к выводу, что ответчик использует охраняемый промышленный образец на территории Российской Федерации без разрешения его правообладателя; за судебной защитой нарушенного права преждепользователя в суд с отдельными требованиями не обращался, как и не указывал об этом в рамках рассматриваемого спора, что исключает установление такого факта по инициативе суда.

Данный вывод сделан на основании неправильного толкования судом норм Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (действовавшего на момент возникновения спорных отношений). Апелляционный суд не принял во внимание правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 8 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которой право преждепользования возникает не в силу статьи 31 Патентного закона Российской Федерации, а в силу статьи 12 данного нормативного акта, при одновременном соблюдении названных в этой статье условий.

Кроме того, делая вывод о недоказанности ответчиком наличия у него права преждепользования спорным объектом исключительных прав, апелляционный суд неверно распределил бремя доказывания.

В силу пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из смысла приведенных норм следует, что добросовестное использование ответчиком спорного промышленного образца в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце.

Апелляционный суд сделал также неправильный вывод о том, что общество не доказывало обстоятельств использования на территории Российской Федерации независимо созданного художественно-конструкторского решения, тождественного запатентованному художественно-конструкторскому решению истца и, соответственно, не обосновало наличие у него права преждепользования.

В ходе рассмотрения спора судом первой инстанции ответчик заявлял об изготовлении номерных знаков транспортных средств с 1993 года. В частности, на это указано в отзыве общества на заключение эксперта. Таким образом, фактически ответчик обосновывал наличие у него права преждепользования.

Факт изготовления номерных знаков с 1993 года установлен судом первой инстанции, данное обстоятельство отражено в описательной части постановления апелляционного суда и не опровергнуто при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства.

С учетом изложенного постановление апелляционной инстанции в части отмены решения суда первой инстанции не соответствует материалам дела и действующему законодательству, поэтому в указанной части постановление надлежит отменить.

Вместе с тем решение суда в части отказа в удовлетворении требования об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав предприятия на спорный промышленный образец принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, в связи с чем его также следует отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Разрешая спор, суд не определил объем использования ответчиком спорного промышленного образца до даты приоритета изобретения, в то время как данное обстоятельство имеет существенное значение, поскольку в силу статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения при наличии права преждепользования должно вестись без расширения объёма использования, использование тождественного решения сверх объема является нарушением патента.

При новом рассмотрении суду следует установить объем использования ответчиком спорного промышленного образца до даты приоритета патента; определить объем использования данного объекта на дату подачи предприятием иска и с учетом установленных обстоятельств разрешить спор по существу. Помимо этого необходимо отметить, что гражданское законодательство не предусматривает такого способа защиты прав патентообладателя, как признание факта нарушения исключительных прав на промышленный образец. Указанное требование не основано на законе, а факт нарушения прав устанавливается судом как обстоятельство дела для принятия соответствующего решения по нему.

В остальной части обжалуемое постановление надлежит оставить без изменения. Апелляционный суд правомерно сослался на недоказанность истцом обстоятельств, свидетельствующих об умалении его деловой репутации изготовлением ответчиком регистрационных знаков, и обоснованно отказал в удовлетворении апелляционной жалобы в части исковых требований об опубликовании в газете "Ставропольская правда" выписки из решения суда в целях защиты деловой репутации ФГУП "ПТЦ ФСИН России". Кроме того, в указанной части судебные акты не обжалованы.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил:

постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2009 по делу N А63-10815/2008 в части оставления без изменения решения Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2009 оставить без изменения. В остальной части постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2009 и решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2009 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.