Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31 августа 2007 г. N А43-27661/2006-15-483 Поскольку при рассмотрении спора о нарушении ответчиком патентного права на полезную модель судами первой и второй инстанции не дана должная оценка действиям истца по участию в разработке проектной документации, строительстве объекта, в строительно-монтажных работах с ответчиком по договору субподряда, арбитражный суд кассационной инстанции отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 31 августа 2007 г. N А43-27661/2006-15-483

ГАРАНТ:

См. также постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 4 июня 2008 г. N А43-27661/2006-15-483

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:

председательствующего Апряткиной Г.С.,

судей Князевой Г.А., Павлова В.Ю.

при участии представителей

от истца: Клепоносова С.Ю., доверенность от 20.06.2007 N 5,

от ответчиков - ООО "СтройСпецСервис": Панкратовой Н.В., доверенность от 13.08.2007, ЗАО "Стройинвестрегион НН": Леонтьевой Е.В., доверенность от 08.05.2007 N 28,

от третьих лиц: Розенцвейг И.М., доверенность от 20.08.2007,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы ответчиков - закрытого акционерного общества "Стройинвестрегион НН" и общества с ограниченной ответственностью "СтройСпецСервис" на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.02.2007 и на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2007 по делу N А43-27661/2006-15-483, принятые судьями Игнатовой И.И., Казаковой Н.А., Аксеновой Г.А., Насоновой Н.А., по иску закрытого акционерного общества "ПИРС" к закрытому акционерному обществу "Стройинвестрегион НН" и обществу с ограниченной ответственностью "СтройСпецСервис" о прекращении нарушения патента, третье лицо - открытое акционерное общество "Нижегородский Промстройпроект", и установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось закрытое акционерное общество "ПИРС" (далее - ЗАО "ПИРС") с иском к закрытому акционерному обществу "Стройинвестрегион НН" (далее - ЗАО "Стройинвестрегион НН") о прекращении нарушения патента на полезную модель N 37112 "Замок для соединения свай в шпунтовых стенках" при строительстве подпорной стенки по Волжской набережной в зоне строительства жилых домов V микрорайона "Мещерское озеро" Канавинского района Нижнего Новгорода до заключения договора. Иск также предъявлен к обществу с ограниченной ответственностью "СтройСпецСервис" (далее - ООО "СтройСпецСервис") о его обязании прекратить использовать "Замок для соединения свай в шпунтовых стенках" при строительстве подпорной стенки по Волжской набережной в зоне строительства жилых домов V микрорайона "Мещерское озеро" Канавинского района Нижнего Новгорода.

Исковые требования основаны на статьях 3, 10, 13, 14, 31 Патентного закона Российской Федерации и мотивированы тем, что ответчики используют указанную полезную модель без разрешения правообладателя и без заключения лицензионного договора.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, к участию в деле привлечено открытое акционерное общество "Нижегородский Промстройпроект" (далее - ОАО "Нижегородский Промстройпроект").

Решением от 15.02.2007, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2007, иск удовлетворен в полном объеме по заявленным основаниям.

Не согласившись с данными судебными актами, ЗАО "Стройинвестрегион НН" и ООО "СтройСпецСервис" обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными жалобами, в которых просят отменить решение и постановление в связи с неправильным применением норм материального, процессуального права и ошибочным неприменением к спорным правоотношениям статьи 11 Патентного закона Российской Федерации.

Оба заявителя кассационных жалоб указали, что при принятии обжалуемых актов суды не конкретизировали, каким именно образом ответчики используют полезную модель, исключительными правами на которую обладает ЗАО "ПИРС", а потому применение статьи 10 Патентного закона Российской Федерации является неправомерным.

По мнению заявителей жалоб, суды не дали должной правовой оценки договору подряда на выполнение проектных работ, заключенному между ЗАО "Стройинвестрегион НН" и ОАО "Нижегородский Промстройпроект", соподрядчиком по которому выступило ЗАО "ПИРС". Анализ данного соглашения и рабочего проекта строительства подпорной стенки свидетельствует о том, что ЗАО "ПИРС" добровольно включило в проектную документацию спорный конструктивный элемент (ввело его в оборот), а потому ответчики, являющиеся заказчиком и подрядчиком по реализации данного проекта, легально используют объект интеллектуальной собственности. В деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о применении ООО "СтройСпецСервис" продукта, защищенного патентом в строительстве микрорайона после прекращения договора субподряда, заключенного им с ЗАО "ПИРС", что исключает возможность удовлетворения заявленных требований. Предъявленный иск ООО "СтройСпецСервис" расценивает как злоупотребление правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку по договору субподряда само использовало полезную модель при производстве строительных работ по устройству подпорной стенки.

Кроме того, ЗАО "Стройинвестрегион" считает себя ненадлежащим ответчиком, ибо, согласно условиям договора подряда на выполнение проектных работ, ОАО "Нижегородский Промстройпроект" обязалось обеспечить юридическую чистоту технической документации, а потому данное юридическое лицо должно нести ответственность за нарушение прав ЗАО "ПИРС".

ЗАО "ПИРС" отзывом на жалобу отклонило доводы заявителя и просило оставить ее без удовлетворения.

Представитель ОАО "Нижегородский Промстройпроект" в судебном заседании настаивает на отмене судебных актов, считая их незаконными.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 15 часов 00 минут 31.08.2007.

Законность решения Арбитражного суда Нижегородской области и постановления Первого арбитражного апелляционного суда по данному делу проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав полномочных представителей сторон, кассационная инстанция сочла обжалуемые судебные акты подлежащими отмене в силу следующего.

Как видно из документов и установлено судом, на основании договора генерального подряда от 01.10.2004 N 1 ЗАО "Стройинвестрегион НН" является заказчиком строительства жилого дома в V микрорайоне "Мещерское озеро" Канавинского района Нижнего Новгорода, а ООО "СпецСтройСервис" - генеральным подрядчиком данного строительства.

ЗАО "Стройинвестрегион НН" и ОАО "Нижегородский Промстройпроект" заключили договор на разработку проектной документации для поименованного строительства.

В свою очередь ОАО "Нижегородский Промстройпроект" привлекло к разработке проектной документации на строительство подпорной стенки по Волжской набережной в зоне строительства жилых домов V микрорайона "Мещерское озеро" Канавинского района Нижнего Новгорода ЗАО "ПИРС" (договор от 06.09.2004 N 28-2004).

После заключения названного договора ОАО "Нижегородский Промстройпроект" выдало ЗАО "ПИРС" техническое задание на проектирование от 09.09.2004, в котором прописано, что подпорная стенка вертикального профиля должна быть выполнена с использованием профиля шпунтового трубчатого по ТУ 0925-008-01393874-2004.

Во исполнение данного соглашения ЗАО "ПИРС" разработало рабочий проект стенки и передало его заказчику. На первом листе рабочего проекта (том 2, Рабочая документация) указано, что в технических решениях проекта использована конструкция, защищенная патентом России на полезную модель N 37112, правообладателем которой является ЗАО "ПИРС".

Одновременно с указанными договорами ООО "СпецСтройСервис" (генподрядчик строительства) и ООО "ПИРС" заключили договор от 02.09.2004 на производство строительно-монтажных работ по устройству подпорной стенки с благоустройством Волжской набережной в районе строительства жилых домов V микрорайона "Мещерское озеро" Канавинского района Нижнего Новгорода.

В пункте 1.4 договора предусмотрено, что при производстве работ субподрядчик применяет профиль шпунтовой трубчатый сварной, включающий трубу и замок, согласно патенту N 37112.

Позднее ЗАО "ПИРС" приступило к выполнению строительно-монтажных работ и осуществляло их до ноября 2004 года.

Посчитав, что с ноября 2004 года строительство подпорной стенки ведется без участия ЗАО "ПИРС", последнее обратилось в суд с иском о пресечении незаконного использования полезной модели, правом на которую обладает ЗАО "ПИРС".

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право на полезную модель. Никто не вправе использовать запатентованную полезную модель без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот.

В статье 11 Патентного закона Российской Федерации установлен перечень действий, не являющихся нарушением исключительного права патентообладателя. Согласно последнему абзацу данной нормы не признаются нарушением исключительного права патентообладателя ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованная полезная модель, в которой использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Из смысла приведенных норм следует, что в предмет доказывания по настоящему делу входят обстоятельства, связанные с введением в гражданский оборот полезной модели, защищенной патентом N 37112, а именно: каким именно способом использовал полезную модель каждый из ответчиков, а также не связано ли данное использование с вводом полезной модели в гражданский оборот самим правообладателем.

Однако указанные обстоятельства судами первой и апелляционной инстанций не исследовались, на что справедливо указали заявители кассационных жалоб. Без исследования данных обстоятельств вывод о нарушении ответчиками прав ЗАО "ПИРС" на использование полезной модели неоснован# на материалах дела и имеющихся доказательствах, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием к отмене состоявшихся судебных актов.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции полностью и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

При новом рассмотрении дела судам надлежит дать оценку действиям ЗАО "ПИРС" при разработке проектной документации на строительство подпорной стенки по договору от 06.09.2004 N 28-2004, а также участию истца в строительно-монтажных работах по возведению названного строительного сооружения по договору субподряда от 02.09.2004 с точки зрения правил статьи 11 Патентного закона Российской Федерации, устанавливающей ряд ограничений исключительного права патентообладателя, и глав 37, 38 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суду необходимо учитывать, что, согласно пункту 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, запатентованная полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники. После исследования данных обстоятельств суде надлежит установить форму незаконного использования ответчиками спорной полезной модели истца, защищенной патентом.

Руководствуясь статьями 287 (пунктом 3 части 1), 288 (частью 1) и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановил:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.02.2007 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2007 по делу N А43-27661/2006-15-483 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий Судьи

Г.С. Апряткина Г.А. Князева

В.Ю. Павлов