Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 ноября 2005 г. N А56-46111/03 Иск Обществ к Компании о признании права пользования истцами доменным именем направлено на новое рассмотрение в части признания права пользования одного из истцов спорным именем, так как суду необходимо проверить, когда и на основании чего истец и ответчик стали использовать спорное словесное обозначение в коммерческой деятельности, в частности, в качестве своего фирменного наименования, в качестве товарного знака, а также в виде доменного имени; установить, получило ли это использование известность среди потребителей, а также, не произошло ли в связи с этим у потребителей смешения относительно производителя предоставляемых им товаров и услуг

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 11 ноября 2005 г. N А56-46111/03

ГАРАНТ:

См. также определение Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 сентября 2005 г.

См. также новое рассмотрение дела: постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 января 2008 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Сапоткиной Т.И., судей Грачевой И.Л. и Коняевой Е.В.,

при участии от ООО "ДенСо" Кукушкиной А.А. (доверенность от 31.10.2005) и Шварца М.З. (доверенность от 31.10.2005), от компании "DENSO CORPORATION" Чиженка М.В. (доверенность от 12.12.2003), от ООО "ДомРег" Волощенко Н.В. (доверенность от 01.11.2005), от компания Фидбэк Тэкнолоджи Лимитед Семенова С.В. (доверенность от 31.10.2005),

рассмотрев 07.11.2005 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Компании "DENSO CORPORATION" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2005 (судья Капелькина Л.М.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2005 (судья Тимухина И.А., Барканова Я.В., Серикова И.А.) по делу N А56-46111/03,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ДенСо" (далее - ООО "ДенСо") и общество с ограниченной ответственностью "Сервиспойнт" (далее - ООО "Сервиспойнт") обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к компании "DENSO CORPORATION" о признании права пользования ООО "ДенСо" и ООО "Сервиспойнт" доменным именем "denso.com".

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью "ДомРег" (далее - ООО "ДомРег"), компания Фидбэк Тэкнолоджи Лимитед.

Решением от 20.04.2005 суд признал право пользования ООО "ДенСо" доменным именем "denso.com"; в отношении ООО "Сервиспойнт" производство по делу прекращено.

Постановлением апелляционной инстанции 13.07.2005 решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе компания "DENSO CORPORATION" просит решение и постановление апелляционной инстанции отменить как принятые с нарушением норм материального и процессуального права.

Податель жалобы ссылается на следующее:

- судом неправильно применены нормы права, а именно, пункты 9, 10 части 1 статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

- не применены нормы права, подлежащие применению, в частности, пункт 3 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- вывод суда о существовании действительного договора регистрации доменного имени между истцом и ООО "ДомРег" не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам:

- суд неправильно истолковал Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В отзыве на кассационную жалобу ООО "ДенСо" просит в удовлетворении жалобы отказать.

Законность решения и постановления проверена в кассационном порядке.

В судебном заседании представитель компания "DENSO CORPORATION" подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе, уточнил, что просит отменить решение и постановление и либо прекратить производство по делу, либо принять новое решение об отказе в иске. Представители ООО "ДенСо", ООО "ДомРег" и компании Фидбэк Тэкнолоджи Лимитед обратились с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.

ООО "Сервиспойнт" о времени и месте слушания дела извещено, однако его представитель в судебное заседание не явился, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Суд кассационной инстанции полагает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Материалами дела подтверждается следующее.

ООО "ДенСо" зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 11.10.2000 N 215924 (т. 1, л.д. 24).

Между DENSO Domain (индоссант) и ООО "ДенСо" (правопреемник) заключено Соглашение о передаче доменного имени "denso.com" от 12.10.2000 (т. 1, л. д. 119).

Согласно пункту 1 соглашения индоссант подтверждает (гарантирует), что он является единственным законным владельцем доменного имени, которое является предметом соглашения, и имеет все права на продажу (распоряжение) данным имуществом.

Индоссант соглашается передать правопреемнику все права и имущественные интересы, связанные с доменным именем "denso.com" (пункт 2 соглашения).

Между ООО "Сервиспойнт" (Товарищ 1) и ООО "ДенСо" (Товарищ 2) заключен договор простого товарищества от 19.10.2001 (т. 1, л.д. 16-21).

В силу пункта 1 договора товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица с целью извлечения прибыли путем оказания третьим лицам услуг по доставке корреспонденции.

Вкладом Товарища 2 является: деловая репутация, деловые связи, трудовое участие, право пользования принадлежащим ему доменным именем "denso.com" (пункт 2.1.2 договора).

ООО "Сервиспойнт" выдано свидетельство N 213480 (т. 1, л.д. 22) на товарный знак "Denso" в отношении товаров и услуг 39 класса (доставка корреспонденции). Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 29.05.2002 с приоритетом от 06.10.2000.

Суд первой инстанции правомерно принял отказ от иска ООО "Сервиспойнт", поскольку он не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц, и прекратил производство по делу в отношении ООО "Сервиспойнт" на основании пункта 4 части первой статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судами первой и апелляционной инстанций обоснованно отвергнут довод ответчика о прекращении производства по делу на основании пункта 3 части первой статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В обоснование этого довода ответчик ссылался на то, что Центром посредничества и арбитража Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на основании его жалобы был рассмотрен спор между ним и ООО "ДенСо" в отношении упомянутого доменного имени и принято решение административной группы по делу N D2003-0482 об удовлетворении требования заявителя (компании "DENSO CORPORATION") о передаче ему спорного доменного имени "denso.com".

Суды, отказывая в прекращении производства по делу, обоснованно сослались на то, что рассмотрение спора Центром посредничества и арбитража ВОИС не может быть признано третейским разбирательством, а также на то, что между сторонами по делу отсутствует соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда.

Следует учесть также, что данный спор о праве на доменное имя носит публичный характер, а принятое по этому спору решение суда имеет публичные последствия, поскольку является обязательным не только для спорящих сторон, следовательно, указанный спор не может быть отнесен к компетенции третейского суда.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для прекращения производства по делу является наличие принятого решения третейского суда по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Предмет и основание спора по настоящему делу отличаются от предмета и оснований по спору, рассмотренному Центром посредничества и арбитража ВОИС. Истцом по настоящему делу является ООО "ДенСо", являвшееся ответчиком по спору, рассмотренному Центром. Компания "DENSO CORPORATION", являющаяся ответчиком по данному делу, являлась в споре, рассмотренном Центром, заявителем. Соответственно, основания заявленного требования, выдвигаемые по данному спору ООО "ДенСо", отличаются от оснований, заявленных компанией "DENSO CORPORATION", по спору, рассмотренному Центром. Отличаются соответственно и заявленные требования (предмет спора). По настоящему делу заявлено требование о признании права, в то время как по спору, рассмотренному Центром, было заявлено требование о передаче доменного имени заявителю.

Суды первой и апелляционной инстанций правомерно на основании пункта 10 части первой статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришли к выводу о том, что данный спор с участием иностранных лиц относится к компетенции арбитражного суда Российской Федерации, поскольку он носит экономический характер и возник в связи с регистрацией доменного имени аккредитованным Интернет Корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN) регистратором, находящимся на территории Российской Федерации, то есть возник из правоотношений, тесно связанных с территорией Российской Федерации

Удовлетворяя исковые требования ООО "ДенСо", суд первой инстанции сослался на факт регистрации истцом спорного доменного имени, а также на наличие у истца исключительных прав на товарный знак "denso" в отношении определенного класса услуг (доставка корреспонденции), в то время как ответчик обладателем прав на этот товарный знак в отношении данного класса услуг не является.

Суд апелляционной инстанции сослался также на отсутствие надлежащих доказательств недобросовестности истца.

Указанные выводы судов первой и апелляционной инстанции являются недостаточно обоснованными и не соответствуют имеющимся в деле доказательствам. Сам факт регистрации доменного имени, не может являться достаточным основанием для удовлетворения иска о признании права на указанное доменное имя, поскольку указанная регистрация не является государственной и произведена на основании гражданско-правовых сделок по правилам, установленным Интернет Корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN), являющейся юридическим лицом по праву США. Наличие у истца права на товарный знак в виде спорного словесного обозначения, также нельзя признать достаточным основанием для удовлетворения иска, поскольку ответчик также является обладателем права на этот товарный знак, но в отношении других классов товаров и услуг.

Оспаривая доводы истца, ответчик ссылается на то. что ранее спорное доменное имя было зарегистрировано за ним, и он случайно пропустил сроки перерегистрации. Ответчик ссылается также на то, что в его фирменном наименовании используется слово, зарегистрированное в качестве спорного доменного имени. Кроме того, ответчик ссылается на то, что он является обладателем права на товарный знак в виде указанного словесного обозначения, зарегистрированный в 103 странах мира, начал использовать это словесное обозначение в коммерческой деятельности при производстве запасных частей к автомобилям намного ранее, чем истец. Ответчик также ссылается на то, что действия истца по регистрации и использованию упомянутого доменного имени являются недобросовестными. Однако суды первой и апелляционной инстанции не проверили указанные доводы ответчика и не дали им правовой оценки.

При таких обстоятельствах решение и постановление подлежат отмене в части удовлетворения иска, а дело в этой части - передаче на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

При новом рассмотрении дела суду необходимо установить все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, проверить, когда и на основании чего истец и ответчик стали использовать спорное словесное обозначение в коммерческой деятельности, в частности, в качестве своего фирменного наименования, в качестве товарного знака, а также в виде доменного имени; установить, получило ли это использование известность среди потребителей, а также, не произошло ли в связи с этим у потребителей смешения, относительно производителя предоставляемых им товаров и услуг.

При новом рассмотрении дела суду следует также проверить доводы, как истца, так и ответчика, и дать оценку их действиям с точки зрения добросовестности. После чего суду необходимо дать правовую оценку установленным обстоятельствам.

При новом рассмотрении дела суду следует также решить вопрос о распределении между лицами, участвующими в деле, расходов по кассационной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2005 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2005 по делу N А56-46111/03 отменить в части признания права пользования обществом с ограниченной ответственностью "ДенСО" доменным именем "denso.com".

Дело в этой части передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В остальной части решение и постановление оставить без изменения.

Председательствующий Судьи

Т.И. Сапоткина И.Л. Грачева

Е.В. Коняева