Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 января 2008 г. N А56-46111/2003 Иск ООО к Компании о признании права пользования доменным именем удовлетворено, так как ответчиком не доказано, что использование им спорного обозначения получило широкую известность среди потребителей, не имеется оснований считать, что совершенные истцом действия по приобретению прав на использование схожего обозначения в качестве фирменного наименования, товарного знака и доменного имени, нарушают права ответчика и являются актом недобросовестной конкуренции (отменено)

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 ноября 2008 г. N 5560/08 настоящее постановление отменено

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2007 по данному делу отменено

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.02.2007 по данному делу оставлено без изменения

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 11 января 2008 г. N А56-46111/2003

ГАРАНТ:

См. также определение Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 сентября 2005 г.

См. также предыдущее рассмотрение дела: постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 ноября 2005 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего XXXXXXXXXX X.X., судей XXXXXXXX X.X. и XXXXXXXXX X.X.,

при участии от ООО "ДенСо" XXXXXXXX X.X. (доверенность от 05.09.2007), от компании "DENSO CORPORATION" XXXXXXXXXX X.X. (доверенность от 25..12.2007) и XXXXXXXXXXXX X.X. (доверенность от 31.10.2006), от "ДомРег" XXXXXXXX X.X. (доверенность от 20.12.2007), от компании Фидбэк Тэкнолоджи Лимитед XXXXXXXXX X.X. (доверенность от 29.08.2007), рассмотрев 09.01.2008 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Компании "DENSO CORPORATION" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2007 по делу N А56-46111/2003 (судьи XXXXXX X.X., XXXXXXXX X.X., XXXXXX X.X.),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ДенСо" (далее - ООО "ДенСо") и общество с ограниченной ответственностью "Сервиспойнт" (далее - ООО "Сервиспойнт") обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к компании "DENSO CORPORATION" о признании права пользования ООО "ДенСо" и ООО "Сервиспойнт" доменным именем "denso.com". В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью "ДомРег" (далее - ООО "ДомРег"), компания Фидбэк Тэкнолоджи Лимитед.

Решением от 20.04.2005 (судья XXXXXXXXXX X.X.) суд признал право пользования ООО "ДенСо" доменным именем "denso.com"; в отношении ООО "Сервиспойнт" производство по делу прекращено. Постановлением апелляционной инстанции 13.07.2005 (судьи XXXXXXXX X.X., XXXXXXXXX X.X., XXXXXXXX X.X.) решение оставлено без изменения. Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.11.2005 (судьи XXXXXXXXX X.X., XXXXXXX X.X., XXXXXXX X.X.) решение от 20.04.2005 и постановление апелляционного суда от 13.07.2005 по делу отменены в части признания права пользования ООО "ДенСо" доменным именем "denso.com". Дело в этой части передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальной части решение и постановление оставлено без изменения.

При новом рассмотрении дела решением от 02.02.2007 (судья XXXXXXXXXX X.X.) в иске отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 05.10.2007 решение отменено, признано право пользования ООО "ДенСо" доменным именем "denso.com". В кассационной жалобе компания DENSO CORPORATION просит постановление апелляционной инстанций отменить как принятое с нарушением норм материального и процессуального права, в иске отказать.

Податель жалобы ссылается на то, что апелляционный суд необоснованно пришел к выводу о том, что вопрос о праве на доменное имя, зарегистрированное в международной зоне "com", следует решать с использованием исключительно законодательства о товарных знаках и фирменных наименованиях Российской Федерации; после вынесения решения Центром ВОИС истец должен был представить доказательства того, что его действия по регистрации и использованию доменного имени являлись добросовестными и не нарушали прав и законных интересов ответчика; истец не представил убедительных доказательств того, что доменное имя зарегистрировано и используется им добросовестно; неверным является вывод суда апелляционной инстанции о том, что, поскольку истец и ответчик прямыми конкурентами не являются, статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в г. Париже 20.03.1883, (далее - Парижская конвенция) применению не подлежит; суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что в рамках данного спора применимы Типовые положения ВОИС о недобросовестной конкуренции; как следует из пункта 1.02 Типовых положений ВОИС о защите от недобросовестной конкуренции понятие "противоречащий честным обычаям" не следует ограничивать честными обычаями в той стране, в которой имеет место акт недобросовестной конкуренции, следует также принимать во внимание понятие честных обычаев, которые установлены в международной торговле; в соответствии с международной практикой понятие недобросовестной конкуренции значительно шире понятия конкуренции между хозяйствующими субъектами как таковой; в пункте 1.06 Типовых положений ВОИС о защите от недобросовестной конкуренции указывается, что типовые положения применяются также в ситуации, когда отсутствует какая-либо прямая конкуренция между стороной, которая совершает данный акт, и стороной, интересы которой пострадали в результате данного акта; в пункте 2.02 Типовых положений ВОИС указано, что вероятность смешения дает достаточные основания для предъявления обвинения в недобросовестной конкуренции; товарный знак "DENSO" широко известен в большинстве стран мира, о чем свидетельствуют представленные ответчиком доказательства (приложение N 1 л.д. 86-724), соответственно любое использование идентичного обозначения, пусть даже не в отношении товаров, не охватываемым регистрацией товарных знаков в Российской Федерации, дает достаточные основания для возникновения смешения и для установления в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции; суд апелляционной инстанции не принял во внимание существование товарных знаков ответчика, зарегистрированных в большинстве стран мира, и права ответчика на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации на основании статьи 8 Парижской конвенции; заявитель учрежден в Японии в 1950 году, а в 1996 его наименование изменено на "DENSO CORPORATION"; вывод суда о наличии в мире нескольких товарных знаков "DENSO", которые не принадлежат заявителю и которые зарегистрированы ранее, чем товарный знак заявителя, материалами дела не подтверждается; вывод суда о том, что ни ответчик, ни какая-либо из его дочерних компаний никогда не владела спорным доменным именем и не пользовалось им, не соответствует материалам дела; в постановлении суд необоснованно приходит к выводу об отсутствии широкой известности товарных знаков ответчика; выводы апелляционного суда о добросовестности истца не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. В отзывах на кассационную жалобу ООО "ДенСо" и компания Фидбэк Тэкнолоджи Лимитед просят оставить постановление без изменения.

Законность решения и постановления проверена в кассационном порядке. В судебном заседании представители компания DENSO CORPORATION подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представители ООО "ДенСо", ООО "ДомРег" и компании Фидбэк Тэкнолоджи Лимитед обратились с просьбой отказать в удовлетворении жалобы. ООО "Сервиспойнт" о времени и месте слушания дела извещено, однако его представитель в судебное заседание не явился, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Материалами дела подтверждается следующее.

ООО "ДенСо" зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 11.10.2000 N 215924 (т. 1, л.д. 24).

Между DENSO Domain (индоссант) и ООО "ДенСо" (правопреемник) заключено соглашение о передаче доменного имени "denso.com" от 12.10.2000 (т. 1, X. X. XXX).

Согласно пункту 1 соглашения индоссант подтверждает (гарантирует), что он является единственным законным владельцем доменного имени, которое является предметом соглашения, и имеет все права на продажу (распоряжение) данным имуществом.

Индоссант соглашается передать правопреемнику все права и имущественные интересы, связанные с доменным именем "denso.com" (пункт 2 соглашения).

На основании указанного соглашения доменное имя "denso.com" зарегистрировано регистратором доменных имен ООО "ДомРег" за ООО "ДенСо".

Между ООО "Сервиспойнт" (Товарищ 1) и ООО "ДенСо" (Товарищ 2) заключен договор простого товарищества от 19.10.2001 (т. 1, л.д. 16-21).

В силу пункта 1 договора товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица с целью извлечения прибыли путем оказания третьим лицам услуг по доставке корреспонденции.

Вкладом Товарища 2 является: деловая репутация, деловые связи, трудовое участие, право пользования принадлежащим ему доменным именем "denso.com" (пункт X.X.X XXXXXXXX).

ООО "Сервиспойнт" выдано свидетельство N 213480 (т. 1, л.д. 22) на товарный знак "Denso" в отношении товаров и услуг 39 класса (доставка корреспонденции). Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 29.05.2002 с приоритетом от 06.10.2000.

Между ООО "Сервиспойнт" (передающее лицо) и ООО "ДенСо" (получатель) заключен договор о передаче исключительного права на товарный знак от 29.01.2004 (т.2, л.д. 61, 62). Согласно пункту 1 договора передающее лицо на условиях, указанных в договоре, полностью передает получателю, а получатель полностью принимает исключительное право на товарный знак (знак обслуживания), выполненный в соответствии со свидетельством Российской Федерации N 213480 на товарный знак (знак обслуживания) (словесный знак "Denso", заявка N 2000725497, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 29 мая 2002 года с приоритетом от 06 октября 2000 года) в отношении всех услуг, перечисленных в свидетельстве (39 - доставка корреспонденции).

Центром посредничества и арбитража Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) рассмотрена жалоба компании DENSO CORPORATION о передаче ему доменного имени "denso.com". Решением административной группы Центра ВОИС от 03.11.2003 признано, что ООО "ДенСо" использовало и зарегистрировало доменное имя "denso.com" недобросовестно. На основании параграфа 4 (i) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет Корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), и параграфа 15 Правил по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами, одобренной ICANN 24.10.1999 года, требование компании DENSO CORPORATION о передаче спорного доменного имени удовлетворено.

Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения ООО "Сервиспойнт" и ООО "ДенСо" с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд при первоначальном рассмотрении дела правомерно принял отказ от иска ООО "Сервиспойнт", поскольку он не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц, и прекратил производство по делу в отношении ООО "Сервиспойнт" на основании пункта 4 части первой статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В этой части решение и постановление оставлены без изменения судом кассационной инстанции.

При новом рассмотрении дела истцом является ООО "ДенСо".

Суд первой инстанции, удовлетворив исковые требования, указал, что на момент приобретения доменного имени истец не использовал спорное словесное обозначение в коммерческой деятельности, так как был зарегистрирован в качестве юридического лица накануне подписания соглашения о передаче доменного имени и не имел прав на товарный знак, доказательств, подтверждающих, что его фирменное наименование происходит от прежнего имени "День Софии", которое он начал использовать с 1993 года, истец не представил. Из этого суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии у истца законных интересов в приобретении спорного доменного имени. Суд первой инстанции указал в решении, что материалами дела подтверждается известность использования ответчиком спорного словесного обозначения во многих странах мира на протяжении многих лет, а истец не доказал, что использование им упомянутого обозначения получило широкую известность среди потребителей. Установив, что истец использует это доменное имя путем передачи в залог в обеспечение договора лизинга, а также для передачи новостей с другого сайта, суд пришел к выводу, что такое использование нельзя признать добросовестным предложением услуг.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии в деле доказательств недобросовестной конкуренции истца. Суд указал в постановлении, что вывод о международной известности товарного знака ответчика является необоснованным. Сославшись на то, что истец не является конкурентом ответчика и не размещает на своем сайте информацию о товарах и услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, использует в качестве доменного имени свое фирменное наименование, свой товарный знак, не предлагает спорное доменное имя к продаже, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции и нарушений норм законодательства нет.

Суд кассационной инстанции полагает, что суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил заявленные требования.

Как установлено судами обеих инстанций, как истец, так и ответчик используют спорное словесное обозначение в составе своего фирменного наименования, наряду с обозначением, указывающим на организационно-правовую форму этих юридических лиц, ответчик с 1996 года, а истец с 2000 года.

Истец и ответчик обладают правами на товарный знак в виде этого словесного обозначения в отношении разных классов товаров и услуг.

Право на доменное имя "denso.com" зарегистрировано регистратором доменных имен за ООО "ДенСо". Доказательств, подтверждающих довод ответчика о том, что ранее данное доменное имя было зарегистрировано за ним и случайно аннулировано 06.03.2000 по оплошности работника компании, в деле нет.

В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указание или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что в деле не имеется доказательств, подтверждающих, что истцом совершаются действия, способные вызвать смешение в отношении спорящих предприятий или их деятельности, предпринимаются меры, способные дискредитировать ответчика или ввести общественность в заблуждение.

Сам факт включения в состав фирменного наименования спорного обозначения, совершение вслед за этим действий по приобретению прав на товарный знак и прав на доменное имя в виде этого же обозначения, а также последующая деятельность истца по передаче права на спорное доменное имя в залог с целью обеспечения договора лизинга, предметом которого, как следует из приложения N 1 к договору, являются имущественные права на другие доменные имена, компьютерные программы, базы данных и другие объекты интеллектуальной собственности, не могут быть признаны достаточными для признания действий истца актом недобросовестной конкуренции.

Поскольку основанием использования истцом спорного обозначения в качестве доменного имени является его регистрация в соответствии с существующим порядком, в качестве запрета на его использование могут служить обстоятельства, связанные с нарушением действиями истца прав ответчика на это обозначение.

Суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что материалами дела не подтверждается международная известность обозначения, используемого ответчиком в качестве товарного знака. В деле нет доказательств, позволяющих сделать вывод о том, что ответчик длительное время использует спорное обозначение для индивидуализации своих товаров и услуг, и что это обозначение получило широкую известность. Представленные ответчиком годовые отчеты о результатах его деятельности, равно как и письменные объяснения должностных лиц компании - ответчика, не могут быть признаны надлежащими доказательствами, поскольку исходят от самого ответчика, следовательно, не могут быть признаны объективными. Кроме того, содержание этих документов не позволяет сделать вывод об использовании спорного обозначения в качестве товарного знака, в них нет таких сведений, из них невозможно установить ни объемы, ни период его использования. Имеющиеся в деле свидетельства на товарный знак, рекламные буклеты и печатные издания выполнены на иностранных языках, не имеют перевода на русский язык, на котором ведется судопроизводство, не заверены надлежащим образом, и в соответствии с требованиями статьи 255 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть признаны надлежащими доказательствами. Текст, изложенный в печатном издании, выполненный на русском языке (л.д. 221 Приложения к делу N 1), не позволяет отнести его содержание к деятельности ответчика, поскольку в деле не имеется доказательств, подтверждающих правопреемство ответчика в отношении указанной в этом печатном издании компании. Кроме того, нет данных, позволяющих установить время издания этого буклета. В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Поскольку ответчиком не доказано, что использование им спорного обозначения получило широкую известность среди потребителей, не имеется оснований считать, что совершенные истцом действия по приобретению прав на использование схожего обозначения в качестве фирменного наименования, товарного знака и доменного имени, нарушают права ответчика и являются актом недобросовестной конкуренции.

Поскольку обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора исследованы судом апелляционной инстанции полно и всесторонне, выводы суда соответствуют установленным обстоятельства и имеющимся в деле доказательствам, нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального законодательства, которые привели или могли привести к принятию неправильного решения, судом не допущено, оснований для отмены или изменения постановления апелляционного суда не имеется.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2007 по делу N А56-46111/2003 оставить без изменения, а кассационную жалобу компании DENSO CORPORATION - без удовлетворения.

Председательствующий

X.X. XXXXXXXXX

Судьи

X.X. XXXXXXX

X.X. XXXXXXXX