Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 1 сентября 2008 г. N А52-2495/2007 Дело по иску ООО к Обществу о признании действий по производству стабилизатора напряжения переменного тока нарушением патента на полезную модель, а также о запрещении ООО дальнейшего нарушения прав истца как патентообладателя и об опубликовании решения суда о неправомерном использовании полезной модели, направлено на новое рассмотрение, поскольку вывод суда об использовании в изделии ответчика каждого из признаков полезной модели, приведенных в формуле полезной модели, нельзя признать обоснованным

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 1 сентября 2008 г. N А52-2495/2007

Резолютивная часть постановления объявлена 25 августа 2008 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 сентября 2008 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Сапоткиной Т.И., судей Коняевой Е.В. и Сергеевой И.В.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ИНТЕПС" Васильева А.Н. (доверенность от 14.02.2008), Соловарь Е.В. (доверенность от 14.02.2008) и Никифоровой Ю.Н. (доверенность от 14.02.2008), от общества с ограниченной ответственностью "Энергия" Парамонова А.M. (доверенность от 12.10.2007), Лукашевича К.В. (доверенность от 13.08.2007) и Новиковой Т.М. (доверенность от 12.10.2007),

рассмотрев 25.08.2008 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Энергия" на решение' Арбитражного суда Псковской области от 07.02.2008 (судья Зотова И.М.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2008 (судьи Зайцева А.Я., Писарева О.Г., Романова А.В.) по делу N А52-2495/2007,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ИНТЕПС" (далее - ООО "НПП "ИНТЕПС") обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Энергия" (далее - ООО "Энергия") о признании действий по производству стабилизатора напряжения переменного тока модели PROGRESS 5000R нарушением патента N 50691 на полезную модель "Стабилизатор напряжения переменного тока", о запрещении ООО "Энергия" дальнейшего нарушения прав истца как патентообладателя и об опубликовании решения суда о неправомерном использовании полезной модели.

В ходе судебного разбирательства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец отказался от требования о публикации решения суда. Отказ принят судом.

Решением суда первой инстанции от 07.02.2008, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2008, иск удовлетворен.

В кассационной жалобе ООО "Энергия", ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права и несоответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение и постановление и в удовлетворении иска отказать.

Податель жалобы указывает, что серийный выпуск стабилизаторов начат ООО "Энергия" в мае 2005 года, то есть до даты приоритета полезной модели истца (25.07.2005); суд не дал оценки доводам ответчика о праве преждепользования. Податель жалобы полагает, что арбитражный суд первой инстанции неверно оценил достаточность профессиональной подготовки эксперта для дачи патентно-экспертного заключения и без достаточной ясности сформулировал поставленные перед ним вопросы; экспертное заключение повлекло неправильное принятие решения, поскольку положено в его основу; кроме того, судом искажено содержание выводов эксперта.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "НПП "ИНТЕПС" просит оставить решение и постановление без изменения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

В судебном заседании представители ООО "Энергия" поддержали доводы, приведенные в жалобе, а представители ООО "НПП "ИНТЕПС" обратились с просьбой оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Суд кассационной инстанции полагает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Как следует из материалов дела, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.01.2006 зарегистрирована в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации полезная модель (стабилизатор напряжения переменного тока) с приоритетом от 25.07.2005, патент N 50691. Патентообладателем является ООО "НПП "ИНТЕПС".

Ссылаясь на то, что ООО "Энергия" с октября 2005 года использует в своих изделиях указанную полезную модель, ООО "НПП ИНТЕПС" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Определением суда первой инстанции от 06.09.2007 по ходатайству ответчика назначена судебная патентно-техническая экспертиза. Согласно экспертному заключению от 02.11.2007 N 44/632 сравнимое изделие стабилизатор "PROGRESS 5000" имеет такую же структурную схему, как и стабилизатор "LIDER PS 3000W", за исключением устройства питания устройства управления стабилизатором реализованного в отдельном блоке; реализация схемного решения структурных блоков стабилизаторов различна.

Суд первой инстанции, сославшись на заключение экспертизы, пришел к выводу о том, что факт использования ответчиком полезной модели истца подтвержден, а поскольку истец не предоставлял ответчику права на использование модели, изготовление ООО "Энергия" стабилизатора напряжения переменного тока модели "PROGRESS 5000R" является нарушением исключительного права ООО "НПП ИНТЕПС" на полезную модель. При этом суд указал в решении, что без учета отмеченного экспертом дополнительного признака (форма реализации устройства питания устройства управления стабилизатором) заключение эксперта свидетельствует об использовании в изделии ответчиком каждого из признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции полагает, что суды первой и апелляционной инстанции неправильно применили нормы процессуального права, а сделанные судами выводы не соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со статьями 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд в мотивировочной части решения и постановления должен указать доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В соответствии со статьей 12 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1, действовавшего в период спорных правоотношений, любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Указанная норма права позволяет сделать вывод о том, что обстоятельства, связанные с правом преждепользования имеют существенное значение для разрешения спора о нарушении прав правообладателя полезной модели.

Суды отвергли довод ООО "Энергия" о наличии у него права преждепользования на спорную полезную модель. При этом суды не исследовали обстоятельства, связанные с началом использования ответчиком упомянутого изделия, и не дали этим обстоятельствам правовой оценки. Отвергая Данный довод, суды сослались на то, что ответчик оспаривает исковые требования по мотиву несоответствия выпускаемого им изделия признакам полезной модели. Суд первой инстанции указал в решении, что вопрос о праве преждепользования не рассматривался судом, поскольку ответчик настаивал на нетождественности своего решения. Однако обстоятельства, связанные с наличием или отсутствием у ответчика права преждепользования на полезную модель, имеют существенное значение для правильного разрешения спора наряду с обстоятельствами, связанными с использованием в изготовленном ответчиком изделии признаков полезной модели истца. Ни одно из указанных обстоятельств не имеет приоритетного значения и подлежит проверки при рассмотрении дела в арбитражном суде, наряду с другими доводами, поскольку влияет на правильность принятого решения по существу спора.

Поскольку судами не исследованы обстоятельства, связанные с наличием или отсутствием у ответчика права преждепользования, выводы судов о нарушении ответчиком права истца на полезную модель не могут быть признаны обоснованными.

В основание вывода о нарушении права на полезную модель судами положено упомянутое заключение экспертизы. Однако данное доказательство не может быть признано подтверждающим использование ответчиком всех признаков запатентованной полезной модели. Как следует из данного заключения, объектами исследования эксперта являлись стабилизатор напряжения "LIDER PS 3000W" и стабилизатор напряжения "PROGRESS 5000", то есть экспертом производилось сравнение стабилизатора напряжения переменного тока, производимого ответчиком, с изделием, выпускаемым истцом. На основании произведенного исследования экспертом сделан вывод о том, что сравнимое изделие стабилизатор "PROGRESS 5000" имеет такую же структурную схему, как и стабилизатор "LIDER PS 3000W", за исключением устройства питания устройства управления стабилизатором реализованного в отдельном блоке; реализация схемного решения структурных блоков стабилизаторов различна.

Выводы, сделанные судами, о наличии в изделии ответчика всех признаков полезной модели истца, а также о том, что имеющиеся различия "по дополнительным признакам, не указанным в формуле полезной модели", не могут быть признаны обоснованными. Для ответа на вопрос о наличие или отсутствие в спорном изделии всех признаков запатентованной полезной модели требуются специальные познания в области электротехники. Довод суда о том, что имеющиеся отличия относятся к "дополнительным признакам" ничем не обоснован. Из имеющегося в деле титульного листа описания полезной модели (т.1, л.д. 12) следует, что устройство питания устройства управления стабилизатором содержится в описании формулы полезной модели. Из представленного истцом в суд кассационной инстанции описания полезной модели следует, что в уже известном стабилизаторе напряжения переменного тока, содержащем автотрансформатор, коммутатор, устройство управления стабилизатором, устройство питания устройства управления стабилизатором, расположенные в корпусе, также клеммы для подключения к сети и нагрузке, автоматический выключатель и контакт защитного заземления, отличительными от прототипа признаками являются следующие: указанное устройство управления содержит микроконтроллер; входы микроконтроллера соединены с датчиком входного напряжения, датчиком выходного напряжения, датчиком тока нагрузки и датчиком синхроимпульсов; выходы микроконтроллера соединены с управляющими входами коммутатора и устройством отображения информации о состоянии стабилизатора.

Таким образом, вывод суда об использовании в изделии ответчика каждого из признаков полезной модели, приведенных в формуле полезной модели, нельзя признать обоснованным.

При таких обстоятельствах решение и постановление следует отменить, а дело - передать на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

При новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, решить вопрос о проведении экспертизы, и с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, дать установленным обстоятельствам правовую оценку.

При новом рассмотрении дела суду следует также решить допрос о распределении между лицами, участвующими в деле, расходов по кассационной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда Псковской области от 07.02.2008 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2008 по делу N А52-2495/2007 отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.

Председательствующий

Т.И. Сапоткина

Судьи

Е.В. Коняева

И.В. Сергеева