Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 октября 2008 г. N А56-51664/2006 Иск ЗАО к ЗАО и ООО о запрете ответчикам использования зарегистрированного на имя истца товарного знака и обязании внести изменения в полное фирменное наименование ООО, путем исключения из указанного наименования словесного обозначения, удовлетворен, поскольку использование ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для рекламы в целях продажи товара, однородного товарам, производимых истцом, создает возможность смешения производителя в глазах потребителя товара, чем нарушается право истца на товарный знак

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 3 октября 2008 г. N А56-51664/2006

ГАРАНТ:

См. также решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 декабря 2007 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2008 года. Полный текст постановления изготовлен 03 октября 2008 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Грачевой И.Л., судей Кадулина А.В. и Рудницкого Г.М.,

при участии от закрытого акционерного общества "Петербургский тракторный завод" Иванова Д.Ф. (доверенность от 03.06.2008), Лялиной Т.С (доверенность от 01.09.2008), Скачковой Е.В. (доверенность от 21.07.2008), от общества с ограниченной ответственностью "ТДК - Балтиец" Евсеева СВ. (доверенность от 14.06.2008), Власкжа В.Я. (доверенность от 14.06.2008), от закрытого акционерного общества "Завод спецмашин" Быкова М.Е. (доверенность от 27.05.2008),'

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы закрытого акционерного общества "Петербургский тракторный завод", общества с ограниченной ответственностью "ТДК - Балтиец" и закрытого акционерного общества "Завод спецмашин" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2007 (судья Орлова Е.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2008 (судьи Марченко Л.Н., Гафиатуллина Т.С, Ларина Т.С) по делу N А56-51664/2006,

установил:

Закрытое акционерное общество "Петербургский тракторный завод" (далее - ЗАО "ПТЗ") - дочернее общество открытого акционерного общества "Кировский завод" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Кировец" (далее - ООО "ТД "Кировец") и закрытому акционерному обществу "Завод спецмашин" (далее - ЗАО "Завод спецмашин") с иском о запрете ответчикам использовать товарный знак "КИРОВЕЦ", зарегистрированный за истцом в соответствии со свидетельством от 23.08.2004 N 273905, в отношении товаров (услуг) по классам 07, 12 Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ) и обязании ответчиков внести изменения в полное фирменное наименование ООО "ТД "Кировец" путем исключения из него словесного обозначения "КИРОВЕЦ".

Решением от 14.12.2007 иск удовлетворен в полном объеме, с ответчиков в пользу истца взыскано по 2000 руб. судебных расходов по иску.

Постановлением апелляционного суда от 30.06.2008 решение от 14.12.2007 в части запрета ответчикам использовать зарегистрированный на имя истца товарный знак "КИРОВЕЦ" в отношении товаров (услуг) по классам 07, 12 МКТУ и части взыскания с ответчиков 4000 руб. судебных расходов отменено; в удовлетворении иска в указанной части отказано; с ответчиков в пользу истца взыскано по 1000 руб. судебных расходов по иску; в остальной части решение оставлено без изменения. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб ООО "ТД "Кировец" и ЗАО "Завод спецмашин" с ЗАО "ПТЗ" в пользу ответчиков взыскано по 500 руб. судебных расходов по апелляционным жалобам.

В кассационной жалобе ЗАО "ПТЗ" просит отменить постановление апелляционного суда от 30.06.2008 и оставить в силе решение суда первой инстанции от 14.12.2007, полагая, что апелляционный суд необоснованно отменил решение в части запрета ответчикам использовать товарный знак "КИРОВЕЦ". ЗАО "ПТЗ" ссылается на то, что апелляционный суд необоснованно посчитал недоказанными установленные судом первой инстанции обстоятельства, свидетельствующие о незаконном использовании ответчиками товарного знака истца.

ООО "ТД "Кировец" и ЗАО "Завод спецмашин" в кассационных жалобах просят отменить решение от 14.12.2007 и постановление от 30.06.2008 и отказать в удовлетворении заявленных требований. Ответчики считают, что суды неправильно применили нормы материального права, неполно выяснили обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, неверно определили пределы правовой охраны товарного знака.

ООО "ТД "Кировец" переименовано в общество с _ ограниченной ответственностью "ТДК - БАЛТИЕЦ" (далее - ООО "ТДК - БАЛТИЕЦ"), о чем 25.04.2008 внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

В отзывах на кассационную жалобу истца ООО "ТДК - БАЛТИЕЦ" и ЗАО "Завод спецмашин" просят оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании представители ЗАО "ПТЗ", ООО "ТДК - БАЛТИЕЦ" и ЗАО "Завод спецмашин" поддержали доводы кассационных жалоб.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Согласно приложению N 1 к свидетельству на товарный знак N 273905 ЗАО "ПТЗ" является правообладателем товарного знака (знак обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 23.08.2004 с приоритетом от 18.08.2003 и сроком действия регистрации до 18.08.2013.

Свидетельство на товарный знак выдано в виде словесного обозначения "КИРОВЕЦ" в отношении нескольких классов товаров и услуг МКТУ, в том числе в отношении 07 класса товаров (экскаваторы, бульдозеры, машины для строительства дорог, дорожные катки, копатели (машины), краны подъемные, устройства погрузочно-разгрузочные, сельскохозяйственные машины, бороны, плуги, косилки) и 12 класса товаров (автоприцепы, тележки, повозки, тракторы).

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц ЗАО "Завод спецмашин" зарегистрировано в качестве вновь созданного юридического лица 07.12.2000, основным видом его экономической деятельности является производство колесных тракторов.

ООО "ТД "Кировец" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу 24.08.2004. ЗАО "Завод спецмашин" является одним из соучредителей названного юридического лица с долей в уставном капитале в размере 51%; основным видом экономической деятельности ООО "ТД "Кировец" является оптовая торговля автотранспортными средствами.

В рекламных публикациях и деловой корреспонденции ООО "ТД "Кировец" называет себя генеральной сбытовой компанией, поставщиком специальной колесной техники производства ЗАО "Завод спецмашин".

По утверждению истца, ответчики без разрешения правообладателя используют его товарный знак, указанный в свидетельстве N 273905. Истец ссылается на то, что из рекламных публикаций и документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, следует, что ЗАО "Завод спецмашин" и ООО "ТД "Кировец" совместно предлагают к продаже широкий спектр тракторной техники (сельскохозяйственные тракторы модельного ряда К-700АТ, К-701Т, погрузчики К-703Б ПФ 1, колесные бульдозеры БКУ К703Б, БКУ-702М, иные аналогичные виды техники), то есть продукцию, идентичную или однородную товарам, выпускаемым истцом. При предложении к продаже и введении в гражданский оборот техники производства ЗАО "Завод спецмашин" ответчики действуют совместно и согласованно: сбыт тракторной техники ЗАО "Завод спецмашин" осуществляет через свою сбытовую компанию - ООО "ТД "Кировец", а все рекламные публикации о предложении к продаже товаров размещаются от имени обеих организаций.

В доказательство приведенных доводов истец представил рассылаемую ответчиками своим потенциальным контрагентам документацию в виде коммерческих предложений и прайс-листов, в которых предлагаются к продаже тракторы "Кировец" и машины на их базе, делаются совместные предложения к продаже, публикуемые ЗАО "Завод, спецмашин" и ООО "ТД "Кировец" в виде-рекламы в специализированных средствах массовой информации. В названных публикациях ответчики предлагают к продаже "полный спектр спецтехники на базе трактора "Кировец" или "спецтехники на базе "Кировца". Также в материалы дела представлен рекламный каталог ООО "ТД "Кировец" с описанием технических характеристик предлагаемой к сбыту тракторной техники, в указанном каталоге предлагается к продаже "полный спектр спецтехники на базе трактора "Кировец". По мнению истца, словесное обозначение его товарного знака также используется ответчиками в качестве составной части фирменного наименования ООО "ТД "Кировец".

Считая, что данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении исключительного права владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве N 273905, ЗАО "ПТЗ" обратилось с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, исследовав доводы сторон и представленные в материалы дела доказательства, удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), действовавшего до 01.01.2008, товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) -обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Согласно статье 4 того же Закона правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений названной статьи при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак в целях правильного разрешения спора по существу суд, во-первых, должен сравнить товарный знак и используемое ответчиками обозначение; во-вторых, определить объем правовой охраны товарного знака; в-третьих, установить, используется ли товарный знак в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов.

В силу пункта 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наимеыование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются названным Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 4 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью". Наименование ООО "ТД "Кировец" состоит из словосочетания "Торговый Дом "Кировец", в котором доминирующее значение имеет слово "Кировец".

Суд первой инстанции указал, что использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которое осуществляет коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности. Суд правомерно сослался на статью 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, согласно которой названные действия подлежат запрету. При этом материалами дела подтверждено, что использование спорного обозначения ответчиками началось и стало известным в гражданском обороте после даты приоритета товарного знака истца.

С учетом приведенных доводов суд первой инстанции запретил ответчикам использование товарного знака "КИРОВЕЦ" в отношении товаров (услуг) по классам 07 и 12 МКТУ и обязал ответчиков внести изменение в полное фирменное наименование ООО "ТД "Кировец".

Апелляционный суд отменил решение суда в части запрета ответчикам использовать зарегистрированный на имя истца товарный знак "КИРОВЕЦ" в отношении товаров (услуг) по классам 07, 12 МКТУ, сославшись на то, что

имеющимися в деле доказательствами не подтвержден факт использования ответчиками товарного знака истца в отношении товаров (услуг) по классам 07, 12 МКТУ. В остальной части апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.

Кассационная инстанция считает неправомерным вывод апелляционного суда о недоказанности использования ответчиками товарного знака истца в отношении товаров названных классов. В материалы дела представлено множество проспектов, рекламных предложений, в которых ЗАО "Завод спецмашин" и ООО "ТД "Кировец" совместно предлагают к продаже широкий спектр тракторной техники, колесные бульдозеры и иные аналогичные виды техники, то есть продукцию, идентичную или однородную товарам, выпускаемым истцом (т.1, л.д. 15-32). Данные материалы суд первой инстанции правомерно оценил как доказательство использования ответчиками товарного знака истца в отношении товаров по классам 07 и 12 МКТУ.

Использование ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для рекламы в целях продажи товара, однородного товарам, производимых истцом, в том числе товаров по классам 07 и 12 МКТУ, создает возможность смешения производителя в глазах потребителя товара, чем нарушается право истца на товарный знак.

При таком положении кассационная инстанция считает, что постановление апелляционного суда подлежит отмене, а решение суда первой инстанции, правильно применившего нормы материального и процессуального права и полно исследовавшего представленные в материалы дела доказательства, следует оставить в силе.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2008 по делу N А56-51664/2006 отменить.

Оставить в силе решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.12.2007.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТДК - БАЛТИЕЦ" и закрытого акционерного общества "Завод спецмашин" в пользу закрытого акционерного общества "Петербургский тракторный завод" по 500 руб. с каждого судебных расходов по кассационной жалобе.

Председательствующий

И.Л. Грачева

Судьи

А.В. Кадулин

Г.М. Рудницкий