Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 октября 2009 г. N Ф04-1605/2008 При новом рассмотрении дела об обязании прекратить нарушение исключительных прав патентообладателя на изобретение суду необходимо с целью полного исследования и анализа существенных обстоятельств дела провести комиссионную экспертизу для выяснения вопросов использования в способе очистки воды признаков изобретения, защищенных патентом, а также предложить истцу документально подтвердить расчет предъявленной суммы в части взыскания материального ущерба (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 23 октября 2009 г. N Ф04-1605/2008
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также:

постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18 ноября 2010 г. по делу N А67-9227/2009,

постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 4 декабря 2007 г. N Ф04-8260/2007(40567-А46-17)

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2009 г.

Государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее - ФГУ "ФАПРИД") 06.04.2005 обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" об обязании прекратить нарушение исключительных прав патентообладателя на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2083504, по запрету использовать способ очистки вод, а также взыскании 647 476 рублей материального ущерба.

Требование правообладателя мотивировано незаконным использованием ответчиком с 1997 по 2005 годы охраняемого патентом N 2083504 изобретения "Способ очистки мутных вод катионным флокулянтом в подающем трубопроводе".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено государственное унитарное предприятие "Ростовский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова" (ГУП "Ростовский НИИКХ", впоследствии - одноименное открытое акционерное общество).

Определением от 14.02.2006 Арбитражный суд Омской области по ходатайству истца назначил патентоведческо-техническую экспертизу.

До принятия судебного акта истец в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, увеличил требование в части взыскания суммы материального ущерба до 39 877 889 рублей.

Решением Арбитражного суда Омской области от 18.05.2007 в удовлетворении иска отказано.

Суд первой инстанции посчитал, что функции по оказанию услуг водоснабжения переданы другому лицу (ОАО "ОмскВодоканал"), отсутствуют доказательства использования ответчиком охраняемого патентом способа и не подтверждена сумма материального ущерба. Также суд отклонил довод ответчика об оставлении иска без рассмотрения, поскольку дело о несостоятельности (банкротстве) МУП "Водоканал" возбуждено позднее, и указал на неприменение к требованиям по настоящему спору срока исковой давности.

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.01.2008 решение Арбитражного суда Омской области отменено, дело направлено на новое рассмотрение для выяснения обстоятельств нарушений прав патентообладателя согласно статье 10 Патентного закона Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции указал на неполное выяснение обстоятельств спора, без надлежащей оценки экспертного заключения К. В.М., в котором установлено применение в использованном ответчиком способе очистки воды каждого признака изобретения по патенту N 2083504.

Определением суда первой инстанции от 06.03.2008 к участию в деле в качестве ответчика привлечено открытое акционерное общество "ОмскВодоканал", которое использует запатентованный способ очистки вод при эксплуатации единого технологического комплекса коммунальной системы водоснабжения.

До принятия судебного акта истец уточнил требования о прекращении нарушения исключительных прав на изобретение, охраняемое патентом N 2083504; запрещении ОАО "ОмскВодоканал" использовать способ, охраняемый названным патентом; взыскании с МУП "Водоканал" - 216 829 178 рублей убытков за период с 10.07.1997 по 24.02.2005, с ОАО "ОмскВодоканал" - 36 537 173 рублей убытков с 25.02.2005 по 08.04.2008.

Определением суда первой инстанции от 20.06.2008 требование ФГУ "ФАПРИД" о взыскании с МУП "Водоканал" 216 829 178 рублей убытков оставлено без рассмотрения согласно пункту 4 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку этот ответчик признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Истец уточнил сумму требования к ОАО "ОмскВодоканал" о взыскании 58 408 000 рублей денежной компенсации за период с 01.04.2005 по 17.07.2008.

Решением от 02.10.2008 Арбитражный суд Омской области отказал в удовлетворении иска.

Суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств использования ответчиком изобретения, охраняемого патентом N 2083504, за период с 01.04.2005 по настоящее время, а также указал на несоответствие избранного способа защиты действующему гражданскому законодательству.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2009 отклонены апелляционные жалобы истца и третьего лица, решение суда первой инстанции оставлено в силе. С ФГУ "ФАПРИД" в пользу ОАО "ОмскВодоканал" взыскано 45 000 рублей судебных расходов по проведению экспертизы.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что обстоятельства использования МУП "Водоканал" изобретения, охраняемого патентом, не подлежат выяснению в рамках настоящего дела, так как требования к этому ответчику оставлены без рассмотрения определением суда первой инстанции от 20.06.2008, которое не обжаловано и вступило в законную силу.

В отношении требований к ОАО "ОмскВодоканал" суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия доказательств использования изобретения, что подтверждено заключением эксперта Ш. А.П.; необоснованном предъявлении к взысканию компенсации за нарушение исключительного права как противоречащего нормам главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключение эксперта Ж. М.Г. об использовании ответчиками запатентованного способа очистки не принято судом апелляционной инстанции во внимание как необоснованное, кандидатура эксперта К. В.М. отклонена ввиду его участия до привлечения к участию в деле ОАО "ОмскВодоканал".

Также суд апелляционной инстанции отказал истцу и третьему лицу в допросе свидетелей, сославшись на отсутствие такой необходимости для рассмотрения спора по существу, истребовании документов о проектировщиках водоочистных станций Омского водоканала и отклонил заявленный истцом отвод эксперту Ш. А.П.

В кассационной жалобе ФГУ "ФАПРИД" просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в другой арбитражный суд.

Заявитель указывает на повторное неполное выяснение судами обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суды посчитали установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение и неправильное применение судами норм материального и процессуального права.

По утверждению заявителя, суд первой инстанции незаконно разделил взаимосвязанные требования к МУП "Водоканал" для рассмотрения в деле о банкротстве и к ОАО "ОмскВодоканал" по иску, чем нарушил нормы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Кроме того, заявитель считает, что в нарушение статей 6, 10, 55, 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды при отказе в иске использовали недопустимые доказательства и незаконно не приняли доказательства, свидетельствующие об использовании запатентованного способа очистки воды - заключения экспертов К. В.М. и Ж. М.Г., письма, статьи главного технолога, начальника цеха водоподготовки МУП "Водоканал", объяснения директора ОАО "Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства", а также необоснованно отказали в истребовании документов о проектировании водоочистных сооружений.

От заявителя поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие его представителя.

МУП "Водоканал", ОАО "ОмскВодоканал", ОАО "Ростовский НИИКХ" отзывы на кассационную жалобу истца не представили.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба заявителя рассматривается в отсутствие участвующих в деле лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Проверив законность судебных актов, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, ФГУ "ФАПРИД" (лицензиат) является владельцем исключительного права на использование изобретения "Способ очистки мутных вод обработкой катионным флокулянтом в подающем трубопроводе", охраняемого патентом Российской Федерации N 2083504, которое предоставлено ГУП "Ростовский НИИКХ" (лицензиар) по условиям договора от 04.11.2003 N 32-ДИП с учетом дополнительного соглашения от 25.01.2005.

Данное изобретение относится к способу очистки воды поверхностных источников в виде введения флокулянта в трубопровод или воду перед подачей ее в трубопровод, который используют для смешения флокулянта с водой и агрегатирования взвешенных веществ, для достижения оптимизации процесса агрегатирования взвеси мутной воды и улучшения ее осаждения в отстойниках.

После получения на научной конференции и через средства массовой информации сведений об использовании на насосных станциях водозаборов Омского водоканала способа очистки воды, который охраняется патентом N 2083504, патентообладатель в претензии, направленной 17.11.2003 МУП "Водоканал" города Омска, заявил об урегулировании отношений по использованию объекта промышленной собственности путем заключения договора.

Защита прав и обязанностей патентообладателя, а также лица, которому переданы права на это изобретение (лицензиата), предусмотрена нормами Патентного закона Российской Федерации, действовавшего в тот период времени, согласно которым (статьи 13, 14) предусмотрено заявление требования о прекращении нарушения патента, а также возмещении лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством.

Из содержания пункта 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации вытекает, что запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в способе, если в этом способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно статье 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, нормы этой части применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Нормы о защите исключительных прав, в том числе патентных прав, содержатся в главах 69, 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении требований ФГУ "ФАПРИД", предъявленных лицам, которые в разные годы эксплуатировали оборудование с использованием спорного способа очистки воды обработкой химическим реагентом, суд первой инстанции необоснованно посчитал, что требование о прекращении нарушения исключительных прав патентообладателя подлежит рассмотрению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) МУП "Водоканал".

Производство по делу N А46-10282/2006 о несостоятельности (банкротстве) МУП "Водоканал" было возбуждено определением суда от 13.07.2006 и впоследствии решением суда от 25.07.2006 этот должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

В рамках этого дела суд определением от 09.10.2008 отклонил заявление ФГУ "ФАПРИД" о включении в реестр требований кредиторов должника суммы 268 166 158 рублей ущерба, причиненного ввиду несанкционированного использования запатентованного изобретения в период с 1997 по 2005 годы.

Исходя из смысла статей 3, 4 и части 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", исключительные права патентообладателя подлежат защите не в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

Поэтому ввиду оставления без рассмотрения иска о взыскании с МУП "Водоканал" суммы материального ущерба, суд первой инстанции неправомерно не рассмотрел требование патентообладателя о нарушении этим ответчиком исключительных прав в период использования им системы городского водоснабжения.

Из противоположных и взаимоисключающих выводов экспертов, сведений из иных источников, в том числе информации публичного характера, которая обсуждалась на научной конференции и использовалась в журнальных публикациях, безусловно не следует, что ответчики не используют способ очистки воды, защищенный патентом.

Между тем, из имеющегося в материалах дела решения Палаты по патентным спорам от 01.06.2005 усматривается отклонение возражения МУП "Водоканал" на патент N 2083504, что свидетельствует о заинтересованности этого лица в устранении каких-либо препятствий в осуществлении своей хозяйственной деятельности.

Проблема доказывания согласно нормам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по данной категории спора заключается в обеспечении получения заинтересованным лицом доказательств об использовании технологии (способа) в работе оборудования другого лица.

С учетом специфики спорных правоотношений прямыми доказательствами нарушения патента могут являться результаты проведения комиссионной экспертизы (статья 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) оборудования, в работе которого используется тот или иной способ очистки воды.

При наличии косвенных доказательств нарушения исключительных прав патентообладателя суд апелляционной инстанции не принял мер для полного выяснения и оценки в совокупности существенных обстоятельств дела, получения документов, которые не могут быть представлены истцом по объективным причинам, возможности назначения повторной беспристрастной экспертизы.

Статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает распределение между участвующими в деле лицами бремени доказывания как своих требований, так и возражений.

Предъявленная истцом к взысканию сумма имущественного возмещения по существу является материальным ущербом патентообладателя (часть 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации) и необоснованно квалифицирована в качестве денежной компенсации. В данном случае обязанностью истца является документальное обоснование сведений, приведенных в расчете материального ущерба.

Таким образом, основаниями для отмены обжалуемых судебных актов являются неполное выяснение обстоятельств дела и несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций имеющимся в деле доказательствам, а также нарушение норм процессуального права, повлекшие неправильное применение норм материального права.

Вследствие повторной отмены судебных актов Арбитражного суда Омской области в связи с невыполнением указаний суда кассационной инстанции о выяснении фактических обстоятельств, дело подлежит направлению на рассмотрение в другой арбитражный суд первой инстанции в пределах Западно-Сибирского округа в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом разбирательстве с целью полного исследования и анализа существенных обстоятельств дела суду первой инстанции необходимо провести комиссионную экспертизу для выяснения вопросов использования в способе очистки воды на Омском водоканале признаков изобретения, защищенных патентом.

Кроме того, истцу исходя из правового обоснования требования в части взыскания материального ущерба, документально подтвердить расчет предъявленной суммы.

По результату рассмотрения и оценки указанных доказательств суду разрешить каждое требование по спору и применить надлежащие нормы, регулирующие данные отношения.

Суду первой инстанции распределить судебные расходы с учетом проведенного разбирательства по кассационной жалобе истца.

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции постановил:

решение Арбитражного суда Омской области от 02.10.2008 по делу N А46-12-66/2005 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2009 по этому делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.