Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15 января 2008 г. N Ф04-8260/2007(40567-А46-17) При новом рассмотрении дела суду необходимо выяснить, подпадают ли указанные истцом действия под признаки нарушений патента, в какой период и кем они совершены, определить, причинены ли действиями ответчика истцу в спорный период убытки, подлежат ли они возмещению и в каком размере (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 15 января 2008 г. N Ф04-8260/2007(40567-А46-17)
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также:

постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 октября 2009 г. N Ф04-1605/2008,

постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 4 декабря 2007 г. N Ф04-8260/2007(40567-А46-17)

Государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГУ "ФАПРИД", истец) обратилось с иском к муниципальному унитарному предприятию (далее - МУП) "Водоканал г. Омска" об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2083504, в виде запрещения использовать способ, охраняемый указанным патентом; и о взыскании 647476 руб. в счет возмещения причиненного этим нарушением материального ущерба.

Определением от 11.04.2005 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено государственное унитарное предприятие "Ростовский научно-исследовательский институт ордена трудового красного знамени академии коммунального хозяйства им К.Д. Памфилова" (далее - ГУП "РНИИКХ").

До принятия решения по делу истец в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличил исковые требования в части возмещения материального ущерба и просил взыскать с ответчика 39877889 руб. за период с 1997 года по настоящее время.

Решением от 18.05.2007 в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.

Заявитель в кассационной жалобе просит отменить названное решение и направить дело на новое рассмотрение. Считает, что вывод суда о передаче ОАО "ОмскВодоканал" от ответчика функций по оказанию услуг систем водоснабжения и водоотведения, и в этой связи - отсутствии оснований для удовлетворения требований в части прекращения нарушения исключительных прав истца на изобретение, является незаконным и необоснованным. Указывает, что изобретением продолжает незаконно пользоваться ОАО "ОмскВодоканал", судом не рассматривался вопрос о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. По его мнению, передача водопроводных участков потребовала и передачи технической документации, что свидетельствует о применении изобретения. Полагает, что вывод суда об отсутствии доказательств, подтверждающих размер убытков и расчет ущерба, является необоснованным. Экспертное заключение, свидетельствующее, о применении ответчиком запатентованного изобретения, проигнорировано судом при принятии решения.

Отзыв на кассационную жалобу в установленном законом порядке суду не представлен.

Рассмотрев материалы дела, проверив законность и обоснованность принятого по нему судебного акта, суд кассационной инстанции считает его подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, истец (лицензиат) является владельцем исключительного права на использование изобретения "Способ очистки мутных вод обработкой катионным флокулянтом в подающем трубопроводе", охраняемого патентом Российской Федерации N 2083504, которое предоставлено ему третьим лицом (лицензиар) по договору N 32-ДИП о предоставлении исключительного права на использование изобретения от 04.11.2003, с учетом дополнительного соглашения к нему от 25.01.2005. Согласно описанию изобретения, оно относится к способу очистки воды поверхностных источников в виде введения флокулянта в трубопровод или воду перед подачей ее в трубопровод, который используют для смешения флокулянта с водой и агрегатирования взвешенных веществ, в, результате чего достигается оптимизация процесса агрегатирования взвеси мутной воды и улучшается ее осаждение в отстойниках.

Обращаясь с настоящим требованием, истец указал, что согласно договору N 32-ДИП он является обладателем исключительного права на вышеуказанное изобретение, вместе с тем ответчик с 1997 года использует указанный способ при осуществлении своей деятельности, лицензионный договор с истцом не заключил. В результате несанкционированного использования ответчиком запатентованного способа очистки мутных вод, истцу причинен материальный ущерб.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции сослался на отсутствие факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, охраняемых патентом, а также недоказанность убытков. При этом указал, что согласно постановлению мэра г. Омска от 25.92.2005 N 108-п, с учетом его же постановления от 07.05.2007 N 324-п, функции ответчика по оказанию услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод в г. Омске переданы ОАО "ОмскВодоканал". Счел, что истец не доказал факт использования ответчиком способа, охраняемого патентом, в течение указанного в иске периода.

Вместе с тем, выводы суда первой инстанции представляются преждевременными, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации изделие признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак.

Для установления соответствия применяемого ответчиком способа очистки мутных вод запатентованному изобретению, арбитражным судом определением от 14.02.2006 назначена комплексная патентоведческо-техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено патентному поверенному Северо-Западного регионального патентного бюро заслуженному изобретателю Российской Федерации кандидату технических наук доценту Т., кандидату технических наук, академику Российской академии жилищного коммунального хозяйства К. и заведующему лабораторией глубокой очистки воды ФГУП "Комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии", доктору технических наук С. Согласно выводу эксперта К. на водопроводе МУП "Водоканал" г. Омска в примененном способе очистки воды использован каждый признак изобретения по патенту N 2083504. Суд первой инстанции в нарушение требований статей 71, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дал оценки экспертному заключению, в решении суда не приводятся доказательства, на основании которых сделан вывод о неиспользовании ответчиком способа, охраняемого патентом N 2083504, до момента передачи функций по водоснабжению и водоотведению ОАО "ОмскВодоканал". Судом не выяснены обстоятельства того, откуда истцу стало известно об использовании ответчиком способа, охраняемого патентом, какими способами ответчиком производится очистка мутных вод, и с какого периода времени они используются.

Выяснение этих обстоятельств имеет существенное значение для правильного разрешения возникшего между сторонами спора.

Учитывая изложенное, доводы заявителя заслуживают внимание. Содержащиеся в обжалуемом решении выводы суда нельзя признать соответствующими фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, что является в силу положений статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены этого судебного акта, как принятого с нарушением норм материального и процессуального права, и направления дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении спора суду следует выяснить - подпадают ли указанные истцом действия под признаки нарушений патента, предусмотренные статьей 10 Патентного закона Российской Федерации, и в какой период и кем они совершены. После установления данных обстоятельств с учетом доводов сторон и всей совокупности представленных по делу доказательств определить - причинены ли действиями ответчика истцу в указанный им период какие-либо убытки, подлежат ли они возмещению и в каком размере.

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил:

решение от 18.05.2007 Арбитражного суда Омской области по делу N 12-66/05 отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.