Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 марта 2008 г. N Ф04-443/2008(1050-А45-30) Суд отказал в удовлетворении требования о признании лицензионного договора недействительным, поскольку судебный акт о признании истца вторым патентообладателем был принят после заключения лицензионного договора и его регистрации (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 6 марта 2008 г. N Ф04-443/2008(1050-А45-30)
(извлечение)

Открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Катализатор" обратилось к закрытому акционерному обществу (далее - ЗАО) "Холдинговая Катализаторная Компания" и обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Бионика" с привлечением к участию в деле третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) с исковыми требованиями, уточненными в процессе рассмотрения искового заявления в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: о признании лицензионного договора, заключенного между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090, недействительным по признаку ничтожности; о запрете ООО "Бионика" изготовления, применения, внесения предложений о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого по патенту 2148430; об обязании ООО "Бионика" возвратить ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" по акту приема-передачи ноу-хау и знания для выпуска продукции по лицензионному договору, заключенному между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированному в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090; об обязании Роспатента аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, заключенного между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090, внести соответствующую запись в государственный реестр и опубликовать сведения об аннулировании записи о регистрации лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090, в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели".

Исковые требования мотивированы тем, что с 30.01.2006 лицензионный договор, заключенный ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" с ООО "Бионика" и зарегистрированный Роспатентом за N 21090 сроком до 05.05.2005, противоречит статьям 10 и 13 Патентного закона Российской Федерации, в связи с чем является недействительным по признаку ничтожности.

Решением от 01.06.2007 Арбитражного суда Новосибирской области (судья Г.) исковые требования оставлены без удовлетворения.

Суд мотивировал решение тем, что отсутствуют основания считать, что действующий на 05.05.2005 порядок регистрации такого вида договора нарушал интересы истца и ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания"; требования о признании ответчиков нарушителями патента за N 2148430 не подтверждено документально, а сам по себе факт заключения указанного договора не влечет нарушения патента за N 2148430; истец не доказал принятие им иных мер использования и применения своего права патентообладателя в отношении патента N 2148430. Запретить ООО "Бионика" без заключения лицензионного договора с истцом изготовление, применение, внесение предложений о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей катализатора именно в рамках законного лицензионного договора без достоверных и допустимых доказательств совершения указанных действия, значит ограничить действие сторон по договору на будущее, либо прекратить обязательства по договору, что законом не предусмотрено. Требование об обязании ООО "Бионика" возвратить первому патентообладателю ноу-хау и знания необоснованно, поскольку доказательства их передачи не представлены. Аннулирование записи возможно в порядке и по основаниям, предусмотренным Патентным законом, однако истец таких доказательств не представил.

Постановлением апелляционной инстанции от 20.08.2007 того же суда решение суда первой инстанции отменено. Принят по делу новый судебный акт. Лицензионный договор, заключенный между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированный в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090, признан недействительным по признаку ничтожности.

Признано незаконным с 30.01.2006 введение ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" в гражданский оборот катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготовленного по патенту 2148430 по лицензионному договору, зарегистрированному в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090, без привлечения в качестве лицензиара истца.

Запрещены ООО "Бионика" изготовление, применение, внесение предложений о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого по патенту 2148430.

ООО "Бионика" обязано возвратить ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" по акту приема-передачи ноу-хау и знания для выпуска продукции по лицензионному договору, заключенному между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированному в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090.

Производство по делу в части исковых требований об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, заключенного между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090, внести соответствующую запись в государственный реестр и опубликовать сведения об аннулировании записи о регистрации лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090, в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели", прекращено.

Суд мотивировал решение тем, что в связи с признанием в судебном порядке недействительным перечня патентообладателей и аннулированием с момента выдачи патента за N 2148430 лицензионный договор, заключенный между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" от 01.10.2005, зарегистрированный в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090, является недействительным в силу ничтожности, как совершенный в нарушение статьи 10 Патентного закона Российской Федерации (отсутствие права на совершение действий без согласия второго патентообладателя), нарушает права ОАО "Катализатор" на получение денежного вознаграждения. Истец, являясь вторым патентообладателем, обладает исключительными правами на патент N 2148430 и имеет право требовать у любых юридических и физических лиц прекращения нарушения своих прав, в том числе и возврата одним ответчиком полученного ноу-хау по лицензионному договору другим ответчиком. В соответствии с соглашением о совместном использовании и хранении документации ноу-хау и знаний для выпуска продукции по патенту ОАО "Катализатор" вправе истребовать документацию у третьих лиц в пользу депозитария (ЗАО "Холдинговая Катализаторная компания" в судебном порядке. Судом апелляционной инстанции принят отказ от исковых требований, обращенных к Роспатенту.

В кассационной жалобе ООО "Бионика" просит постановление апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Заявитель жалобы полагает, что патент N 2148430 в части перечня патентообладателей является недействительным с 30.01.2006, т.е. с момента вынесения решения; суд не дал ответа, какой норме права противоречил спорный договор на момент его заключения, чтобы считать его ничтожным; в выводах суда имеются противоречия; суд постановил признать незаконным введение в гражданский оборот первым ответчиком катализатора по лицензионному договору от 05.05.2005, однако предметом указанного договора является не катализатор, а права по использованию патента; истец не представил доказательств, что второй ответчик производил или продавал этот катализатор (вводил его в гражданский оборот); суд не вправе был применять пункт 1 статьи 14 Патентного закона, так как второй ответчик не использовал запатентованное изобретение, соответственно нарушения не имелось; соглашение от 24.08.2006 не являлось предметом исследования, поэтому суд нарушил положения закона о пределах рассмотрения дела; истец не вправе требовать от второго ответчика возврата полученного ноу-хау, так как участником этого договора не является.

Отзывы на кассационную жалобу в установленном законом порядке не представлены.

Рассмотрев материалы дела, доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 274, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд кассационной инстанции считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 28.09.1999 Роспатентом был зарегистрирован патент N 2148430 "Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его использования", обладателем которого являлось закрытое акционерное общество "Катализаторная компания" - правопредшественник ответчика.

Решением суда от 30.01.2006 по делу N А45-16490/05-37/440, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 25.04.2006 ОАО "Катализатор" признан вторым патентообладателем на изобретение N 2148430 "Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его использования" с 28.09.1999 с момента подачи заявки N 99120302. Одновременно патент на изобретение N 2148430 признан недействительным в части перечня патентообладателей.

ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" заключили лицензионный договор от 01.10.2004, зарегистрированный в Роспатенте 05.05.2005 за N 21090.

Полагая, что заключение данного договора без заключения соответствующего лицензионного договора с ОАО "Катализатор", как вторым патентообладателем, нарушает права ОАО "Катализатор" на получение роялти и ведение авторского контроля за изготовлением и реализацией данного продукта, что противоречит пункту 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, ОАО "Катализатор" обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что судебный акт о признании истца вторым патентообладателем был принят после заключения лицензионного договора и его регистрации Роспатентом, вследствие чего Роспатентом не было допущено нарушений действующего законодательства. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств нарушения прав истца и принятия истцом иных мер использования и применения своего права патентообладателя в отношении патента N 2148430.

Отменяя решение, апелляционная инстанция сочла оспариваемую сделку противоречащей пункту 1 статьи 10, пункту 1 статьи 13, статье 29 Патентного закона и статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Признавая сделку недействительной, указала на нарушение оспариваемой сделкой прав истца на получение денежного вознаграждения.

Вместе с тем, выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания сделки - лицензионного договора ничтожной в силу статей 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации в данном случае представляются более убедительными с учетом баланса интересов сторон и избранного ими способа защиты своих прав, поскольку на момент заключения оспариваемой сделки у истца отсутствовали какие-либо права на патент, а ООО "Бионика" добросовестно использовала права и выполняла обязанности по договору.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 287, статьями 288, 289, 110, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил:

постановление апелляционной инстанции от 20.08.2007 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-19211/06-37/531 отменить, оставить в силе решение от 01.06.2007 того же суда по данному делу.

Взыскать с открытого акционерного общества "Катализатор" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Бионика" 1000 рублей государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Арбитражному суду Новосибирской области выдать исполнительный лист.

При необходимости Арбитражному суду Новосибирской области произвести поворот исполнения отмененного постановления суда апелляционной инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.