Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 февраля 2011 г. по делу N А45-12270/2010 (извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2011 г.

Новосибирская таможня обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Ш.В.В. (далее - ИП Ш.В.В., предприниматель) к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АНИС" (далее - ООО "АНИС", правообладатель).

Решением от 24.08.2010 Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлением от 26.10.2010 Седьмого арбитражного апелляционного суда, заявленные требования Новосибирской таможни оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе Новосибирская таможня просит отменить принятые по делу судебные акты, в связи с несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также неправильным применением норм материального и процессуального права, и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Заявитель жалобы считает, что судами неправомерно не приняты в качестве надлежащего доказательства наличия в действиях ИП Ш.В.В. состава вменяемого административного правонарушения, заключения экспертов закрытого акционерного общества Агентства защиты интеллектуальных прав "ИНКО" от 19.04.2010 N 1904/10 и Новосибирской торгово-промышленной палаты от 27.05.2010 N 016-10-01056, согласно которым, ввезенные предпринимателем через таможенную территорию Российской Федерации игрушки торговой марки "JOY TOY" обладают признаками контрафактности.

Новосибирская таможня полагает, что представленные в дело доказательства в совокупности подтверждают незаконность использования предпринимателем чужого товарного знака, что образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии вины ИП Ш.В.В. в незаконном использовании чужого товарного знака не основан на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательствах, что позволяет предпринимателю избежать ответственности.

В отзыве на кассационную жалобу ИП Ш.В.В., не согласившись с доводами кассационной жалобы, просит оставить решение от 24.08.2010 суда первой и постановление от 26.10.2010 суда апелляционной инстанций без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Отзыв на кассационную жалобу от ООО "АНИС" в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлен.

Арбитражный суд кассационной инстанции в соответствии со статьями 274, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, проанализировав доводы Новосибирской таможни, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на жалобу, проверив правильность применения судами при принятии обжалуемых судебных актов норм материального и процессуального права, считает, что обжалуемые по делу судебные акты подлежат отмене в полном объеме, а дело - направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 09.04.2010 декларантом - ИП Ш.В.В. на Новосибирский западный таможенный пост Новосибирской таможни в таможенном режиме выпуск для внутреннего потребления подана грузовая таможенная декларация N 10609030/090410/0001545 на товары народного потребления, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации из Китая автомобильным транспортом по транзитным декларациям N 10605080/020410/1000121, N 10605080/020410/1000123, N 10605080/020410/1000124.

Данные товары поступили в счет исполнения внешнеторгового контракта от 19.10.2009 N 001-SHWW, заключенного между ИП Ш.В.В. и ТФ "TIANLI" (КНР) и были размещены на СВХ ООО "Транс Сибирский Брокер" по документам отчета формы ДО 1.

В ходе таможенного досмотра, проведенного 15.04.2010, были выявлены игрушки с изображением товарного знака "JOY TOY": товар N 4 - игра, ж/дорога, арт. 0612 в количестве 12 штук; товар N 5 - конструктор (типа Лего), арт. 2010 в количестве 36 штук и арт. 2071 в количестве 24 штук; товар N 10 - игровой набор букв, арт. 7002 в количестве 48 штук; товар N 11 - машина инерционная, арт. 9076-С в количестве 48 штук, арт. 9076 - Д в количестве 48 штук, арт. 9076-Е в количестве 48 штук, арт. 9076 - Р в количестве 48 штук, арт.9098-А в количестве 34 штуки, арт. 9098 - В в количестве 24 штук, арт. 9098-Д в количестве 24 штуки, арт. 9098 - В в количестве 24 штуки, арт. 9098-F в количестве 24 штуки; товар N 12 машина инерционная, арт. 6204 в количестве 48 штуки; товар N 14 - машина пластмассовая, арт. 121 в количестве 72 штуки, всего в количестве - 552 штук, которые были изъяты по постановлению таможенного органа от 19.04.2010.

В соответствии с положениями статьи 383 Таможенного кодекса Российской Федерации, таможенным органом произведено изъятие образцов товара, находящегося на складе временного хранения ООО "Транс Сибирский Брокер" (акт взятия образцов или проб от 16.04.2010).

Данный изъятый товар по акту приема-передачи от 20.04.2010 передан на ответственное хранение на склад временного хранения ЗАО "РОСТЭК-Новосибирск".

Поскольку товарный знак "TOY and JOY" зарегистрирован Роспатентом (свидетельство N 308911) за правообладателем - ООО "Анис" в отношении товара 28 класса Международной классификации товаров и услуг, в числе которых входят игрушки, о ввозе товара, маркированного вышеуказанным товарным знаком уведомлен таможенным органом правообладатель данного знака.

ООО "АНИС", как правообладателя товарного знака "TOY and JOY", обратилось в Новосибирскую таможню с заявлением, которое поступило 14.04.2010 и в котором указано, что с ИП Ш.В.В. соглашение на право ввоза товара, маркированного товарным знаком "TOY and JOY" не заключалось, деловых отношений с ТФ "TIANLI" не имеет, заказы на их фабриках не размещало, и лицензию на производство товара под указанным товарным знаком им не выдавало.

По требованию о предоставлении документов и сведений от 19.04.2010 ИП Ш.В.В. договор, лицензионное соглашение на распоряжение и реализацию товаров, маркированных знаком "TOY and JOY" не представил.

По результатам назначенной таможенным органом и проведенной экспертом закрытого акционерного общества Агентство защиты интеллектуальных прав "Инко" экспертизы от 19.04.2010 N 1904/10, на представленных на исследование объектах интеллектуальной собственности - товарах 28 класса МКТУ, имеется товарный знак сходный до степени смешения с обозначением охраняемым свидетельством 308911. При этом неохраняемым элементом данного товарного знака является - "TOY".

Определением от 23.04.2010 в отношении предпринимателя ИП Ш.В.В. таможенным органом возбуждено дело об административном правонарушении по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

В рамках производства по делу, таможенным органом вынесено определение от 06.05.201 о назначении товароведческой экспертизы, проведение которой поручено экспертно-криминалистической службе регионального филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск.

Кроме того, по определению таможенного органа от 11.05.2010 о назначении товароведческой экспертизы, экспертиза проведена экспертом - патентоведом Управления товарных экспертиз Новосибирской торгово-промышленной палаты по поводу ввоза на территорию Российской Федерации и введения в гражданский оборот товара - игрушек с обозначением "JOY TOY" на лицевой поверхности.

О назначении и проведении данной экспертизы предприниматель был ознакомлен 11.05.2010.

Из заключения экспертизы от 27.05.2010 N 016-10-01056 следует, что товарный знак со словесным обозначением "Toy & Joy" и обозначение со словесными элементами "JOY TOY", размещенной на упаковке, по общему зрительному впечатлению сходны до степени смешения. В результате использования обозначения "Toy Joy" возникает вероятность смешения товаров разных производителей; обозначение со словесными элементами "JOY TOY", размещенное на упаковке товара, сходно до степени смешения с товарным знаком "TOY and JOY" по свидетельству N 308911.

Кроме того, из заключения данной экспертизы следует, что согласно протоколу о взятии проб и образцов от 05.05.2010 были изъяты игры, конструкторы, машинки инерционные и пластмассовые, то есть товар, ввозимый предпринимателем на территорию Российской Федерации (л.д. 25-26, том 2).

Новосибирской таможней 11.06.2010 был составлен протокол об административном правонарушении N 10609000-198/2010, согласно которому в действиях данного предпринимателя установлен состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, выразившийся в незаконном использовании чужого товарного знака.

Новосибирская таможня обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением о привлечении предпринимателя ИП Ш.В.В. к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводу о недоказанности Новосибирской таможней вины предпринимателя во вменяемом ему административном правонарушении.

Арбитражные суды, исходя из самостоятельной оценки вопроса о сходстве до степени смешения обозначений товарного знака, размещенного на упаковке и товаре задекларированного предпринимателем "JOY TOY" с товарным знаком, охраняемым свидетельством N 308911, пришли к выводу о том, что имеющееся сходство в указанных словесных элементах исследуемого товарного знака, не способно повлиять на общее восприятие товара в целом и, соответственно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

При этом суды исключили из числа доказательства заключение эксперта закрытого акционерного общества Агентство защиты интеллектуальных прав "Инко" от 19.04.2010 N 1904/10, указав на то, что признаки контрафактности товара выявлены экспертом на упаковке товара, и данный объект исследования введен экспертом самостоятельно.

Кроме того, судом первой инстанции в решении делается ссылка о нарушении экспертом при даче заключения положений статьи 14 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", в том числе и о нарушении необходимости предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, без учета того, что по настоящему делу осуществляется производство в рамках административного дела об административном правонарушении.

Исключив из числа доказательств заключение эксперта Новосибирской торгово-промышленной палаты от 27.05.2010 N 016-10-01056 суды пришил к выводу о том, что при наличии на упаковке товара словосочетания "JOY TOY" эксперт анализировал иной словесный элемент.

Арбитражный суд кассационной инстанции, отменяя принятые по делу судебные акты, исходит из того, что выводы судов основаны на неполном исследовании обстоятельств дела, имеющих существенное значение для разрешения спора.

В соответствии со статьей 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

В силу статей 1229, 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (товарного знака). Отсутствие запрета не считается согласием.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора (статья 1489 ГК РФ).

Из раздела 14 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) следует, что решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации принимается по результатам экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Маркировка однородных товаров обозначениями, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Согласно пунктов 1, 2 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Как следует из материалов дела, товарный знак "TOY and JOY" зарегистрирован Роспатентом (свидетельство N 308911) за правообладателем в отношении товара 28 класса Международной классификации товаров и услуг, в число которых входят игрушки. Правообладателем указанного знака является ООО "АНИС".

ООО "АНИС" не имеет деловых отношений с отправителем-компанией "TIANLI" (КНР), не размещало заказы на их фабриках и не выдавало им лицензию на производство товара под товарным знаком "TOY and JOY".

По требованию таможенного органа о предоставлении документов и сведений от 19.04.2010 ИП Ш.В.В. не представил договор, лицензионные соглашения на право введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком "TOY and JOY".

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебных актах должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Частью 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Из заключения экспертизы, проведенной экспертом Новосибирской торгово-промышленной палаты от 27.05.2010 N 016-10-01056 следует, что согласно протоколу о взятии проб и образцов от 05.05.2010 были изъяты игры, конструкторы, машинки инерционные и пластмассовые, то есть товар, ввозимый предпринимателем на территорию Российской Федерации.

Статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Не приняв в качестве доказательств, подтверждающих незаконность использования товарного знака "TOY and JOY", заключения экспертов от 19.04.2010 N 1904/10 и от 27.05.2010 N 016-10-01056 и указав на то, что заключения экспертов не подтверждают вывод о контрафактности товара, суды, в нарушение статей 71, 82, 86, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не рассмотрели вопрос о вызове экспертов в судебное заседание, о назначении дополнительной или повторной экспертизы для выяснения фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

Арбитражный суд кассационной инстанции находит допущенные судами нарушения норм процессуального права существенными, влекущих неполноту исследования обстоятельств дела.

В связи с чем, арбитражный суд кассационной инстанции считает необходимым принятые по делу судебные отменить, а дело - направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует разрешить спор на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в материалах дела доказательств, их оценки по правилам статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил:

решение от 24.08.2010 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 26.10.2010 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А45-12270/2010 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.