Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 12 июля 2007 г. N А55-9487/03-19 Судами не дана оценка факту использования ответчиком зарегистрированного за истцом товарного знака, что является существенным для разрешения спора. При новом рассмотрении суду необходимо дать оценку представленным доказательствам и установить факт использования или неиспользования ответчиком в период действия правовой охраны зарегистрированного товарного знака истца или сходного до степени смешения изображения в документации, предложениях на продажу, или в интернете, либо отсутствие таких обстоятельств (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа
от 12 июля 2007 г. N А55-9487/03-19
(извлечение)

ГАРАНТ:

См. также Постановления ФАС ПО от 28 февраля 2006 г. N А55-9487/2003-19 и от 17 июня 2008 года N А55-9487/03-19

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Моторостроитель" от 08.06.2007, город Самара,

на решение Арбитражного суда Самарской области от 16.02.2007 и постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 13.04.2007 по делу N А55-9487/03-19,

по иску предпринимателя Кузнецова Николая Николаевича, город Самара, к открытому акционерному обществу "Моторостроитель", город Самара, о признании нарушенным исключительного права на товарный знак,

установил:

Предприниматель Кузнецов Николай Николаевич обратился в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу "Моторостроитель" об обязании ответчика заключить с ним лицензионный договор на использование товарного знака, о привлечении ответчика к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, о признании нарушенным его исключительного права владельца товарного знака.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.12.2002 года и дополнительным решением того же суда от 05.03.2003 года в иске отказано. Постановлением апелляционной инстанции того же суда от 30.04.2003 года решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 24 июля 2003 года по делу А55-12402/02-36 принятые по делу судебные акты в части отказа в удовлетворении требования истца о признании нарушенным его исключительного права на товарный знак "НК" отменено, дело в этой части требований направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в остальной части принятые по делу судебные акты оставлены без изменения.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 12 августа 2005 года по делу А55-9487/03-19 суд признал нарушенным исключительное право истца на товарный знак "НК", постановлением апелляционной инстанции того же суда от 01.11.2005 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 25.02.2006 года данные судебные акты оставлены в силе.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 28 июля 2006 года удовлетворено заявление ответчика о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, решение суда первой инстанции от 12.08.2005 года отменено.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16 февраля 2007 года признано нарушенным исключительное право Кузнецова Николая Николаевича на товарный знак "НК" со стороны ОАО "Моторостроитель" до 30.09.2004 года.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2007 года решение суда первой инстанции от 16.02.2007 года оставлено без изменения.

В кассационной жалобе истец просит отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда в части отказа в рассмотрении уточненного им иска в части заявления требования о взыскании с ответчика убытков в виде упущенной выгоды, считает, что судом неправильно применены ст.49 АПК РФ.

Ответчик в кассационной жалобе просит отменить принятые по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Считает, что вывод суда об использовании ответчиком зарегистрированного истцом товарного знака, в том числе до 30.09.2004 года, не основан на представленных суду доказательствах. Считает, что суд вышел за пределы исковых требований, указав в решении о нарушении прав на товарный знак до 30.09.2004 года.

В судебном заседании истец и представители ответчика поддержали свои кассационные жалобы по изложенным в ней доводам.

Проверив законность обжалованных решения и постановления, правильность применения норм материального и процессуального права в пределах, установленных ст.286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы кассационных жалоб, пояснения представителей сторон, судебная коллегия пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ответчика, отмены принятых по делу судебных актов и направления дела на новое рассмотрение.

Предметом спора является требование об установлении факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак (знак обслуживания) N 180625, зарегистрированный Российским агентством по патентам и товарным знакам за истцом 13.10.1999 года с приоритетом от 30.12.1998 года в отношении товаров групп 07, 12, 36, 37, 42 Международного классификатора товаров и услуг. Как установлено судом, Палатой по патентным спорам 30.09.2004 года действие данного товарного знака было сохранено только в отношении товаров и услуг 07 класса и только в части бензиновых малолитражных моторов и двигателей за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, и услуг 42 класса (исследования в области механики), в отношении остальных ранее указанных в свидетельстве на товарный знак товарных групп правовая охрана товарного знака была прекращена в связи с неиспользованием товарного знака истцом, как лицензиатом.

При новом рассмотрении дела в суде первой инстанции (после отмены ранее принятых судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам) истец заявил о дополнении исковых требований (л.д.143 т.3), и просил взыскать с ответчика упущенную выгоду за период с 13.10.1999 года по 19.07.2006 года в размере 10% от стоимости изготовленной и реализованной ответчиком с использованием зарегистрированного истцом товарного знака продукции, уточнив впоследствии период использования (с 13.10.1999 года по 31.1.22002 года) и размер требования - 290355781 рубль (л.д.3 т.4).

Суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении данного ходатайства, поскольку истец не изменил предмет иска, как это предусмотрено ст.49 АПК РФ, а заявил новое требование, ст.49 АПК РФ не предоставляет истцу права заявлять новые требование после принятия искового заявления к производству. Поскольку именно эти обстоятельства были положены в основание кассационной жалобы истца, а судом первой инстанции были правильно применены нормы процессуального права при рассмотрении указанного ходатайства истца, оснований для ее удовлетворения судебная коллегия не находит.

Не могут быть приняты во внимание и доводы ответчик в той части, что суд вышел за пределы иска, указав на имевшее место нарушение прав истца на товарный знак до конкретной даты. Предметом иска является установления факта нарушения прав истца на зарегистрированный товарный знак. Суд пришел к выводу о наличии нарушения такого права, указание на отсутствие такого нарушения после 30.09.2004 года само по себе не является выходом за пределы исковых требований.

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя требование истца о признании нарушенным его зарегистрированного права на товарный знак, руководствовались п.2 ст.4 Закона РФ "О товарных знаках и знаках обслуживания в РФ", придя к выводу, что ответчиком использовался в гражданском обороте. Данная норма содержит формальный состав правонарушения, то есть не зависящий как от значительности последствий допущенного нарушения прав, так и от исполнения правообладателем возложенной на него ст.22 того же закона обязанности использования зарегистрированного товарного знака, данные обстоятельства подлежат учету судом только при рассмотрении спора об ответственности за нарушении прав на товарный знак.

В соответствии с п.2 ст.4 указанного Закона нарушением исключительных прав на товарных знак является использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых он обозначен, или однородных товаров на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые вводятся в гражданский оборот, хранятся, транспортируются, ввозятся на территорию РФ с этой целью; использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения при выполнении работ и оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет.

Следовательно, для установления факта нарушения прав на зарегистрированный товарный знак необходимо установить факт использования ответчиком в гражданском обороте зарегистрированного за истцом товарного знака или сходного до степени смешения обозначения в период действия охраны товарного знака (то есть, в данном случае в отношении товаров класса 07 (кроме бензиновых малолитражных моторов и двигателей) - в период с 13.10.1999 года по 30.09.2004 года), факт введения ответчиком в гражданский оборот в данный период товаров, маркированных таким знаком (сходным обозначением), и (или) применения его ответчиком на документации, в предложения на продажу, в сети Интернет.

Суд первой инстанции не указал, каким способом ответчик ввел в гражданский оборот товары, маркированные знаком, сходным с зарегистрированным товарным знаком истца, что это за товары (относятся ли они к товарным группам, в отношении которых было зарегистрировано действие товарного знака), либо конкретные факты использования ответчиком товарного знака истца в вышеуказанный период в документации на товар, предложения к продаже и т.п. Имеющиеся в деле таблички с указанием комбинации, сходной с комбинированным товарным знаком истца, а также фотографии с изображением механизма, на котором установлена табличка, не позволяют определить ни наименование и товарную группу изделия, на котором они установлены, ни факт введения данных товаров в гражданский оборот ответчиком, ни дату введения товара в гражданский оборот (что имеет существенное значения для сопоставления с периодом регистрации прав истца на товарных знак). Ни один конкретный факт маркировки ответчиком выпускаемых им товаров изображением, сходных до степени смешения с товарным знаком истца или частью товарного знака, подлежащей правовой охране, в период действия правовой охраны товарного знака, использованием такого товарного знака в документации, в предложениях на продажу, в Интернете, судом не установлен.

Следовательно, вывод суда первой инстанции о доказанности факта использования ответчиком товарного знака, правообладателем которого является истец, в том числе и в период действия правовой охраны зарегистрированного товарного знака не основан на имеющихся в деле доказательствах, при этом из имеющегося в деле письма Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева (л.д.47 т.3), на который суд сослался в качестве доказательства использования ответчиком товарного знака, следует, что ответчик производит газотурбинные двигатели марки "НК" с 1955 года, эта аббревиатура была утверждена Постановлением СМ СССР от 15 июня 1955 года. При этом, в силу ст.5 Закона РФ "О товарных знаках и знаках обслуживания" регистрации в качестве товарного знака, а следовательно, и правовой защите, подлежат только словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Сама аббревиатура "НК" не является словесным обозначением, а следовательно, не может быть отдельно охраняемым элементом товарного знака, ее употребление кем-либо для индивидуализации товара без применения комбинированного зарегистрированного товарного знака (изображения в комбинации с данной аббревиатурой) не является нарушением прав на зарегистрированный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции не дал оценки обоснованности выводов суда в отношении установления факта использования ответчиком зарегистрированного за истцом товарного знака, являющихся существенными для разрешения спора.

Поскольку выводы суда об установлении факта использования ответчиком зарегистрированного за истцом товарного знака в период действия правовой охраны на данный товарный знак не основаны на имеющихся в деле доказательствах, кассационная жалоба ответчика подлежит удовлетворению, принятые по делу судебные акты подлежат отмене в силу ст.288 АПК РФ, а дело - направлению на новое рассмотрение, так как суде кассационной инстанции не наделен правом оценки доказательств.

При новом рассмотрении суду необходимо дать оценку представленным суду доказательствам и установить факт использования или неиспользования ответчиком в период действия правовой охраны зарегистрированного товарного знака истца или сходного до степени смешения изображения, установив по крайней мере единичный конкретный факт маркировки ответчиком выпускаемых им изделий таким товарным знаком или подлежащим правовой охране элементом товарного знака, введением таких товаров в гражданский оборот, использованием товарного знака (охраняемого законом элемента товарного знака) в документации, предложениях на продажу, или в Интернете, либо отсутствие таких обстоятельств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановил:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 16 февраля 2007 года и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2007 года по делу А55-9487/2003 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.