Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 октября 2007 г. N Ф09-8006/07-С6 Требование о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак не удовлетворено, поскольку материалами дела подтверждается, что использование ответчиком как субъектом предпринимательской деятельности обозначения началось и стало известным до даты приоритета товарного знака, который зарегистрирован за истцом (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 2 октября 2007 г. N Ф09-8006/07-С6

ГАРАНТ:

Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 февраля 2008 г. N 1220/08 отказано в передаче настоящего постановления в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего, судей,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Страховой брокер "Белая башня" (далее - общество Страховой брокер "Белая башня") на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.04.2007 по делу N А60-34386/06 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2007 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества Страховой брокер "Белая башня" - Ратнер Б.А. (доверенность от 26.12.2006 N 124-СБ/06);

общества с ограниченной ответственностью Страховая компания "Белая башня - Здоровье" (далее - общество Страховая компания "Белая башня - Здоровье") - Вологженинова Т.Г. (доверенность от 26.12.2006 N 1076).

Российское агентство по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) заявило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя, которое подлежит удовлетворению на основании ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество Страховой брокер "Белая Башня" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу Страховая компания "Белая башня - Здоровье" с требованиями о прекращении незаконного использования товарного знака "Белая башня" и взыскании 5000000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Определениями Арбитражного суда Свердловской области от 27.12.2006, 26.02.2007 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Белая башня" (далее - общество Страховая компания "Белая башня"), Роспатент (т. 1, л.д. 46, 47, 151, 152).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 26.04.2007 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2007 решение суда оставлено без изменения.

В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, общество Страховой брокер "Белая башня" просит судебные акты отменить, исковые требования удовлетворить, ссылаясь на неправильное применение судами положений ст. 168, п. 4 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушение судами ст. 1, 2, 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 46 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), ст. 49, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несоответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам дела. По мнению заявителя кассационной жалобы, договор уступки товарного знака не может быть признан ничтожной сделкой, поскольку ответчик отказался от встречного иска о признании данного договора недействительным, а суд не вправе рассмотреть данный вопрос по собственной инициативе за пределами срока исковой давности. Заявитель кассационной жалобы также полагает, что его право на исключительное использование товарного знака "Белая башня" возникло до начала использования ответчиком своего фирменного наименования, поскольку он является правопреемником прежнего правообладателя спорного товарного знака. Кроме того, общество Страховой брокер "Белая башня" полагает, что взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака не зависит от наличия убытков.

Общество "Белая башня - Здоровье" представило отзыв, в котором просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу общества Страховой брокер "Белая башня" - без удовлетворения, считая изложенные в ней доводы несостоятельными и противоречащими материалам дела.

Роспатент в своем отзыве указал, что вопросы о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскания компенсации не относятся к его компетенции.

Как установлено судами и подтверждено материалами дела, общество Страховой брокер "Белая башня" согласно свидетельству на товарный знак от 19.12.2003 N 260371 с приоритетом от 09.10.2002 является обладателем исключительного права на использование словесного обозначения "Белая Башня" по 35, 36, 38 и 39-м классам Международной классификации товаров и услуг (т. 1, л.д. 15).

Согласно указанному в заявке на регистрацию товарного знака описанию (т. 1, л.д. 192, 193) товарный знак общества Страховой брокер "Белая башня" представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной и словесной части (композиция из стилизованного изображения водонапорной башни и буквы Б и словосочетания "Белая башня", которая расположена под контурной линией в виде стилизованных облаков, переходящей в горизонтальную линию).

Общество Страховой брокер "Белая башня", полагая, что общество "Белая башня - Здоровье" без согласия истца использует обозначение "Белая башня", обратилось в арбитражный суд с иском о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации.

В обоснование исковых требований общество Страховой брокер "Белая башня" указало на то, что ответчиком при оказании услуг страхования осуществляется использование обозначения "Белая башня", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, путем размещения указанного обозначения на документации, в том числе на бланках.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что общество "Белая башня - Здоровье" при осуществлении хозяйственной деятельности использует в своей деятельности не товарный знак истца, а свое фирменное наименование, которое в силу ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 подлежит охране независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Поскольку использование ответчиком фирменного наименования началось с момента его регистрации в качестве юридического лица (с 16.12.1993), а приоритет товарного знака истца установлен с 09.10.2002, суды пришли к выводу о том, что факта незаконного использования ответчиком товарного знака истца не имеется. Кроме того, в ответ на ссылку истца о том, что факт нарушения его прав вытекает также из обладания исключительными правами на товарный знак "Белая башня" на основании договора уступки с прежним правообладателем от 25.07.2000 N 49-п (свидетельство от 18.03.1994 N 116823), суды указали, что данный договор противоречит п. 4 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу чего является ничтожным и не может быть основанием исковых требований.

В силу ст. 1 Закона о товарных знаках товарный знак и знак обслуживания являются обозначениями, служащими для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя (п. 1 ст. 4 названного закона).

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Из смысла данной нормы следует, что использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

На основании ст. 5 Закона о товарных знаках на зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 9 Закона о товарных знаках приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Из имеющегося в материалах дела свидетельства на товарный знак N 260371, выданного обществу Страховой брокер "Белая башня" 19.12.2003, усматривается, что приоритет данного товарного знака установлен 09.10.2002 (т. 1, л.д. 15).

Материалами дела также подтверждается, что использование ответчиком как субъектом предпринимательской деятельности обозначения "Белая башня" началось и стало известным до даты приоритета товарного знака N 260371, который зарегистрирован за истцом (т. 1, л.д. 23, 42, 79, 80, 81, 124).

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций сделан правильный вывод о том, что в действиях ответчика не имеется незаконного использования зарегистрированного за истцом товарного знака "Белая башня".

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что его право на исключительное использование товарного знака "Белая башня" при оказании страховых услуг возникло на основании заключенного с обществом Страхования компания "Белая башня" договора от 25.07.2000 N 49-п уступки данного товарного знака по свидетельству N 116823 с приоритетом от 13.11.1991, судом кассационной инстанции отклоняется, так как суды правомерно указали, что данный договор уступки противоречит п. 4 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и является ничтожной сделкой. При этом суд кассационной инстанции отмечает, что суд вправе констатировать ничтожность сделки независимо от того, заявлялось ли такое требование участвующими в деле лицами. Кроме того, согласно свидетельству на товарный знак датой приоритета товарного знака "Белая башня" для истца является 09.10.2002.

Вывод суда о ничтожности сделки по уступке товарного знака по причине ее безвозмездного характера не влияет на правильность решения суда о том, что ответчик при оказании страховых услуг не нарушает исключительных прав истца на товарный знак "Белая башня".

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами необоснованно отказано в удовлетворении требования о взыскании предусмотренной п. 4 ст. 46 Закона о товарных знаках компенсации, которая не зависит от наличия или отсутствия убытков, судом кассационной инстанции также отклоняется как основанный на неправильном толковании данной нормы права, поскольку компенсация является дополнительной мерой ответственности и может быть взыскана только при установлении судом факта нарушения исключительных прав на товарный знак.

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.04.2007 по делу N А60-34386/06 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2007 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Страховой брокер "Белая башня" - без удовлетворения.