Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 апреля 2008 г. N Ф09-2395/08-С6 Дело о взыскании текущих отчислений (роялти) по лицензионному договору передано на новое рассмотрение, поскольку суд, разрешая спор, пришел к ошибочному выводу о необходимости регистрации изменений в лицензионный договор в части предоставления истцом патентов, не являющихся предметом "ноу-хау", а также в части невозможности производства продукции по лицензии (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 15 апреля 2008 г. N Ф09-2395/08-С6

ГАРАНТ:

См. дополнительную информацию к настоящему постановлению

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего, судей,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Салаватнефтеоргсинтез" (далее общество "Салаватнефтеоргсинтез") на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.11.2007 (в полном объеме изготовлено 27.11.2007) по делу N А07-42373/04 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2008 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества "Салаватнефтеоргсинтез" - Ишмухаметова С.Б. (доверенность от 26.09.2005 N 028-317Д), Кабиров Т.А. (доверенность от 28.09.2007 N 028-363Д);

Воронежского открытого акционерного общества "Синтезкаучукпроект" (далее - общество "Синтезкаучукпроект") - Бронякин О.Б. (доверенность от 07.04.2008).

Общество "Синтезкаучукпроект" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу "Салаватнефтеоргсинтез" о взыскании текущих отчислений (роялти) по договору от 24.09.1992 N 39-792/3 и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 73542941 руб. (с учетом уточнений исковых требований, сделанных в порядке, предусмотренном положениями ст. 49 Арбитражного процессального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.11.2007 (в полном объеме изготовлено 27.11.2007) исковые требования удовлетворены частично, с общества "Салаватнефтеоргсинтез" в пользу общества "Синтезкаучукпроект" взысканы текущие отчисления (роялти) в сумме 49311675 руб., проценты за пользования чужими денежными средствам за период с 01.04.2005 по 21.05.2007 в сумме 11319084,06 руб., а также судебные издержки в сумме 187333 руб. и расходы по госпошлине в сумме 82400 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2008 решение суда оставлено без изменения.

В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, общество "Салаватнефтеоргсинтез" просит решение и постановление судов отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на неправильное применение положений ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушение судами положений ст. 432 вышеназванного Кодекса, положений ст. 65, 71, 86, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неполное выяснение обстоятельств, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. По мнению заявителя кассационной жалобы, суды не исследовали вопрос о природе взыскиваемого платежа, поскольку по условиям лицензионного договора лицензиат обязан выплатить лицензиарам как единовременный паушальный платеж, так и производить отчисления в случае производства продукции по лицензии (роялти), однако производимая обществом "Салаватнефтеоргсинтез" продукция не является продукцией по лицензии, в связи с чем у судов отсутствовали правовые основания для взыскания роялти и удовлетворения исковых требований. Кроме того, общество "Салаватнефтеоргсинтез" также считает, что судами необоснованно не приняты во внимание выводы патентно-правовой экспертизы, которая соответствует требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и является надлежащим доказательством, а вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии данных о предупреждении экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения противоречит материалам дела. Заявитель полагает, что суд апелляционной инстанции неправомерно оценил указанную экспертизу в качестве мнения специалиста и вместо назначения дополнительной экспертизы самостоятельно исследовал поставленные перед экспертами вопросы, требующие специальных знаний, и дал свою оценку результатам указанной экспертизы. Кроме того, общество "Салаватнефтеоргсинтез" считает необоснованным вывод судов о необходимости регистрации изменений к лицензионному договору в случае неиспользования им указанных в договоре патентов.

Как установлено судами, Воронежским филиалом института "Гипрокаучук" (правопредшественником общества "Синтезкаучукпроект") и НПП "Ярсинтез" (лицензиары), с одной стороны, и ПО "Салаватнефтеоргсинтез" (лицензиат), которое является правопредшественником общества "Салаватнефтеоргсинтез", 24.09.1992 заключен лицензионный договор N 39-792/3 со сроком действия 10 лет (т. 1, л.д. 10-21).

По условиям указанного договора лицензиату предоставлена неисключительная лицензия на использование процесса дегидрирования этилбензола при пониженном давлении и ноу-хау "для обеспечения строительства и работы установок по производству стирола для обеспечения строительства и работы установок по производству стирола согласно технологи лицензиаров. За предоставление прав на процесс, за техническую документацию и другую информацию, переданную лицензиарами, лицензиат в силу п. 6.1 лицензионного договора обязан произвести платеж в размере 2000000 долларов США в рублевом эквиваленте на момент подписания договора (паушальный платеж).

Кроме того, при производстве "продукции по лицензии" лицензиат в течение 10 дней, следующих за отчетным периодом, обязан выплачивать лицензиарам роялти за каждую тонну продукции по лицензии в виде текущих отчислений в размере 2% от ее продажной цены на момент реализации (п. 2.2, 6.2 договора). При этом в разделе 1 договора предусмотрено, что под "отчетным периодом" понимается период деятельности лицензиата по выполнению условий договора в течение каждых трех месяцев, начиная с дат вступления договора в силу, а под "продукцией по лицензии" понимается стирол, полученный лицензиатом на установке, возводимой лицензиатом для процесса производства стирола дегидрированием этилбензола при пониженном давлении согласно технологии лицензиаров.

Перечень патентов, права по которым передавались в соответствии с договором, а также описание передаваемых "ноу-хау" являются приложениями к лицензионному договору (т. 1, л.д. 22-28).

Лицензионный договор зарегистрирован решением Роспатента от 05.12.1994 N 2454/94.

Общество "Синтезкаучукпроект", полагая, что общество "Салаватнефтеоргсинтез" не исполнило обязанность по оплате текущих платежей (роялти) за период с 01.11.2003 по 05.12.2004, обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с соответствующим иском о взыскании указанных платежей и процентов за пользование чужими денежными средствами. При определении расчета суммы текущих отчислений истец руководствовался бухгалтерским отчетом ответчика за 2004 год и пояснительной запиской к годовой бухгалтерской отчетности общества "Салаватнефтеоргсинтез".

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания текущих отчислений по договору за период с 01.01.2004 по 05.12.2004, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о возникновении у ответчика обязательств по выплате текущих отчислений за этот период в связи с доказанностью фактов строительства ответчиком в соответствии с лицензионным договором объекта по производству этилбензола в количестве 230 тысяч тонн в год и стирола в количестве 200 тысяч тонн в год, а также осуществления ответчиком производства стирола в указанный период на этом объекте в количестве, указанном в расчете истца (149,124 тонн).

При этом судами приняты во внимание письма от 23.09.2002 и от 31.03.2003, направленные в адрес истца, в которых ответчик указал на рассмотрение вопроса об оплате по лицензионному договору после окончания строительства комплекса по производству этилбензола и стирола, которое планировалось в 2003 году; письма от 12.09.2003 и от 16.09.2003, в соответствии с которыми ответчик направлял в адрес истца для согласования технологический регламент по производству стирола; уведомление от октября 2003 о том, что ответчик приступил к выпуску стирола; благодарственное письмо генерального директора общества "Салаватнефтеоргсинтез" участнику строительства установки по производству этилбензола - стирола.

Судами также указано, что окончание строительства объекта по производству этилбензола в количестве 230000 тонн в год и стирола в количестве 200000 тонн в год подтверждается актом приемки и ввода в эксплуатацию от 31.10.2003.

Отказывая во взыскании с ответчика текущих отчислений за период с 01.11.2003 по 31.12.2003, а также соответствующих процентов, суды первой и апелляционной инстанций указали, что истцом не доказано количество выпущенного ответчиком в этот период стирола в соответствии с лицензионным договором.

Суд кассационной инстанции считает, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Как усматривается из п. 2.2, 6.2 лицензионного договора, при производстве "продукции по лицензии" лицензиат в течение 10 дней, следующих за "отчетным периодом", обязан выплачивать лицензиарам роялти за каждую тонну продукции по лицензии в виде текущих отчислений в размере 2% от ее продажной цены на момент реализации (т. 1, л.д. 11, 16). При этом "продукцией по лицензии" является стирол, полученный лицензиатом на "установке" (п. 1.3 лицензионного договора), под "установкой" понимается установка, возводимая лицензиатом, на которой будет использован процесс для производства "продукции по лицензии" (п. 1.2 лицензионного договора), а "процесс" - это производство стирола цегидрированием этилбензола при пониженном давлении согласно технологии лицензиаров (п. 1.1 лицензионного договора).

Из содержания искового заявления следует, что истец обратился с иском о взыскании с ответчика текущих платежей (роялти).

Таким образом, для правильного рассмотрения заявленных требований суду необходимо установить, имел ли место факт производства обществом "Салаватнефтеоргсинтез" "продукции по лицензии", то есть производство стирола согласно технологии лицензиаров.

Между тем для установления указанного обстоятельства требуются специальные познания, которыми суд не обладает.

На основании ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Определением суда от 21.03.2005 по ходатайству ответчика назначена экспертиза в отношении патентного аудита лицензионного договора на передачу прав на использование изобретений и "ноу-хау" (т. 4, л.д. 3-6). Проведение указанной экспертизы поручено Республиканскому научно-технологическому и информационному комплексу Академии наук Республики Башкортостан ("Баштехинформ"), на разрешение экспертной организации были поставлены вопросы о том, какие из переданных патентов используются в производстве общества "Салаватнефтеоргсинтез" и какова их доля; какие патенты не используются в производстве указанного обществ и по каким причинам; какие из переданных патентов прекратили свое действие к моменту прекращения действия лицензионного договора; было ли необходимо разрешение патентообладателя на использование патента в 2002 году при условии, что указанный патент прекратил свое действие 02.08.1996.

Как следует из заключения патентно-правовой экспертизы (т. 4, л.д. 46-59), никакие патенты из переданных по лицензионному договору не используются и не использовались в производственной деятельности общества "Салаватнефтеоргсинтез". В качестве причин, по которым не используются переданные патенты, указаны существенные признаки, а также истечение срока действия ряда патентов. Кроме того, экспертной организацией указано, что ответчик приобретал запатентованные объекты, но не изготавливал на своих производственных площадях, а информация о применении железо-калиевых катализаторов, принципе вакуумного дегидрирования этилбензола в стирол, о схемах ректификации стирола не могла быть предметом ноу-хау, поскольку была широко известной до заключения лицензионного договора (т. 4, л.д. 58).

Суд первой инстанции не принял указанные выводы экспертизы, указав при этом, что общество "Салаватнефтеоргсинтез" не представило доказательства, свидетельствующие о внесении им изменений в лицензионный договор в части предоставления истцом патентов, не являющихся предметом "ноу-хау", а также в части невозможности производства продукции по лицензии.

Между тем суд первой инстанции в нарушение положений п. 3 ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не указал правовую норму, которой предусмотрена необходимость регистрации указанных изменений.

Кроме того, судом первой инстанции не принят во внимание п. 6 Правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, утвержденных Роспатентом от 21.04.1995, которым предусмотрено, что регистрации в Роспатенте подлежат изменения лицензионного договора только в отношении определения сторон, предмета договора, срока и территории действия, а также объема передаваемых прав.

Согласно п. 5 Приказа Роспатента от 29.04.2003 "О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных", федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть зарегистрированы изменения, касающиеся существенных условий договора, а также досрочное расторжение договора, заключенного с указанием срока его действия, а также расторжение договора, заключенного без указания срока его действия.

Таким образом, нельзя признать законным вывод суда первой инстанции о необходимости регистрации изменений в лицензионный договор в части предоставления истцом патентов, не являющихся предметом "ноу-хау", а также в части невозможности производства продукции по лицензии.

Суд апелляционной инстанции также не принял выводы патентно-правовой экспертизы, указав, что в данном заключении отсутствует запись о предупреждении экспертов об уголовной ответственности, в силу чего оно не соответствует требованиям п. 4 ч. 2 ст. 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Однако указанный вывод суда апелляционной инстанции сделан без учета имеющихся в материалах дела подписок проводивших экспертизу Кружкова В.Н., Альметова Ф.М. и Никитиной Т.Ф. о том, что они в соответствии с п. 5 ст. 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (т. 5, л.д. 125-127). Судом апелляционной инстанции не дана оценка указанным документам.

Суд апелляционной инстанции также указал, что выводы данного заключения касаются производства ответчика и не относятся к возведению им комплекса по производству этилбензола и стирола. По мнению суда апелляционной инстанции, строительство и введение в эксплуатацию указанного комплекса свидетельствуют о том, что ответчик производит "продукцию по лицензии", в силу чего у него возникают обязанности по уплате роялти.

Между тем факт строительства комплекса по производству этилбензола и стирола сам по себе не свидетельствует о том, что стирол производился с использованием технологии лицензиаров. С учетом содержания лицензионного договора и заявленных исковых требований в предмет доказывания по настоящему спору, как уже указывалось ранее, входит установление факта производства обществом "Салаватнефтеоргсинтез" стирола именно с использованием технологии лицензиаров.

Однако вопрос о том, какая именно технология используется ответчиком при производстве стирола, судами первой и апелляционной инстанций не исследовался. Экспертное заключение, оцененное судом апелляционной инстанции как мнение специалистов по делу, было отклонено указанным судом как не имеющее отношение к предмету спора.

Из содержания писем ответчика, на которые ссылались суды первой и апелляционной инстанций, также однозначно не следует, что производство стирола производилось по приобретенной у лицензиаров технологии.

Таким образом, суд апелляционной инстанции при отсутствии специальных познаний установил обстоятельства, которые имеют значение для правильного разрешения спора.

На основании изложенного оспариваемые судебные акты подлежат отмене как принятые без исследования значимых для дела обстоятельств, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить выявленные нарушения, установить, имело ли место производство ответчиком "продукции по лицензии", и на основании полного исследования всех представленных сторонами доказательств, доводов и возражений разрешить спор по существу в соответствии с нормами материального и процессуального права.

Руководствуясь ст. 286, 287-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.11.2007 (в полном объеме изготовлено 27.11.2007) по делу N А07-42373/04 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2008 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.