Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 7 июня 2007 г. N А56-48172/2006 Иск ОАО к Организации о взыскании в порядке возмещения компенсации за нарушение исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки и запрещении ответчику распространение продукции, декорированной без согласия истца и нарушающего его права удовлетворен, поскольку между истцом и ответчиком отсутствует зарегистрированный в установленном порядке лицензированный договор, предоставляющий право ответчику использовать на реализуемых им переработанных товарах товарные знаки истца или их часть (отменено)

ГАРАНТ:

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 февраля 2008 г. данное решение отменено

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 7 июня 2007 г. N А56-48172/2006

ГАРАНТ:

См. также новое рассмотрение дела: постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 марта 2009 г.

Резолютивная часть решения объявлена 28 мая 2007г.

Полный текст решения изготовлен 07 июня 2007 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе:

судьи Орлова Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.Б. Суворовым

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец ОАО "Императорский фарфоровый завод"

ответчик Санкт-Петербургская региональная Общественная организация инвалидов "Объединение художников "Этюд"

о запрещении распространения контрафактной продукции и взыскании 5.000.000 руб.

при участии

от истца: представитель Кузнецов Ю.А. доверенность N 92/06 от 28.12.06 г. от ответчика: председатель правления Волошин В.А. выписка из протокола N 1 от 27.01.07г.; представитель Теплова В.Е. доверенность от 21.05.06 г.

установил:

Истец - ОАО "Императорский фарфоровый завод" обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика - Санкт-Петербургской региональной Общественной организации инвалидов "Объединение художников "Этюд" 5.000.000 руб. в порядке возмещения компенсации за нарушение исключительных прав истца на зарегистрированные товарные знаки и запрещении ответчику распространения продукции, декорированной без согласия истца и нарушающего его права.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.

16 августа 2006 года в ООО "Орфей" (ИНН 7801396484), реализующем сувенирную продукцию по адресу: пл. Морской Славы, д. 1, Морской вокзал. 1-ый этаж, истцом были приобретены чашка с блюдцем формы "Майская" с рисунком "Марья-Краса" за 9207 (девять тысяч двести семь) рублей, на которых помещено буквенное сочетание "ЛФЗ", являющееся охраняемым элементом товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 05.08.2003 года, что подтверждается Свидетельством о регистрации N 252643 (правообладатель - ОАО "Императорский фарфоровый завод", далее ОАО "ИФЗ"). Указанные изделия производились и передавались на реализацию ответчиком - Санкт-Петербургской региональной Общественной организацией инвалидов "Объединение художников "Этюд". То, что указанные изделия были расписаны именно ответчиком, подтверждается объяснениями сторон и надписью, сделанной на представленной суду для осмотра чашке.

На основании представленных документов и объяснений сторон судом установлено, что ответчик приобретал фарфоровые изделия для последующей росписи первоначально по договорам поставки на основании резолюции директора завода, которая предусматривала поставку из брака около 200 комплектов посуды в квартал. Поставки осуществлялись с 1993 по 1997 гг.

Как следует из объяснений сторон, в дальнейшем ответчик приобретал готовую белую сортовую продукцию в фирменных магазинах истца, удалял рисунок, нанесенный производителем (окантовка), и наносил свой рисунок. Переработанный товар поступал в продажу с товарным знаком истца. При этом ответчик не информировал истца о производимой им переработке изделий ОАО "ИФЗ" и их реализации.

Ответчик в обоснование своих возражений против иска сослался на ст. 23 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" которая, по его мнению, предоставляет право лицу преобразовывать товар после легального приобретения его у правообладателя.

Суд не принимает данное возражение ответчика, поскольку ст. 23 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" лишь допускает использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредствен правообладателем или с его согласия. Переработанный (декорированный) ответчиком товар является новой вещью, не вводившейся в оборот истцом, и, соответственно, для реализации с охраняемым элементом товарного знака N 252643 необходимо было получить разрешение правообладателя (п. 6 Информационного письма Пленума ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

Доводы ответчика о том, что фарфоровое изделие и роспись на нем являются сложной вещью, в связи с чем приобретение фарфорового изделия у изготовителя означает исчерпание соответствующих исключительных прав, поскольку маркировка товарным знаком относится именно к фарфоровому изделию, а не к росписи, также не принимаются судом. Статья 134 ГК РФ устанавливает, что рассматриваются как одна вещь (сложная вещь) разнородные вещи, образующие единое целое, предполагающее использование их по общему назначению. При этом роспись на фарфоре не может рассматриваться как самостоятельная вещь, поскольку не может быть отделена от полуфабриката, на котором она изображена. Соответственно. маркировка товарным знаком на таком изделии относится к переработанной вещи в целом и требует получения разрешения правообладателя на распространение таких изделий.

По мнению ответчика, резолюция директора завода на письме ответчика с просьбой поставить продукцию предприятия для росписи является согласием истца на введение оборот декорированных ответчиком изделий.

Данный довод не может быть принят по следующим основаниям. Статьями 25 и 26 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", действовавшего уже на момент осуществления поставок полуфабриката на основании указанной резолюции, установлено, что приобретение права на использование товарного знака осуществляется исключительно посредством заключения лицензионного договора либо договора об уступке исключительного права на товарный знак.

Судом установлено, что между истцом и ответчиком отсутствует зарегистрированный в установленном порядке лицензионный договор, предоставляющий право ответчику использовать на реализуемых им переработанных товарах товарные знаки истца или их часть. в том числе, обозначение "ЛФЗ", являющееся охраняемым элементом товарного знака 252643.

Кроме того, истцом ответчику 06.04.2006 года было направлено письмо N 1-28/09-237 с требованием прекратить декорирование и реализацию изделий с зарегистрированным товарным знаком ОАО "ИФЗ". однако указанное требование выполнено не было. т.е. ответчик реализовывал переработанную продукцию, заведомо зная об отсутствии согласия правообладателя на введение ее в оборот; факт получения указанного требования подтверждается ответчиком в письме N 319 от 23.12.2006 года.

Таким образом. "ОХ "Этюд" реализовывало переработанную продукцию при отсутствии разрешения истца на использование на ней охраняемого элемента товарного знака N 252643 -обозначения "ЛФЗ", что в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона "О товарных знаках..." является незаконным использованием товарного знака, т.е. ответчик своими действиями нарушил исключительное право истца на зарегистрированный товарный знак N 252643.

В соответствии с п. 4 ст. 46 Закона "О товарных знаках..." правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты определяемой судом компенсации в размере от 1000 до 50000 МРОТ. Истцом заявлен ко взысканию максимально возможный размер компенсации в 5000000 рублей, однако суд с учетом обстоятельств дела (представленные доказательства, масштаб деятельности ответчика) не может согласиться с обоснованностью такого размера компенсации, считая возможной компенсацию в 1000 МРОТ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102; 167. 168. 170. 49 АПК РФ, ст.ст. 4. 25. 26. 46 ФЗ РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

решил:

1. Запретить Санкт-Петербургской региональной Общественной организации инвалидов "Объединение художников "Этюд" распространение переработанных (декорированных ответчиком) фарфоровых изделий, на которых помешены зарегистрированные товарные знаки Открытого акционерного общества "Императорский фарфоровый завод" либо их охраняемые элементы:

2. Взыскать с Санкт-Петербургской региональной Общественной организации инвалидов "Объединение художников "Этюд" в пользу Открытого акционерного общества "Императорский фарфоровый завод" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 252643 в размере 100.000 рублей и 3.540 руб. в порядке возмещения расходов по госпошлине.

Выдать исполнительные листы.

В остальной части в иске отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Судья

Орлова Е.А.