Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15 июня 2009 г. N А56-30056/2008 Суд отказал в иске об обязании к соблюдению установленного запрета использовать спорное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, установив отсутствие нарушений со стороны ответчика прав истца на товарный знак

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 15 июня 2009 г. N А56-30056/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 8 июня 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 июня 2009 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Сапоткиной Т.И., судей Рудницкого Г.М. и Сергеевой И.В.,

при участии от ООО "Ретро" Художникова А.В. (доверенность от 11.02.2009), от ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" Крупениной С.А. (доверенность от 05.08.2008) и Усковой С.Б. (доверенность от 05.08.2008),

рассмотрев 08.06.2009 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ретро" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2008 (судья Маркин С.Ф.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 (судьи Марченко Л.Н., Ларина Т.С., Масенкова И.В.) по делу N А56-30056/2008,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Ретро" (далее - ООО "Ретро") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" (далее - ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ") об обязании к соблюдению установленного запрета использовать обозначение "Диадема", сходное до степени смешения с товарным знаком "DIADEMA", при строительстве и реализации жилого дома, расположенного по адресу: Петроградский административный район, участок между домом N 37б по ул. Профессора Попова и домом N 14а по Песочной набережной (севернее дома N 37б по ул. Профессора Попова), об обязании удалить обозначение из сети Интернет, с документации, рекламы, вывесок, сопровождающих строительство и реализация помещений в этом доме, в том числе путем, ликвидации существующих контрафактных экземпляров документации, и о взыскании 5 000 000 руб. денежной компенсации.

Решением от 19.12.2008 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО "Ретро" просит решение и постановление отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Податель жалобы ссылается на то, что суды неправильно применили пункт 1 статьи 1229 и пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 13 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормы Международного классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ), суд сделал необоснованный вывод об отсутствии нарушения прав истца действиями ответчика. По мнению подателя жалобы, спорное обозначение используется ответчиком в строительстве, суд не учел, что право использовать товарный знак на момент подачи иска предоставлено третьему лицу - обществу с ограниченной ответственностью "ОНИКС" (далее - ООО "ОНИКС") на основании лицензионного договора, который был зарегистрирован в установленном порядке на момент принятии судом решения по настоящему делу.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" просит оставить решение и постановление без изменения.

Законность решения и постановления проверена в кассационном порядке.

В судебном заседании представитель ООО "Ретро" подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представители ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" обратились с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.

Суд кассационной инстанции полагает, что жалоба не подлежит удовлетворению.

Материалами дела подтверждается следующее.

ООО "Ретро" является правообладателем товарного знака, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.09.2007, в виде словесного обозначения "DIADEMA", в том числе по 37 классу МКТУ - строительство, ремонт, установка оборудования, с приоритетом от 03.05.2006, что подтверждается свидетельством N 333251, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Между ООО "Ретро" (лицензиар) и ООО "ОНИКС" (лицензиат) заключен предварительный договор от 15.05.2006 о заключении лицензионного договора на право использования упомянутого товарного знака.

Лицензионный договор заключен между этими лицами на использование спорного товарного знака 01.06.2008.

В соответствии с условиями договора ООО "Ретро" предоставило ООО "ОНИКС" неисключительную лицензию сроком на пять лет на использование товарного знака для обозначения товаров и услуг при создании и/или реализации жилого комплекса со встроенными помещениями и подземным паркингом на земельном участке, расположенном по адресу: Петроградский административный район, Константиновский пр., участок 1 (южнее пересечения Депутатской улицы и улицы Вакуленчика) в отношении всей продукции по 37 классу МКТУ - строительство, ремонт, установка оборудования.

Лицензионный договор зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.11.2008.

Между ООО "ОНИКС" (инвестор) и ООО "Центр управления недвижимостью" (застройщик) заключен договор от 28.09.2006 NО137-ЖК/д. Согласно данному договору застройщик передает инвестору все права на целевое инвестирование проектирования и строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и подземным паркингом на земельном участке, расположенном по адресу: Петроградский административный район, Константиновский пр., участок 1 (южнее пересечения Депутатской улицы и улицы Вакуленчика).

Полагая, что ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" нарушает его право на товарный знак, используя обозначение, сходное до степени смешения с упомянутым товарным знаком, при строительстве жилого дома и предложении к продаже помещений в указанном доме, ООО "Ретро" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, установив отсутствие нарушений со стороны ответчика прав истца на товарный знак.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как следует из части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 2 этой же статьи Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с частью 3 упомянутой статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Используемое ответчиком обозначение "Диадема" и товарный знак истца "DIADEMA" сходны по фонетическим и смысловым признакам.

Однако наличие этого сходства не достаточно для признания ответчика лицом, нарушившим право истца на товарный знак.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 37 класса МКТУ - строительство ремонт, установка оборудования.

Ответчик использует обозначение при возведении жилого комплекса в целях рекламы и предложения к продаже находящихся в нем помещений.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, ООО "Ретро" известно на рынке антикварных ювелирных товаров, ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" известно на рынке жилищного строительства. При этом ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" использует для рекламы отдельных строящихся жилых домов и жилых комплексов индивидуализирующие их от других объектов названия (жилой комплекс "Золотая долина", жилой комплекс "Монплезир", элитный жилой комплекс "Диадема").

В обоснование однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и в отношении которых ответчик использует сходное обозначение, и вероятности смешения производителей товаров и услуг, ООО "Ретро" ссылается на то, что права на товарный знак в отношении 37 класса услуг переданы истцом на основании лицензионного договора иному лицу в целях его использования при строительстве жилого дома, возводимого в том же административном районе, где ответчиком строится жилой комплекс.

Как установлено судом и подтверждается имеющимися в деле доказательствами, ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" начало использовать упомянутое обозначение для индивидуализации строящегося жилого дома в 2005 году. Указанные обстоятельства подтверждаются распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.09.2003 N 2227-ра о предоставлении ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" права проектирования и строительства упомянутого жилого дома, приказом ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" от 23.09.2004 N 64с, справочно-рекламным изданием "Бюллетень недвижимости" от 12.12.2005 N 96/939.

Таким образом, начало использования ответчиком спорного обозначения произошло задолго до установленного приоритета товарного знака (03.05.2006).

Кроме того, при осуществлении деятельности по строительству упомянутого жилого комплекса и предложении к продаже и продаже помещений в нем ООО "Концерн "ЛЭК ИСТЕЙТ" использует и иные, кроме спорного, обозначения. В частности, ответчиком используется в рекламе его фирменное наименование, достаточно широко известное среди потребителей на рынке услуг по строительству и продаже недвижимости, которое позволяет отличить его от иных производителей, осуществляющих коммерческую деятельность в этой же сфере.

Истцом переданы другому лицу права на использование товарного знака для индивидуализации строящегося жилого дома по лицензионному договору, зарегистрированному в установленном законом порядке уже после того, как истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии смешения истца и ответчика как производителей товаров и услуг в глазах потребителей, а также о том, что действиями ответчика не нарушено право истца на товарный знак.

Нормы материального права применены судами первой и апелляционной инстанций правильно. Нарушений процессуального законодательства, которые привели или могли привести к принятию неправильного решения, судами не допущено. При таких обстоятельствах оснований для отмены или изменения решения и постановления не имеется.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2008 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 по делу N А56-30056/2008 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ретро" - без удовлетворения.

Председательствующий

Т.И. Сапоткина

Судьи

Г.М. Рудницкий

И.В. Сергеева