Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13 января 2012 г. N Ф03-6486/11 по делу N А51-5935/2011

г. Хабаровск

13 января 2012 г.

А51-5935/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 11 января 2012 г.

Полный текст постановления изготовлен 13 января 2012 г.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

в составе:

Председательствующего: Барбатова А.Н.

Судей: Карпушиной Т.Н., Шведова А.А.

при участии:

от истца: Олесова В.Ю., доверенность от 19.12.2011; индивидуальный предприниматель Старостин В.А.

от ответчика: Огай О.М., доверенность от 17.11.2011 N 25АА 0427405

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

индивидуального предпринимателя Жукова Геннадия Борисовича

на постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2011

по делу N А51-5935/2011

Арбитражного суда Приморского края

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Заяшникова О.Л., в апелляционном суде судьи Яковенко И.Л., Скрипка Н.А., Култышев С.Б.

По иску индивидуального предпринимателя Старостина Владимира Анатольевича

к индивидуальному предпринимателю Жукову Геннадию Борисовичу

о защите исключительных прав на товарный знак

Индивидуальный предприниматель Старостин Владимир Анатольевич (ОГРНИП 304254036300035, место регистрации: 693091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 8/51) обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к индивидуальному предпринимателю Жукову Геннадию Борисовичу (ОГРНИП 304253806900030, место регистрации: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 52/52) о защите исключительных прав на товарный знак, а именно: о запрете ответчику как администратору домена "onegagipertonik.ru" использовать товарный знак истца и обозначения, схожие с ним до степени смешения, в доменном имени страницы "www. onegagipertonik.ru" во Всемирной компьютерной сети Интернет; о взыскании с ответчика 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака истца в доменном имени; об обязании опубликовать решение суда в информационном издании "Аргументы и Факты".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 05.08.2011 в удовлетворении исковых требований отказано ввиду большого количества различий в элементах принадлежащего истцу товарного знака и зарегистрированного за ответчиком домена и отсутствием в связи с этим оснований считать, что ответчик использует запатентованный истцом товарный знак.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2011 решение суда первой инстанции от 05.08.2011 отменено и требования истца удовлетворены полностью. Ответчику как администратору домена "onegagipertonik.ru" запрещено использовать товарный знак "Онега", зарегистрированный 02.09.2004 за истцом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство N 274487), и обозначения, схожие с ним до степени смешения, в доменном имени "onegagipertonik.ru" во Всемирной компьютерной сети Интернет, зарегистрированном в базе данных Автономной некоммерческой организации "Региональный Сетевой Информационный Центр" 10.04.2007. С ответчика в пользу истца взыскано 5 000 000 руб. денежной компенсации за незаконное использование товарного знака истца. Кроме того, на ответчика возложена обязанность опубликовать судебное решение в информационном печатном издании "Аргументы и Факты".

Постановление мотивировано тем, что ответчик незаконно использует в зарегистрированном за ним доменном имени "onegagipertonik.ru" обозначения, схожие до степени смешения с товарным знаком истца "Онега", что с учетом реализации сторонами однородных товаров - физиотерапевтических аппаратов для стабилизации артериального давления "Онега", выпускаемых истцом, - создает угрозу нарушения права истца на товарный знак, вводит в заблуждение потребителей выпускаемой им продукции и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в сети Интернет. В связи с этим требования истца подлежат удовлетворению на основании подпунктов 2 и 5 пункта 1 статьи 1252 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В кассационной жалобе предприниматель Жуков Г.Б. просит постановление суда апелляционной инстанции от 19.10.2011 отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции от 05.08.2011.

По мнению заявителя жалобы, апелляционный суд не учел, что сам по себе факт использования в доменном имени обозначения, схожего до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца на товарный знак. Регистрация домена ответчиком не имела заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать истцу в реализации его исключительных прав. Учитывая тот факт, что ответчик на протяжении длительного времени приобретал реализуемую через сайт с доменным именем "onegagipertonik.ru" продукцию непосредственно у истца, и истец поставлял ему эту продукцию в оригинальной упаковке, на которой разместил информацию о сайте ответчика в сети Интернет, то имеет место прямое согласие истца на совершение ответчиком действий, которые апелляционный суд необоснованно квалифицировал как недобросовестную конкуренцию. Ответчик считает, что его действия как администратора домена не подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции и не могут рассматриваться как нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель Старостин В.А. считает, что доводы заявителя жалобы являются ошибочными, основаны на неверном толковании норм права и направлены на переоценку выводов апелляционного суда. В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не представил суду доказательства законности использования в доменном имени "onegagipertonik.ru" словесного обозначения товарного знака, принадлежащего истцу, и доказательства согласия истца на такое использование. Факт размещения на оригинальной упаковке продукции, выпускаемой истцом (аппарат "Онега") и реализуемой ответчиком через сайт "www. onegagipertonik.ru", адреса указанного сайта не свидетельствует об одобрении истцом действий ответчика. Так, на собрании партнеров ООО "Дальневосточный научно-исследовательский центр традиционной народной медицины "ЭНИОМ" 12.03.2007, в котором участвовал ответчик, было принято решение о регистрации свободного доменного имени "onegagipertonik.ru" за истцом, о заключении со специалистом компьютерного центра договора о разработке сайта под указанным доменным именем, об указании доменного имени "onegagipertonik.ru" на упаковке продукции. Однако до реализации истцом этих решений ответчик 10.04.2007 зарегистрировал данное доменное имя за собой, поэтому заведомо знал, что его действия приведут к нарушению прав и законных интересов истца. Кроме того, ответчик вводил потребителей товара в заблуждение относительно производителя товара, заявляя данный сайт как сайт производителя товара, вследствие чего продажи продукции у истца снизились до минимума. По мнению истца, апелляционный суд полно и всесторонне установил обстоятельства дела, дал надлежащую оценку доказательствам и правильно применил нормы материального и процессуального права, поэтому принятое им постановление не подлежит отмене.

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал изложенные в жалобе доводы.

Истец и его представитель возражали против удовлетворения жалобы и просили оставить постановление апелляционного суда в силе.

Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ правильность применения апелляционным судом норм материального и процессуального права, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что основания для отмены постановления от 19.10.2011 отсутствуют.

Как установлено судами обеих инстанций, истец является правообладателем товарного знака "Онега", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.09.2004 (свидетельство N 274487) с приоритетом с 30.06.2003 на срок по 30.06.2013 в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): аппаратура физиотерапевтическая, приборы для измерения артериального давления, приборы и инструменты медицинские, вибромассажеры, дефибрилляторы сердца, ингаляторы, кардиостимуляторы, пояса ортопедические, приборы аэрозольные, приборы для массажа, электрокардиографы.

Данный товарный знак используется истцом в отношении выпускаемого им аппарата для стабилизации артериального давления "Онега".

Ответчик является владельцем и администратором домена "onegagipertonik.ru", который зарегистрирован 10.04.2007 в базе данных Автономной некоммерческой организации "Региональный Сетевой Информационный Центр". На данном сайте ответчиком размещается, в том числе, информация об аппарате для стабилизации артериального давления "Онега", который защищен товарным знаком истца, и предложения к реализации данного аппарата.

Истец, считая, что использование словесного обозначения "Онега" в доменном имени ответчика нарушает его исключительные права как владельца товарного знака, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарный знак относится к результатам интеллектуальной деятельности и охраняется законом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, перечисленных в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, о возмещении убытков лицом, неправомерно использовавшим результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившим его исключительное право и причинившее ему ущерб.

Вместо возмещения убытков правообладатель товарного знака вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Апелляционным судом установлено, что в зарегистрированном за ответчиком доменном имени "onegagipertonik.ru", прописанном строчными буквами латинского алфавита, использовано словесное обозначение "онега", тождественное товарному знаку, который принадлежит истцу.

Сравнив спорные обозначения на основе общего восприятия, суд апелляционной инстанции признал, что зарегистрированное за истцом доменное имя и принадлежащий истцу товарный знак имеют признаки сходства.

При сравнении товарного знака "Онега" и доменного имени "onegagipertonik.ru" по звуковому (фонетическому), семантическому (смысловому) и графическому (визуальному) признакам апелляционный суд пришел к выводу о том, что общее графическое сходство между спорными обозначениями отсутствует, однако имеется сходство по звуковому и семантическому признакам.

Наряду с этим апелляционный суд установил, что спорные обозначения используются в хозяйственном обороте при распространении истцом и ответчиком тождественного товара - физиотерапевтического аппарата для стабилизации артериального давления "Онега", который выпускается истцом и защищен его товарным знаком.

На этом основании апелляционный суд признал, что принадлежащий истцу товарный знак и зарегистрированное за ответчиком доменное имя, используемые для реализации товара, защищенного товарным знаком истца, имеют сходство до степени смешения, которое способно вводить в заблуждение потребителей продукции.

Кроме того, установив, что реализуемый ответчиком через сайт "onegagipertonik.ru" аппарат "Онега" выпускается истцом и приобретается ответчиком у истца, апелляционный суд сделал вывод о том, что наличие у ответчика прав по администрированию домена "onegagipertonik.ru" предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца, свидетельствует о недобросовестной конкуренции, а также создает препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием товарного знака "Онега" в названном домене в сети Интернет и нарушает исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Доказательств согласия истца на использование принадлежащего ему товарного знака в доменном имени "onegagipertonik.ru" ответчик суду не представил.

Установив, таким образом, вышеуказанные обстоятельства и дав оценку доказательствам в их обоснование, апелляционный суд обоснованно признал, что использование ответчиком домена, содержащего обозначения, схожие до степени смешения с товарным знаком истца, нарушает исключительные права истца на товарный знак "Онега".

Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам, которые оценены по правилам статьи 71 АПК РФ, и подлежащим применению нормам материального права.

С учетом изложенного апелляционный суд правомерно отменил решение суда первой инстанции, которое вынесено по неполно установленным обстоятельствам и с неправильным применением норм материального права, и удовлетворил требования истца, которые основаны на подпунктах 2 и 5 пункта 1, пункте 3 статьи 1252 и подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При определении размера взыскиваемой с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак апелляционный суд руководствовался разъяснениями, содержащимися в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", и исходил из длительности незаконного использования ответчиком доменного имени, объема реализованного с использованием доменного имени товара, а также принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Доводы заявителя кассационной жалобы об отсутствии у ответчика заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать истцу в реализации его исключительных прав не имеют правового значения и не влияют на правильность принятого апелляционным судом постановления.

Его же доводы о наличии согласия истца на использование ответчиком товарного знака "Онега" являются голословными и не подтверждены доказательствами по делу.

По существу доводы кассационной жалобы ответчика сводятся к несогласию с выводами суда апелляционной инстанции, которые сделаны на основе исследования и оценки доказательств. Между тем переоценка установленных апелляционным судом обстоятельств и исследованных им доказательств нормами главы 35 АПК РФ в суде кассационной инстанции не допускается.

С учетом изложенного постановление суда апелляционной инстанции не подлежит отмене, а кассационная жалоба - удовлетворению.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ

Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2011 по делу N А51-5935/2011 Арбитражного суда Приморского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

А.Н. Барбатов

Судьи

Т.Н. Карпушина А.А.Шведов