Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 11 мая 2012 г. N Ф03-1268/12 по делу N А51-9500/2010

г. Хабаровск

11 мая 2012 г.

А51-9500/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 02 мая 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 мая 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

в составе:

Председательствующего: Лесненко С.Ю.

Судей: Карпушиной Т.Н., Саранцевой М.М.

при участии

от истца: Лепеха Н.В., доверенность от 21.12.2009 N 3/У

от ответчика: Фесюк А.В., доверенность от 29.08.2011 б/н

от третьего лица: представитель не явился

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДальИнвест"

на решение от 18.05.2011, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2012

по делу N А51-9500/2010 Арбитражного суда Приморского края

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Ширяев И.В., в апелляционном суде судьи Чижиков И.С., Шевченко С.В., Засорин К.П.

По иску общества с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования"

к обществу с ограниченной ответственностью "ДальИнвест"

третье лицо: компания "СУЙФЭНЬХЭ ФИА ЭКОНОМИК ЭНД ТРЭЙД КО, ЛТД" (КНР)

о защите исключительных прав на полезную модель и товарный знак

Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" (далее - общество "ЗСО", ОГРН 1077612003765, место нахождения: 152613, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, 20а, корпус 2) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДальИнвест" (далее - общество "ДальИнвест", ОГРН 1072508001752, место нахождения: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, 2А) о защите исключительных прав на полезную модель и товарный знак, а именно:

- о взыскании 1 846 625 руб. убытков, причиненных вследствие использования ответчиком полезной модели "Пневматический отбойный молоток", правообладателем которой согласно патенту N 83288 является истец;

- о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование зарегистрированного за истцом товарного знака, охраняемого свидетельством N 368870;

- об изъятии из оборота и уничтожении без компенсации ответчику контрафактных отбойных молотков в количестве 500 штук, в том числе молотков модели МО-2Б - 200 штук, модели МО-3Б - 100 штук, модели МО-4Б - 200 штук.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания "СУЙФЭНЬХЭ ФИА ЭКОНОМИК ЭНД ТРЭЙД КО, ЛТД" (КНР).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 18.05.2011, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2012, исковые требования удовлетворены полностью на основании подпункта 3 пункта 1 и пункта 4 статьи 1252, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В кассационной жалобе общество "ДальИнвест" просит названные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование жалобы приведены доводы о том, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезную модель и товарный знак не доказан, а выводы судов первой и апелляционной инстанций об обратном основаны лишь на заключениях патентных поверенных Король Н.П., Василюк Н.С. и заключении судебной патентно-технической экспертизы, которые, по мнению ответчика, опровергаются рецензией, подготовленной Бюро независимой экспертизы "Версия" по запросу ответчика. Суды обеих инстанций неправомерно отказали ответчику в назначении экспертизы в отношении товарного знака; делая вывод о сходстве до степени смешения товарного знака истца с обозначением, обнаруженным на имевшихся у ответчика отбойных молотках, суды эти молотки не осматривали и не исследовали. Апелляционный суд необоснованно и с нарушением статьи 41 АПК РФ отказал ответчику в приобщении к материалам дела рецензии Бюро независимых экспертиз "Версия", не дал ему оценку, а также неправильно сослался на правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенную в Постановлении Президиума от 18.05.2011.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ЗСО" считает доводы ответчика необоснованными, представленную ответчиком рецензию на заключения экспертов - недопустимым доказательством, а принятые по делу судебные акты - соответствующими нормам права и не подлежащими отмене.

Третье лицо отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представители общества "ДальИнвест" и общества "ЗСО" дали пояснения, соответствующие текстам соответственно кассационной жалобы и отзыва на жалобу.

Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Арбитражные суды установили, что общество "ЗСО" является обладателем патента на полезную модель N 83288 "Пневматический отбойный молоток" с датой приоритета от 18.03.2009 и сроком действия патента по 18.03.2019.

Это же общество является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 368870 в отношении товаров классов 07 и 09 и услуг класса 37 МКТУ. Правовая охрана товарному знаку предоставлена с 11.08.2008 по 11.08.2018. Данный товарный знак представляет собой пятиугольник, внутри которого содержатся изобразительный элемент в виде медведя с поднятыми лапами и двумя зубчатыми колесами между лапами медведя, а также словесные элементы "ЗСО" на фоне изображения медведя и "Углич" под изображением медведя.

К перечню товаров класса 07 МКТУ, охраняемых товарным знаком по свидетельству N 368870, относятся молотки отбойные пневматические.

Судами также установлено, что общество "ЗСО" не давало разрешения на использование вышеуказанных товарного знака и полезной модели обществу "ДальИнвест", которое согласно письму УБЭП УВД по Приморскому краю от 24.05.2010 N 22/6-919 незаконно использует как полезную модель, так и товарный знак в отношении отбойных молотков моделей МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б.

Делая вывод о незаконном использовании ответчиком полезной модели и товарного знака, суды сослались:

- на экспертное заключение патентного поверенного Василюк Н.С., согласно которому в используемых ответчиком отбойных молотках моделей МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б отмечается полное совпадение элементов полезной модели, защищаемой принадлежащим истцу патентом N 83288;

- на экспертное заключение патентного поверенного Король Н.П., согласно которому размещенное на образцах отбойных молотков МО-3Б, МО-4Б словесное обозначение "ЗСО" по фонетическим и графическим признакам является сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым свидетельством N 368870;

- на заключение судебной патентно-технической экспертизы, проведенной по определению арбитражного суда апелляционной инстанции, согласно которому изъятые у ответчика молотки отбойные МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б используют полезную модель N 83288 "Пневматический отбойный молоток" и подпадают под действие патента, правообладателем которого является истец.

Кроме того, в судебных актах указано, что вывод о сходстве до степени смешения обозначения "ЗСО" на используемых ответчиком отбойных молотках и словесного элемента товарного знака, охраняемого свидетельством N 368870, сделан судами на основе сравнения указанных обозначений с позиции рядового потребителя на основе общего восприятия.

На этом основании суды признали, что ответчик нарушает охраняемые свидетельствами N N 83288, 368870 исключительные права истца на полезную модель и товарный знак и применили к ответчику гражданско-правовую ответственность в виде взыскания убытков, компенсации и уничтожения контрафактных товаров, как это предусмотрено подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 4 статьи 1252, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта либо изделия, в которых использованы изобретение или полезная модель.

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя (пункт 6 статьи 1359 ГК РФ).

Суды первой и апелляционной инстанций, делая вывод о незаконном использовании ответчиком в отбойных молотках МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б полезной модели, охраняемой патентом N 83288, не установили, каким способом из перечисленных в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ способов осуществляется использование ответчиком полезной модели и какими действиями ответчика нарушается исключительное право истца на полезную модель.

Как пояснил в суде кассационной инстанции представитель истца, нарушение исключительных прав общества "ЗСО" на охраняемую патентом полезную модель осуществляется ответчиком путем ввоза на территорию Российской Федерации из КНР контрафактной продукции и последующей ее продажи на территории Российской Федерации. Однако судебные акты выводов о таком способе использования ответчиком полезной модели не содержат. В постановлении апелляционного суда указано, что ответчик использует полезную модель N 83288 при изготовлении отбойных молотков МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б (абзац шестой сверху страницы 6 постановления), однако доказательства того, что ответчик занимается изготовлением указанных отбойных молотков в деле отсутствуют.

Суды также не установили, вводились ли молотки отбойные, в которых использована охраняемая патентом N 83288 полезная модель, в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно самим патентообладателем или с его разрешения иным лицом.

При таких обстоятельствах вывод судов о нарушении ответчиком исключительных прав истца на полезную модель согласно патенту N 83288 не соответствует имеющимся в деле доказательствам и является преждевременным, поскольку сделан без установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, и с нарушением норм главы 72 ГК РФ.

Кроме того, взыскивая с ответчика убытки в связи с нарушением исключительных прав истца на охраняемую патентом полезную модель, суды лишь констатировали правильность расчета суммы убытков, который произведен ООО "Патенто-правовая фирма "ЮС", но не установили, в чем именно заключаются убытки истца и находятся ли они в причинной связи с допущенными ответчиком нарушениями.

Применяя к ответчику гражданско-правовую ответственность в виде взыскания компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак, суды руководствовались положениями статей 1252, 1484, 1515 ГК РФ.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исключительное право на товарный знак может быть использовано для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.09.2011 N 3602/11).

Защита исключительных прав, в том числе прав на товарный знак, осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему исключительное право правообладателя и причинившему ущерб правообладателю (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Согласно подпункту 1 пункта 4 указанной статьи Кодекса правообладатель вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Учитывая, что в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение, судам следовало установить, в чем заключается правонарушение ответчика в отношении товарного знака, охраняемого свидетельством N 368870.

В обжалуемых судебных актах суды указали, что на изъятых у ответчика отбойных молотках МО-3Б, МО-4Б помещено словесное обозначение "ЗСО", которое по фонетическим и графическим признакам является сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым свидетельством N 368870. В этой связи судами сделан вывод об использовании ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, и о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Между тем суды не установили, в чем именно заключается использование ответчиком исключительного права истца на товарный знак; какие действия (бездействие) ответчика из предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ способов использования исключительного права на товарный знак расценены судами как бездоговорное гражданское правонарушение; на каком правовом основании находились у ответчика отбойные молотки указанных моделей; кем нанесено на отбойные молотки МО-3Б, МО-4Б словесное обозначение "ЗСО" и роль в этом ответчика.

Фактические обстоятельства использования ответчиком исключительного права истца на товарный знак судами не устанавливались.

Содержащиеся в решении от 18.05.2011 и постановлении от 14.02.2012 выводы судов об использовании ответчиком исключительного права истца на товарный знак не обоснованы доказательствами по делу и не мотивированы.

Приводившиеся в судах первой и апелляционной инстанции заявления ответчика о приобретении отбойных молотков свободными от прав третьих лиц по внешнеторговому контракту с компанией "СУЙФЭНЬХЭ ФИА ЭКОНОМИК ЭНД ТРЭЙД КО, ЛТД" судами не рассмотрены и не нашли своего отражения в мотивировочной части судебных актов.

При таких обстоятельствах выводы судов о допущенном ответчиком правонарушении и наличии оснований для взыскания с него компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак сделаны с нарушением статьи 71 АПК РФ и норм параграфа 2 главы 76 ГК РФ.

С учетом изложенного решение от 18.05.2011 и постановление от 14.02.2012, принятые с нарушением норм материального и процессуального права, подлежат отмене на основании частей 1-3 статьи 288 АПК РФ, а дело - направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции для устранения допущенных нарушений.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 18.05.2011, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2012 по делу N А51-9500/2010 Арбитражного суда Приморского края отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Отменить приостановление исполнения решения от 18.05.2011, принятое определением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.03.2012.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

С.Ю.Лесненко

Судьи

Т.Н.Карпушина М.М.Саранцева