Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 22 октября 2012 г. N Ф03-3446/12 по делу N А51-15824/2011

г. Хабаровск

22 октября 2012 г.

А51-15824/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 октября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

в составе:

Председательствующего: Барбатова А.Н.

Судей: Карпушиной Т.Н., Лесненко С.Ю.

при участии

от истца: Панченко А.В., представитель по доверенности от 11.06.2012 б/н

от ответчиков: от индивидуального предпринимателя Скавыш Е.Л. - Скавыш Л.К., представитель по доверенности от 07.04.2010 б/н; от ООО "Небесные фонарики" - представитель не явился

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Действие положительных эмоций"

на решение от 13.02.2012, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.05.2012

по делу N А51-15824/2011

Арбитражного суда Приморского края

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Куриленко В.И., в апелляционном суде судьи Култышев С.Б., Скрипка Н.А., Аппакова Т.А.

По иску общества с ограниченной ответственностью "Действие положительных эмоций"

к индивидуальному предпринимателю Скавыш Евгению Леонидовичу, обществу с ограниченной ответственностью "Небесные фонарики"

о защите исключительных прав на товарный знак

Общество с ограниченной ответственностью "Действие положительных эмоций" (далее - общество "Действие положительных эмоций", ОГРН 1057749638737, место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Цандера, 4 стр. 1) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к индивидуальному предпринимателю Скавыш Евгению Леонидовичу (ОГРНИП 309251117300030, место жительства: 692525, Приморский край, г. Уссурийск), обществу с ограниченной ответственностью "Небесные фонарики" (далее - общество "Небесные фонарики", ОГРН 1102511001361, место нахождения: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Бестужева, 7А, 40) о защите исключительных прав на товарный знак, а именно:

- о возложении на предпринимателя Скавыш Е.Л. обязанности прекратить использование в сети Интернет в доменном имени "nebesniefonariki.ru" обозначение "nebesniefonariki", "небесные фонарики" в рекламе, предложении товаров, однородных товарам 28 класса МКТУ;

- о запрещении обществу "Небесные фонарики" использовать фирменное наименование "Небесные фонарики" путем изменения фирменного наименования, исключив из него обозначение "небесные фонарики" (с учетом уточнения предмета иска в порядке статьи 49 АПК РФ).

Иск обоснован нарушением ответчиками исключительных прав истца на товарный знак "Небесные фонарики", зарегистрированный 30.07.2009 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товаров 28 класса МКТУ (игры, игрушки).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.02.2012, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.05.2012, в удовлетворении исковых требований отказано.

Судебные акты мотивированы тем, что использование предпринимателем в доменном имени "nebesniefonariki.ru" латинской транслитерации, сходной по звучанию со словесным обозначением товарного знака истца, само по себе не может рассматриваться как нарушение исключительного права истца на товарный знак. Зарегистрированный за истцом товарный знак "Небесные фонарики" распространяется только на товары 28 класса МКТУ - игры, игрушки, тогда как распространяемые предпринимателем товары согласно акту экспертизы Приморской торгово-промышленной палаты относятся к 16 классу МКТУ, что свидетельствует об отсутствии в действиях предпринимателя недобросовестной конкуренции. Истец не представил доказательств того, что товары, информация о которых размещена на сайте www.nebesniefonariki.ru, а также товары, реализуемые обществом "Небесные фонарики", однородны или схожи до степени смешения с товарами, в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак. Само по себе указание в выписке из ЕГРЮЛ на такой вид деятельности общества "Небесные фонарики" как оптовая и розничная торговля игрушками не признано судами достаточным доказательством нарушения данным ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

В кассационной жалобе общество "Действие положительных эмоций" просит решение суда первой инстанции от 13.02.2012 и постановление апелляционного суда от 02.05.2012 отменить и удовлетворить исковое заявление.

В обоснование жалобы приведены доводы о неправильном применении судами норм материального права, в том числе пункта 6 статьи 1252 ГК РФ; о несоответствии выводов судов фактически обстоятельствам дела, которые исследованы не полно и не объективно. Суды не учли, что ответчики посредством вышеуказанного сайта в Интернете, администратором которого является предприниматель, осуществляют реализацию товаров, однородных с товарами истца, и не дали оценку содержанию сайта с доменным именем "nebesniefonariki.ru", который используют оба ответчика.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель Скавыш Е.Л. считает доводы истца несостоятельными, а принятые по делу судебные акты - не подлежащими отмене ввиду голословности утверждений истца о нарушении судами норм права.

Общество "Небесные фонарики" отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представитель общества "Действие положительных эмоций" поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на её удовлетворении и пояснил, что, несмотря на предоставление судам обеих инстанций распечаток страниц сайта со спорным доменным именем, суды не дали оценку действиям ответчиков по нарушению исключительных прав истца на зарегистрированный товарный знак. Доводы ответчиков о том, что распространяемые ими товары не относятся к 28 классу МКТУ, считает не имеющими значения, так как истец в обоснование нарушений со стороны ответчиков ссылался на однородность товаров, а не на их идентичность и отнесение к одному классу МКТУ.

Представитель предпринимателя Скавыш Е.Л. возражал против удовлетворения кассационной жалобы и пояснил, что за истцом зарегистрирован товарный знак на товары 28 класса МКТУ "Игры, игрушки". Между тем распространяемый предпринимателем товар согласно актам экспертизы относится к 16 классу товаров МКТУ, поэтому отсутствуют основания считать предпринимателя нарушающим право истца на товарный знак. Хотя Роспатент отказал предпринимателю в регистрации товарного знака "НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ" в связи с возникшим с истцом спором, однако этот же товарный знак по 11, 13, 16 классам МКТУ зарегистрирован за матерью предпринимателя - Кузнецовой Л.А., в подтверждение чего представил суду кассационной инстанции на обозрение свидетельство на товарный знак от 17.08.2012 N 468729.

Представитель общества "Небесные фонарики", извещенного о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что решение от 13.02.2012 и постановление от 02.05.2012 подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами, общество "Действие положительных эмоций" является обладателем исключительных прав на товарный знак "Небесные фонарики" (свидетельство N 385064) с приоритетом от 31.07.2007, зарегистрированный 30.07.2009 в отношении товаров 28 класса МКТУ - игры, игрушки.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное сочетание графического и словесного обозначений: на фоне ночного неба, усыпанного звездами, расположено словесное обозначение "небесные фонарики" строчными буквами русского алфавита с имитацией рукописного шрифта, в котором вертикальный элемент буквы "ф" одновременно является лентой, отходящей от правого края расположенного выше изображения летящего фонарика в форме перевернутой трапеции со скругленными сторонами (верхней - выпуклой, боковыми - вогнутыми). При этом буквы выполнены в желтом цвете с черной окантовкой, летящий фонарик - в желтом цвете с коричневыми вкраплениями и имитацией светового пятна в виде белой звезды, ночное небо - в синем цвете, плавно переходящем в темно-синий и черный снизу и по краям, звезды на ночном небе - в голубом цвете.

Суды также установили, что предприниматель Скавыш Е.Л. с 12.08.2009 является администратором домена второго уровня "nebesniefonariki.ru".

02.04.2010 в едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество "Небесные фонарики", одним из видов деятельности которого являются оптовая и розничная торговля играми и игрушками.

Истец, считая, что предприниматель Скавыш Е.Л. и общество "Небесные фонарики" нарушают его исключительные права на зарегистрированный товарный знак, обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарный знак относится к результатам интеллектуальной деятельности и охраняется законом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, перечисленных в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Судами установлено, что в зарегистрированном за предпринимателем доменном имени "nebesniefonariki.ru", прописанном строчными буквами латинского алфавита, использовано словесное обозначение "небесные фонарики", тождественное товарному знаку, который принадлежит истцу. При этом доменное имя не отражает имя предпринимателя.

Сравнив спорные обозначения, суды признали, что принадлежащий истцу товарный знак и зарегистрированное за предпринимателем доменное имя обладают очевидным сходством по звуковому (фонетическому) признаку.

Апелляционный суд также установил, что сайт с доменным именем "nebesniefonariki.ru" размещен в сети Интернет, активно используется предпринимателем Скавыш Е.Л. в его предпринимательской деятельности с постоянным информационным обновлением содержания сайта.

Тем не менее суды отказали в признании предпринимателя нарушающим исключительное право истца на товарный знак "Небесные фонарики", поскольку пришли к выводу, что исключительное право истца на данный товарный знак распространяется только на товары 28 класса МКТУ (игры, игрушки), тогда как реализуемая предпринимателем продукция согласно актам экспертизы Приморской торгово-промышленной палаты относится к 16 классу МКТУ - бумага, картон и изделия из них.

При этом апелляционный суд в постановлении от 02.05.2012 указал, что в нарушение статьи 65 АПК РФ истец не представил доказательств того, что товары, информация о которых размещена на сайте www.nebesniefonariki.ru, являются однородными с реализуемыми истцом товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "Небесные фонарики".

В отношении второго ответчика - общества "Небесные фонарики" суды, хотя и установили, что указанное общество, фирменное наименование которого совпадает с товарным знаком истца, зарегистрировано после даты приоритета спорного товарного знака, однако также отказали в иске к данному ответчику, поскольку признали не доказанным факт реализации этим обществом-ответчиком товаров, аналогичных тем, в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак.

Между тем выводы судов не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, сделаны по неполно установленным обстоятельствам дела и с нарушением статьи 71 АПК РФ в части исследования и оценки доказательств.

Так, суды не исследовали содержание сайта с зарегистрированным за предпринимателем доменным именем "nebesniefonariki.ru"; не установили, какая информация размещена на этом сайте; кто посредством указанного сайта распространяет предложения о реализации товара и какого именно товара; не рассмотрели в этой связи изложенные в исковом заявлении доводы истца о том, что через сайт с доменным именем "nebesniefonariki.ru" реализацию изделий, однородных с изделиями истца (бумажные фонарики), осуществляют оба ответчика.

Делая вывод о том, что истец не представил доказательств однородности товаров, реализуемых им, и товаров, информация о которых размещена на сайте www.nebesniefonariki.ru, суды не дали оценку содержанию принадлежащего истцу сайта www.fonariki.com, на который ссылался истец в своем исковом заявлении как на сайт, посредством которого он реализует свою продукцию - летающую игрушку для взрослых под названием "Небесные фонарики", представляющую собой купол из тонкой бумаги на деревянном ободе с закрепленной на нем горелкой.

Отказывая в иске на том основании, что за истцом зарегистрирован товарный знак в отношении товаров 28 класса МКТУ, а реализуемое предпринимателем изделие относится к 16 классу МКТУ, суды не учли, что истец заявлял о нарушении исключительных прав на товарный знак в связи с реализацией ответчиками товара не 28 класса МКТУ, а товара, однородного товарам этого класса.

При этом суды не рассмотрели вопрос о наличии (отсутствии) у товаров, реализуемых истцом через сайт www.fonariki.com, и товаров, реализуемых ответчиками через сайт www.nebesniefonariki.ru, признаков однородности товаров, которые определены в Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198.

Принимая во внимание в качестве доказательства акты экспертиз Приморской торгово-промышленной палаты от 13.01.2010 и от 03.02.2010, суды не установили, в связи с чем и в каких целях составлены указанные акты экспертиз, проведенных до возбуждения производства по настоящему делу.

Вывод апелляционного суда о том, истец не представил доказательств реализации обществом "Небесные фонарики" товаров, аналогичных тем, в отношении которых за истцом зарегистрирован одноименный товарный знак, сделан без рассмотрения доводов истца об использовании данным обществом-ответчиком сайта www.nebesniefonariki.ru и без исследования и оценки содержания указанного сайта.

При изложенных обстоятельствах решение от 13.02.2012 и постановление от 02.05.2012, принятые с нарушением норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильных судебных актов, подлежат отмене, а дело - направлению в арбитражный суд первой инстанции для устранения допущенных нарушений.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 13.02.2012, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.05.2012 по делу N А51-15824/2011 Арбитражного суда Приморского края отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

А.Н. Барбатов

Судьи

Т.Н. Карпушина С.Ю. Лесненко