Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12 декабря 2011 г. N Ф02-5598/11 по делу N А33-3192/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 5 декабря 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 декабря 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

председательствующего судьи Белоножко Т.В.,

судей: Бурковой О.Н., Попова О.А.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи помощником судьи Кайдаш Н.И.,

при выполнении судебного поручения об организации видеоконференц-связи судьей Арбитражного суда Красноярского края Мозольковой Л.В. и ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Кружковской Е.О.,

с участием в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи в Арбитражном суде Красноярского края Тироновой Елены Борисовны (доверенность от 14.06.2011, паспорт) - представителя гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющего статус индивидуального предпринимателя, Соломатова Николая Александровича и представителя общества с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" Титова Алексея Анатольевича (доверенность от 18.11.2011, паспорт),

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы гражданина Соломатова Николая Александровича и гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющего статус индивидуального предпринимателя, Соломатова Николая Александровича на решение Арбитражного суда Красноярского края от 25 мая 2011 года, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2011 года по делу N А33-3192/2011 (суд первой инстанции: Мозолькова Л.В., суд апелляционной инстанции: Хасанова И.А., Гурова Т.С., Петровская О.В.),

установил:

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющий статус индивидуального предпринимателя, Соломатов Николай Александрович (далее - индивидуальный предприниматель Соломатов Н.А., истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" (далее - ООО "Мебельная фабрика "Кардинал", ответчик) о запрете производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты, в которых использована полезная модель "БАР - СЕРВАНТ" по патенту РФ N 97605, взыскании 36 500 рублей стоимости продукта горка "Контитент-мини", проданного ответчиком и использованного истцом для определения и подтверждения нарушения всех признаков, указанных в формуле полезной модели по патенту N 97605 RU.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 25 мая 2011 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2011 года, в иске отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Соломатов Н.А. как физическое лицо - гражданин и как индивидуальный предприниматель обратился в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

Заявитель жалобы считает, что обжалуемые судебные акты содержат взаимоисключающие выводы. Так, судами сделан вывод о том, что из имеющихся в материалах дела доказательств не представляется возможным определить тождественность используемой ответчиком конструкции полезной модели истца, и в то же время, делая вывод о праве преждепользования за ответчиком, указывает, что ответчиком утверждены каталоги мебели, в которых использован механизм, аналогичный запатентованной истцом полезной модели, что подтверждает использование ответчиком созданного независимо от истца тождественного решения до даты приоритета полезной модели, запатентованной истцом.

По мнению подателя жалоб, ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" в отзыве на исковое заявление не оспаривало, а напротив, подтверждало факт использования конструкции индивидуального предпринимателя Соломатова Н.А.; суд апелляционной инстанции необоснованно отказал ему в удовлетворении ходатайства о проведении судебной патентно-технической экспертизы.

Также индивидуальный предприниматель Соломатов Н.А. указывает на неприменение судами статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации: при установлении права преждепользования, суд должен был установить, а ответчик доказать объем использования и представить доказательства этого объема.

В качестве безусловного основания для отмены судебных актов гражданин Соломатов Н.А. указывает на пункт 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и полагает, что судебные акты приняты о правах и об обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, правообладателя и автора патента на полезную модель - физического лица Соломатова Н.А., а также необоснованное непривлечение к участию в деле индивидуальных предпринимателей Ореховой Т.Н. и Котловановой С.П., тоже реализовывавших, как утверждает ответчик, изделия, в которых использовалась полезная модель истца.

В отзыве на кассационные жалобы ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" с изложенными в них доводами не согласилось со ссылкой на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов и просило в удовлетворении жалоб отказать.

В судебном заседании Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа представитель индивидуального предпринимателя Соломатова Н.А. поддержал доводы его кассационной жалобы и согласился с доводами жалобы гражданина Соломатова Н.А., а представитель ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" подтвердил позицию, изложенную в отзыве на кассационные жалобы.

Кассационные жалобы рассматривается в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив соответствие выводов Арбитражного суда Красноярского края и Третьего арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения судами двух инстанций норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и возражениях относительно жалоб, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами двух инстанций, обладателем патента на полезную модель N 97605 "БАР-СЕРВАНТ" с приоритетом от 19.04.2010 со сроком действия патента до 19.04.2020 является индивидуальный предприниматель Соломатов Н.А.

Между Яфаровой О.Э. (покупатель) и ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" (поставщик) 23.11.2010 заключен договор N 26, по условиям которого поставщик обязуется поставить (передать в собственность) покупателю товар в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями договора этот товар.

В соответствии со спецификацией поставщик обязался поставить горку "Континент мини" стоимостью 36 500 рублей.

Из искового заявления следует, что приобретенный объект мебели - горка "Континент мини" был доставлен представителями ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" по адресу: г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 17, кв. 105, после доставки собран на основании эскиза, утвержденного ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" от 22.07.2010.

После сборки объекта Яфаровой О.Э. в присутствии Соломатова Н.А., свидетелей Черепановой Т.А., Рослик В.Н. была совершена фотосъемка объекта мебели - горка "Континент мини", по результатам которой был составлен акт. В дальнейшем истцом были подготовлены таблицы сопоставимости признаков, содержащихся в объекте - горка "Континент мини", и формулы полезной модели по патенту на полезную модель N 97605 и установлено, что горка "Континент мини" содержит каждый признак полезной модели, приведенный в формуле полезной модели, содержащейся в патенте N 97605.

Ссылаясь на то, что объект мебели - горка "Континент мини", в котором использована запатентованная полезная модель "БАР-СЕРВАНТ", не производился, не производится и не вводился в гражданский оборот с разрешения патентообладателя, лицензий на использование указанной полезной модели по патенту N 97605 патентообладатель не предоставлял, однако ответчик рекламирует, предлагает к продаже и продает объекты мебели, в которых используется запатентованная полезная модель "БАР-СЕРВАНТ", истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая против иска, ответчик указывал на то, что запатентованная истцом конструкция уже давно используется мировыми производителями мебели, в том числе ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" 01.04.2007 утверждены каталоги мебельных горок "континент", а 20.04.2009 утвержден ассортимент мебели "модули кухни "Кардинал", в которых использован механизм, аналогичный механизму запатентованной истцом полезной модели, то есть на стороне ответчика имеется право преждепользования.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно пункту 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 данной статьи предусмотрено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Использованием изобретения считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В силу положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в объекте мебели - горка "Континент мини", производимого и предлагаемого к продаже ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" каждого признака полезной модели "Бар - Сервант" по патенту N 97605, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, пришел к выводу, что из имеющихся в материалах дела доказательств не представляется возможным определить тождественность используемой ответчиком конструкции полезной модели, зарегистрированной патентом N 97605, как и не представляется возможным ответить на вопрос был ли использован в конструкции ответчика каждый признак полезной модели зарегистрированного патента N 97605.

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела, отказав истцу в назначении патентно-технической экспертизы, согласился выводами суда первой инстанции.

При этом суды сослались на то, что в данном случае обязанность по доказыванию факта нарушения ответчиком патента лежит именно на истце, и именно он самостоятельно определяет необходимость и принадлежность тех или иных доказательств к предмету спора.

Вместе с тем, суды не учли того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных прав и оспариваемых законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

В силу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела (часть 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству", в процессе подготовки дела к судебному разбирательству судья определяет предмет доказывания, достаточность представленных доказательств и рассматривает ходатайства об истребовании доказательств от третьих лиц. Если судья установит, что представленных доказательств недостаточно для подтверждения требований истца или возражений ответчика либо они не содержат иных необходимых данных, восполнить которые стороны не могут, он вправе предложить сторонам представить дополнительные доказательства. В случаях, когда представление дополнительных доказательств лицом, участвующим в деле, затруднительно, суд на основании частей 4, 6 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребует их, о чем выносится соответствующее определение.

Следовательно, арбитражный процесс возникает и развивается по инициативе сторон и лиц, участвующих в деле, но эта задача конкретизируется применительно к каждому делу и в силу статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" в процессе подготовки дела к судебному разбирательству при определении того, какие факты, указанные сторонами, имеют юридическое значение для дела, какие доказательства подтвердят эти факты, суд должен руководствоваться нормами права, которые регулируют спорные отношения. Решение этих конкретных задач имеет цель обеспечения правильного разрешения спора и восстановления нарушенных прав.

Пунктом 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Для этого арбитражный суд в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Достаточность доказательств - это качество совокупности имеющихся доказательств, необходимых для разрешения дела. Доказательства, имеющиеся в деле, признаются арбитражным судом достаточными, если содержащиеся в них сведения позволяют с достоверностью установить наличие или отсутствие обстоятельств, положенных в основание требований и возражений сторон.

В обоснование своих требований истец ссылался на таблицы сопоставимости признаков, содержащиеся в объекте - горка "континент мини" и формуле полезной модели по патенту на полезную модель N 97605, составленные самим же истцом.

Вместе с тем вопрос об использовании патента, не может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Учитывая, что вопрос об использовании патента требует специальных познаний, суд первой инстанции, посчитав, что из представленных истцом доказательств не представляется возможным определить тождественность используемой ответчиком конструкции полезной модели, зарегистрированной патентом N 97605, на основании вышеуказанных норм права должен был разъяснить сторонам право заявить ходатайство о проведении судебной патентно-технической экспертизы.

Однако в нарушение указанного порядка суд первой инстанции ни в предварительном, ни судебном заседаниях не разъяснил участвующим в деле лицам право заявить ходатайство о назначении по делу патентно-технической экспертизы.

Ссылаясь на данное нарушение норм процессуального права в своей апелляционной жалобе, индивидуальный предприниматель Соломатов Н.А. заявил в суде апелляционной инстанции письменное ходатайство о назначении судебной патентно-технической экспертизы, однако Третий арбитражный апелляционный суд не устранил допущенное судом первой инстанции нарушение норм процессуального права, а формально со ссылкой на пункт 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказал в его удовлетворении, согласившись с судом первой инстанции о невозможности из имеющихся в материалах дела доказательств определить тождественность используемой ответчиком конструкции и конструкции полезной модели, зарегистрированной патентом N 97605, как и не представляется возможным ответить на вопрос был ли использован в конструкции ответчика каждый признак полезной модели зарегистрированного патента N 97605.

Вместе с тем, делая вывод о наличии у ответчика права преждепользования, суд апелляционной инстанции указывает, что представленные ООО "Мебельная фабрика "Кардинал" в материалы дела доказательства подтверждают использование ответчиком созданного независимо от истца тождественного решения до даты приоритета полезной модели (7 абзац снизу лист постановления 7).

Таким образом, суд апелляционной инстанции делает два взаимоисключающих вывода, о том, что определить тождественность используемой ответчиком конструкции и конструкции полезной модели, зарегистрированной патентом N 97605, на основании имеющихся в деле доказательств не представляется возможным, и о том, что представленные ответчиком в дело доказательства подтверждают использование им созданного независимо от истца тождественного решения до даты приоритета полезной модели. При этом критерии тождественности двух конструкций (моделей) со ссылкой на конкретные доказательства ни судом первой, ни судом апелляционной инстанции в судебных актах не указываются, как не указываются и критерии различий между ними.

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Таким образом, для рассмотрения настоящего дела также имеет существенное значение вопрос об объеме использования ответчиком тождественного решения. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, как решение использовалось или намеревалось к использованию до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Однако, признавая за ответчиком право преждепользования, суд апелляционной инстанции в силу прямого указания закона не определил объем такого использования.

Учитывая изложенное, вывод апелляционного суда о том, что исходя из предмета заявленного иска вопрос об объеме использования ответчиком конструкции в соответствии с правом преждепользования не входил в предмет исследования суд округа считает неверным, поскольку, как следует из пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской Федерации (в настоящее время статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доводы кассационной жалобы гражданина Соломатова Н.А. рассмотрены судом кассационной инстанции и признаны необоснованными, поскольку Соломатов Н.А. в рамках рассматриваемого дела обратился в суд как индивидуальный предприниматель, использующий с 2005 года полезную модель, в последующем запатентованную им как гражданином, и, соответственно, защищал свои интересы как индивидуального предпринимателя, так и как гражданина Соломатова Н.А., поэтому привлечения его к участию в деле в качестве гражданина, как самостоятельного субъекта арбитражного процесса, в данном случае не требовалось.

В силу вышеуказанных норм права, а также при изложенных выше обстоятельствах, поскольку судами первой и апелляционной инстанции не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а рассмотрение доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, суд округа приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения и, обеспечив полноту исследования доказательств и реализацию всех процессуальных прав лиц, участвующих в деле, в том числе на заявление ходатайства о назначении экспертизы для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, сделать вывод о наличии (отсутствии) оснований для удовлетворения заявленных истцом требований, определить объем использования ответчиком тождественного решения в случае, если будет установлено за ним право преждепользования, а также разрешить вопрос в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о судебных расходах, в том числе за кассационное рассмотрение дела.

Руководствуясь статьями 153.1, 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

постановил:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 25 мая 2011 года, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2011 года по делу N А33-3192/2011 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Т.В. Белоножко

Судьи

О.Н. Буркова О.А. Попов