Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 октября 2012 г. N Ф09-9325/12 по делу N А50-18081/2011

Екатеринбург

12 октября 2012 г.

Дело N А50-18081/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2012 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 октября 2012 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Смирнова А.Ю.,

судей Лазарева С.В., Купреенкова В.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пермское конструкторско-технологическое бюро технического проектирования и организации производства" (далее - общество "ПКТБ "Техпроект") на решение Арбитражного суда Пермского края от 06.04.2012 по делу N А50-18081/2011 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2012 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества "ПКТБ "Техпроект" - Пепеляев В.В., директор (протокол от 10.12.2011 N 17);

открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" (далее - общество "Мотовилихинские заводы") - Томилова А.П. (доверенность от 23.08.2012 N 123), Ившин Ю.А. (доверенность от 22.06.2012 N 85).

От Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в суд кассационной инстанции поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. Ходатайство судом кассационной инстанции рассмотрено и удовлетворено в соответствии с ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество "ПКТБ "Техпроект" (ИНН: 5906065246, ОГРН: 1055903445465) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу "Мотовилихинские заводы", закрытому акционерному обществу "Третий спецмаш" (далее - общество "Третий спецмаш"), закрытому акционерному обществу "Торговый дом "Мотовилихинские заводы" (далее - общество "ТД "Мотовилихинские заводы") о признании нарушения обществами "Мотовилихинские заводы", "ТД "Мотовилихинские заводы", "Третий Спецмаш" при производстве продукта ШН ПО 36-1.001. "Штанга насосная полая ШН ПО 36" исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, защищенных патентом на изобретение N 2398091 "Полая насосная штанга", принадлежащих обществу "ПКТБ "Техпроект". Истец просил запретить ответчикам изготавливать, использовать, перевозить, хранить, предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в оборот продукт ШН ПО 36-1.001. "Штанга насосная полая ШН ПО 36" либо иные продукты, в которых использован каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте на изобретение N 2398091 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (с учетом принятых арбитражным судом уточнений исковых требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Кривоносов Юрий Александрович, Пепеляев Валерий Витальевич.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 09.12.2011 по ходатайству истца назначена патентно-техническая экспертиза, в связи с чем производство по делу приостановлено.

Протокольным определением суда от 03.04.2012 производство по делу возобновлено.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 06.04.2012 (судья Кульбакова Е.В.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2012 (судьи Дружинина Л.В., Шварц Н.Г., Масальская Н.Г.) решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "ПКТБ "Техпроект" просит отменить обжалуемые судебные акты, исковые требования удовлетворить либо направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на нарушение судами ч. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Заявитель считает, что судами неправомерно и немотивированно отказано в удовлетворении ходатайства о назначении по делу повторной патентно-технической экспертизы. По мнению общества "ПКТБ "Техпроект", судами применены не подлежащие применению при рассмотрении настоящего спора разъяснения, данные в п. 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122), поскольку в рассматриваемом случае не имеется двух патентов с эквивалентными признаками, патент истца направлен на защиту геометрических параметров изделия, а ответчика - на защиту формы изделия. Заявитель не согласен с выводами судов, основанных на экспертном заключении, о том, что:

- признак "на обоих концах штанги выполнена наружная трубная цилиндрическая резьба и функционально связанный с ней упорный бурт с торцевой поверхностью повышенной точности" не был известен на дату приоритета изобретения, тогда как указанный признак регламентирован ГОСТ с 01.01.2004;

- изменена сущность изобретения в связи с установкой упорного бурта, поскольку в п. 10.7.4.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата (ответы экспертов на вопросы N 5.1, 5.2).

При рассмотрении спора судами установлено и материалами дела подтверждено, что обществу "ПКТБ "Техпроект" 16.11.2007 выдан патент N 2398091 на изобретение - полую насосную штангу. Согласно приведенному в патенте N 2398091 с приоритетом 16.11.2007 описанию изобретения, полая насосная штанга выполнена с возможностью соединения по оси с соединительным элементом и имеет на концах резьбу, выполненную с возможностью сцепления с резьбой соединительного элемента. При этом штанга имеет внутренний диаметр D1, выполненный по всей длине штанги, наружный диаметр D2, выполненный в средней части штанги, и наружный диаметр D3, выполненный на концах штанги длиной L1, причем D3 больше D2. При этом на обоих концах штанги выполнена наружная коническая резьба длиной L2. Соединительный элемент выполнен в виде муфты и имеет внутреннюю коническую резьбу и наружный диаметр d, соотношение которого с внутренним диаметром штанги D1 находится в диапазоне от 2,0 до 3,0.

Обществом "Мотовилихинские заводы" в журнале "Инженерная практика" N 3 за 2011 год опубликована статья начальника отдела маркетинга об изготовлении заводом полых насосных штанг с наружным диаметром 36 мм и внутренним диаметром 26 мм (ШНП -36-26).

Согласно указанной публикации при изготовлении полой насосной штанги применяется патент N 75865, выданный обществу "Мотовилихинские заводы" с приоритетом с 05.03.2008 полезной модели - полой насосной штанги, в описании которой указано, что штанга содержит тело 1 и головку 2 с упорным буртом 3, выполненным за одно целое с подэлеваторным, ниппелем 4 и участком 5 с многогранным поперечным сечением, который примыкает к телу 1 штанги. Тело 1 штанги имеет диаметр не более диаметра окружности, вписанной в многогранное поперечное сечение участка 5. Надежность и технологичность полой штанги повышается за счет уменьшения объема головки и возможности ее изготовления с высаженными головками без сварных швов. В формуле полезной модели указано, что полая насосная штанга, содержащая тело и головку с упорным и подэлеваторным буртом, ниппелем и участком с многогранным поперечным сечением, отличается тем, что упорный бурт выполнен за одно целое с подэлеваторным, а участок с многогранным поперечным сечением примыкает к телу.

Общество "ПКТБ "Техпроект" 07.07.2011 направило в адрес общества "Мотовилихинские заводы" письмо с извещением о наличии патента на изобретение и предложением заключения лицензионного договора.

В письме от 28.07.2011 общество "Мотовилихинские заводы" сообщило об отсутствии факта нарушения исключительных прав общества "ПКТБ "Техпроект", указав на отсутствие в изделиях общества "Мотовилихинские заводы" такого признака патента истца, как применение в резьбовом соединении герметичной конической резьбы.

Общество "ПКТБ "Техпроект", полагая, что при производстве продукта ШН ПО 36-1.001. "Штанга насосная полая ШН ПО 36" нарушаются принадлежащие ему исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, защищенный патентом на изобретение N 2398091, обратилось в Арбитражный суд Пермского края с соответствующим иском. В обоснование заявленных требований обществом "ПКТБ "Техпроект" в дело представлено экспертное заключение патентного поверенного Королева В.В. от 17.08.2011, согласно которому в продукте (чертеже) ШН ПО 36-1.001 "Штанга насосная полая ШН ПО 36" общества "Мотовилихинские заводы" использованы все признаки изобретения, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, содержащейся в патенте Российской Федерации "Полая насосная штанга" N 2398091.

Обществом "Мотовилихинские заводы" в материалы дела представлено экспертное заключение начальника патентно-лицензионного бюро, инженера-механика, патентоведа Ившина Ю.А. от 22.09.2011, согласно которому изобретение по патенту N 2398091 не использовано при изготовлении изделия "Штанга насосная полая ШН ПО 36", так как в этом изделии, изготавливаемом по чертежу ШН ПО 36-1.001, использован не каждый признак независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2398091.

Согласно п. 1 ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии с п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве изделия охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В п. 1, 2 ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375, п. 2 ст. 1376 названного Кодекса).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2, 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 1358. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 данной статьи.

На основании п. 9.8.1.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326, независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

Судами сделан верный вывод о том, что для установления факта использования полезной модели необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Разрешая спор, суды исходили из того, что основные разногласия в использовании в изделии ответчика формулы патента истца возникли по поводу одного из признаков - наличия конической резьбы, тогда как в изделии ответчика используется цилиндрический вид резьбы.

С целью определения наличия в изделии общества "Мотовилихинские заводы" всех признаков формулы изобретения общества "ПКТБ "Техпроект", судом первой инстанции назначена комплексная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено нескольким экспертам Пермской торгово-промышленной палаты, перед экспертами поставлены, в том числе вопросы:

- является ли признак "на обоих концах штанги выполнена наружная коническая резьба (функция - разъемное и герметичное соединение), указанный в патенте на изобретение N 2398091, эквивалентным признаку "на обоих концах штанги выполнена наружная трубная цилиндрическая резьба и функционально связанный с ней упорный бурт с торцевой поверхностью повышенной точности (функция - разъемное и герметичное соединение), содержащемуся в техническом решении по чертежу ШН ПО 36-1.001 "Штанга насосная полая ШН ПО 36"? (вопрос 5.1);

- является ли признак "соединительный элемент выполнен в виде муфты и имеет внутреннюю коническую резьбу" (функция разъемное и герметичное соединение), указанный в патенте на изобретение N 2398091, эквивалентным признаку "соединительный элемент выполнен в виде муфты и имеет внутреннюю трубную цилиндрическую резьбу и торцевую поверхность повышенной точности" (функция - разъемное и герметичное соединение), содержащемуся в техническом решении по чертежу ШН ПО 36-1.000 СВ "Штанга насосная в сборе" и на чертеже соединительной муфты, входящей в сборочный чертеж" ? (вопрос 5.2).

По результатам проведенной экспертизы эксперты пришли, в том числе к следующим выводам:

- полая насосная штанга ШН ПО 36 идентична полезной модели по патенту N 75865 общества "Мотовилихинские заводы";

- в изделии "Полая насосная штанга ШН ПО 36" в сборе с муфтой используется не каждый признак изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, включенный в независимый пункт формулы патента на изобретение N 2398091;

- в изделии общества "Мотовилихинские заводы" не используется таких признаков формулы изобретения общества ПКТБ "Техпроект", как "на обоих концах штанги выполнена наружная коническая резьба длиной L2", "L2 всегда меньше L1", "имеет внутреннюю коническую резьбу";

- признак "на обоих концах штанги выполнена наружная трубная цилиндрическая резьба и функционально связанный с ней упорный бурт с торцевой поверхностью повышенной точности" не является эквивалентным признаку "на обоих концах штанги выполнена наружная коническая резьба", поскольку изменяется сущность заявленного решения, на дату приоритета не было известно;

- признак "соединительный элемент выполнен в виде муфты и имеет внутреннюю трубную цилиндрическую резьбу и торцевую поверхность повышенной точности" не может сам по себе являться эквивалентным признаку "соединительный элемент выполнен в виде муфты и имеет внутреннюю коническую резьбу", т.к. с его помощью не достигается такой же технический результат - герметичность соединения штанга-муфта. Данный признак в отношении технического решения по чертежу ШН ПО 36-26 "Штанга насосная полая ШН ПО 36" также не может являться эквивалентным, потому что не является равноценным, не может быть использован без существенного изменения конструкции - введения упорного бурта. При отсутствии соединительного бурта теряется смысл изготовления торцевой поверхности муфты повышенной точности, герметичность соединения без бурта не достигается.

Согласно описанию полой насосной штанги, приложенному обществом "ПКТБ "Техпроект" к заявке на выдачу патента, применение в резьбовом соединении герметичных конических резьб, гарантирует герметичность резьбовых соединений при давлениях до 200 атмосфер, то есть

конический вид резьбы является отличительной особенностью изобретения, защищенного патентом N 2398091, и не присутствует в изделии общества "Мотовилихинские заводы".

С учетом установленных по делу обстоятельств суды пришли к правильному выводу о недоказанности факта использования в полезной модели всех элементов изобретения, защищенного патентом истца, а следовательно, отсутствии доказательств нарушения при производстве продукта ШН ПО 36-1.001. "Штанга насосная полая ШН ПО 36" исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, защищенных патентом на изобретение N 2398091 "Полая насосная штанга", принадлежащих обществу "ПКТБ "Техпроект", в связи с чем правомерно отказали в удовлетворении исковых требований.

Обращаясь с кассационной жалобой, общество "ПКТБ "Техпроект" указало на несогласие с выводами судов, основанных на экспертном заключении, о том, что:

- признак "на обоих концах штанги выполнена наружная трубная цилиндрическая резьба и функционально связанный с ней упорный бурт с торцевой поверхностью повышенной точности" не был известен на дату приоритета изобретения, тогда как указанный признак регламентирован ГОСТ с 01.01.2004;

- изменена сущность изобретения в связи с установкой упорного бурта, поскольку в п. 10.7.4.3 Административного регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Вместе с тем данные доводы свидетельствуют о несогласии общества "ПКТБ "Техпроект" с предоставлением правовой защиты интеллектуальных прав на полезную модель общества "Мотовилихинские заводы" в форме патента, так как по существу направлены на оспаривание признака новизны полезной модели (п. 1 ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации). Однако данных о том, что обществом "ПКТБ "Техпроект" оспорена в установленном законом порядке выдача обществу "Мотовилихинские заводы" патента на полезную модель, в материалах дела не имеется.

Довод заявителя о том, что в нарушение ч. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судами первой и апелляционной инстанций отказано в назначении по делу повторной патентно-технической экспертизы, отклоняется.

В соответствии с ч. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для назначения повторной экспертизы является возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличие противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов.

Судами при рассмотрении спора дана оценка в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, всем представленным в дело доказательствам, в том числе заключению комплексной патентно-технической экспертизы, проведенной экспертами Пермской торгово-промышленной палаты, "Оценке заключения комплексной судебной патентно-технической экспертизы" патентного поверенного Рочева С.С., "Оценке о разделе 10 заключения комплексной судебной экспертизы по делу N А50-18081/2011" доктора технических наук Береснева Г.А. При этом судами не установлено противоречий при ответах экспертами на поставленные вопросы и их комментировании, в связи с чем обоснованно отказано в удовлетворении ходатайства о назначении повторной экспертизы по причине отсутствия предусмотренных ч. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований.

Довод общества "ПКТБ "Техпроект" о том, что патенты истца и ответчика направлены на различные предметы защиты интеллектуальных прав, рассмотрен апелляционным судом и обоснованно отклонен.

В связи с тем, что судами по делу установлен факт использования не всех признаков изобретения в полезной модели, ссылка заявителя кассационной жалобы на неправильное применение судом разъяснений, данных в п. 9 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122, не имеет значения.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 06.04.2012 по делу N А50-18081/2011 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2012 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пермское конструкторско-технологическое бюро технического проектирования и организации производства" - без удовлетворения.

Председательствующий

А.Ю. Смирнов

Судьи

С.В. Лазарев В.А. Купреенков