Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28 мая 2012 г. N Ф06-2353/12 по делу N А57-9319/2010

г. Казань

28 мая 2012 г.

Дело N А57-9319/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 мая 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Баширова Э.Г.,

судей Петрова А.Л., Гильмановой Э.Г.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Низамовой С.С.,

при участии в судебном заседании с использованием системы видео-конференц-связи присутствующих в Арбитражном суде Саратовской области представителей:

индивидуального предпринимателя Шумейко Анатолия Федоровича - Шумейко И.А., доверенность от 12.09.2011 N 01,

Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования г. Балаково - Бронер И.Н., доверенность от 09.02.2012 N 174/05-07,

администрации муниципального образования город Саратов - Климанова В.Н., доверенность от 26.03.2012 N 02-22-2125/12-О,

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Шумейко Анатолия Федоровича

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 27.09.2011 (судья Никульникова О.В.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2011 (председательствующий судья Жаткина С.А., судьи Камерилова В.А., Тимаев Ф.И.)

по делу N А57-9319/2010

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Шумейко Анатолия Федоровича (ИНН 643900526883) к Управлению благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования г. Балаково (ИНН 6439070502, ОГРН 1096439000426), обществу с ограниченной ответственностью "ФОРУМ-строй" (ОГРН 1076439000186) о пресечении действий, нарушающих право на полезную модель, с участием третьего лица: администрации муниципального образования город Балаково (г. Балаково, Саратовская область),

по встречному исковому заявлению Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования г. Балаково (г. Балаково, Саратовская область) к индивидуальному предпринимателю Шумейко Анатолию Федоровичу, Шумейко Илье Анатольевичу (г. Балаково, Саратовская область) о выдаче принудительной лицензии на исполнение полезной модели для муниципальных нужд,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Шумейко Анатолий Федорович (далее - предприниматель Шумейко А.Ф.) обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском к Управлению благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования г. Балаково (далее - Управление благоустройства и дорожного хозяйства, Управление), обществу с ограниченной ответственностью "ФОРУМ-строй" (далее - ООО "ФОРУМ-строй") о запрете использования ответчиками использования запатентованной по патенту от 02.07.2007 N 68531 полезной модели "Вертикальная дренажная система" при строительстве второй части вертикальной дренажной системы "Гидроинженерная защита территории поселка Сазанлей г. Балаково".

Изменив предмет иска, истец заявил также требование об опубликовании решения суда о допущенном нарушении его исключительного права по патенту N 68531 с указанием действительного правообладателя.

Управление благоустройства и дорожного хозяйства предъявило встречный иск к предпринимателю Шумейко А.Ф. и к Шумейко Илье Анатольевичу об обязании их, как правообладателей патентных прав, предоставить Управлению принудительную лицензию на право использования полезной модели "Вертикальная дренажная система" по патенту от 02.07.2007 N 68531.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечена администрация муниципального образования город Балаково (далее - администрация).

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 27.09.2011 по делу N А57-9319/2010 в удовлетворении исковых требований предпринимателя Шумейко А.Ф. отказано. Производство по встречному иску Управления благоустройства и дорожного хозяйства к Шумейко И.А. прекращено.

Встречный иск к предпринимателю Шумейко А.Ф. удовлетворен, суд обязал Шумейко А.ф. предоставить Управлению благоустройства и дорожного хозяйства безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование полезной модели "Вертикальная дренажная система" (патент от 02.07.2007 N 68531).

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба предпринимателя Шумейко А.Ф. - без удовлетворения.

В кассационной жалобе предприниматель Шумейко А.Ф. просит отменить состоявшиеся судебные акты и принять новое решение об удовлетворении заявленных им по первоначальному иску требований. Считает, что суд при рассмотрении встречного иска вопреки пункту 2.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 неправомерно руководствовался частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а не Патентным законом Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1. Удовлетворяя встречный иск, суд неправильно применил пункт 4 статьи 1373 ГК РФ, поскольку полезная модель не была создана при выполнении работ по муниципальному контракту. Рассмотрев встречный иск, суд нарушил нормы процессуального права, так как иск был предъявлен в том числе к физическому лицу Шумейко И.А., и спор в силу статьи 33 АПК РФ, пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" подведомственен суду общей юрисдикции. При этом право требовать предоставления простой неисключительной лицензии на использование полезной модели предоставлено только публично-правовому образованию, а не муниципальному органу. При принятии встречного иска суд допустил нарушение статьи 125-127 АПК РФ. Суд не имел правовых оснований устанавливать фактические обстоятельства на представленных копиях документов в отсутствие подлинников. Вывод суда о том, что полезная модель была создана и применялась на практике до заключения муниципального контракта по разработке проекта, не соответствует установленному судом обстоятельству совместного авторства Шумейко А.Ф. и Шумейко И.А., так как Шумейко И.А. не был стороной контракта. Удовлетворив встречный иск, суд вышел за пределы заявленных исковых требований. Суд неправильно применил пункт 4 статьи 1373 ГК РФ, так как государственный заказчик не предъявил истцу требование о предоставлении лицензии на использование полезной модели до начала ее использования. Решением об обязании Шумейко А.Ф. предоставить лицензию нарушены права Шумейко И.А., как соавтора полезной модели, в отсутствие решения об обязании обоих владельцев патента предоставить лицензию принятое решение будет неисполнимо.

В суд поступили отзывы на кассационную жалобу от Управления благоустройства и дорожного хозяйства и от администрации, в которых они просят отказать в удовлетворении кассационной жалобы. Считают, что судами правильно применены нормы материального права. Указывают, что Шумейко А.Ф. передал муниципальном заказчику проектную документацию (рабочий проект) "Гидроинженерная защита территории п. Санзилей г. Балаково, в котором был использована запатентованная им полезная модель, во исполнение своих обязательство по заключенному муниципальному контракту. Разработанная истцом проектная документация правомерно использовалась муниципальным заказчиком в соответствии со статьей 762 ГК РФ при производстве подрядных работ по устройству гидроинженерной защиты. Использование Управлением проектной документации, полученной во исполнение муниципального контракта Управлением капитального строительства Комитета по вопросам промышленности, строительства транспорта и связи администрации Балаковского муниципального образования не противоречит Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Судебное заседание в суде кассационной инстанции проведено в соответствии со статьей 153.1 АПК РФ с использованием видео-конференц-связи.

В судебном заседании представитель истца поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам. Подтвердил, что в разработанной истцом и переданной Управлению капитального строительства по вопросам промышленности, строительства, транспорта и связи Балаковского муниципального образования проектной документации была использована запатентованная полезная модель. Представители администрации и Управления поддерживают обжалованные решение и постановление, просят оставить судебные акты без изменения.

Проверив законность обжалованных решения и постановления, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права в пределах, установленных статьей 286 АПК РФ, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва ответчика и третьего лица, пояснения представителей явившихся в судебное заседание лиц, судебная коллегия пришла к выводу о наличии оснований для частичной отмены обжалованных судебных актов с прекращением производства по встречному иску.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что во исполнение заключенного 09.04.2007 с Управлением капитального строительства по вопросам промышленности, строительства, транспорта и связи Балаковского муниципального образования истец передал муниципальному заказчику разработанный им рабочий проект гидроинженерной защиты поселка Сазанлей г. Балаково Саратовской области. Во исполнение заключенного с Комитетом капитального строительства Саратовской области государственного контракта от 10.04.2007 истец выполнил проектно-изыскательские работы по проекту гидроинженерной защиты поселка Сазанлей, передав государственному заказчику проект бурения водопонижающих скважин. В период действия контрактов 02.07.2007 истец совместно с Шумейко И.А. подал в Федеральную службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам патентную заявку на полезную модель "Вертикальная дренажная система". На основании поданной заявки за предпринимателем Шумейко А.Ф. и Шумейко И.А. зарегистрирован патент N 68531 на полезную модель "Вертикальная дренажная система" с формулой: 1. Вертикальная дренажная система, состоящая из вертикального шахтного ствола и дрены с установленными в них фильтрами, отличающаяся тем, что дрена установлена в вертикальном шахтном стволе, а один из фильтров размещен в дрене на уровне водонасыщенной зоны, а другой из фильтров размещен в дрене на уровне залегания пород с высокой водопоглощаемостью; 2. Дренажная система по п.1 отличающаяся тем, что фильтр, размещенный на уровне зоны залегания пород с высокой водопроницаемостью, может быть размещен выше стратегического водоносного горизонта.

По результатам проведенного конкурса на реализации первой части проекта устройства гидроинженерной защиты территории поселка Сазанлей 11.12.2007 был заключен контракт N 129 с закрытым акционерным обществом "Стройэкс". Данное общество для выполнения работ по бурению и оборудованию 103 скважин в качестве субподрядчика привлекло предпринимателя Шумейко А.Ф.

Как установлено судом, финансирование проектно-изыскательских работ по контрактам от 09.04.2007 N 1 и от 10.04.2007 производилось из бюджета Саратовской области и из бюджета Балаковского муниципального образования за счет трансфертов из областного бюджета, поскольку город Балаково, как муниципальное образование, не был наделен полномочиями по формированию и исполнению местного бюджета. 10.06.2010 Управление строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации Балаковского муниципального района передало Управлению благоустройства и дорожного хозяйства разработанную истцом проектно-сметную документацию гидроинженерной защиты п. Сазанлей для реализации возложенных на городское муниципальной образование полномочий по проведению работ по гидроинженерной защите поселка.

15.06.2010 по результатам аукциона, проведенного ответчиком, право на заключение муниципального контракта на выполнение работ по бурению скважин гидроинженерной защиты территории поселка Сазанлей приобрело ООО "ФОРУМ-строй", с которым 06.07.2010 были заключены соответствующие муниципальные контракты. Как установлено судом, условия контрактов подрядчиком исполнены, результат выполненных работ по бурению скважин принят заказчиком в августе - октябре 2010 года.

Суд по результатам заключения проведенной назначенной экспертизы установил при сооружении водопонижающих скважин в п. Сазанлей, выполненных в рамках проекта бурения, была использована формула зарегистрированной по патенту N 68531 полезной модели.

Учитывая, что патентная заявка на полезную модель была подана истцом и Шумейко И.А. во время выполнения ими работ по заключенным государственному и муниципальному контракту, суд пришел к выводу о возникновении у истца в силу статьи 1373 ГК РФ обязанности по предоставлению простой неисключительной лицензии для использования запатентованной полезной модели.

Судебная коллегия считает, что данный вывод о применении статьи 1373 ГК РФ не противоречит установленным судом обстоятельствам дела, с учетом пункта 1 статьи 1371 ГК РФ. Пункт статьи 1371 ГК РФ прямо предусматривает право заказчика на использование созданной подрядчиком полезной модели при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. С учетом пункта 1 статьи 1371 и пункта 4 статьи 1373 ГК РФ государственный заказчик, не являющийся патентообладателем, вправе безвозмездно использовать созданную подрядчиком при исполнении государственного либо муниципального контракта полезную модель вне зависимости от того, является ли создание полезной модели предметом контракта.

Указание в пункте 1 статьи 1371 ГК РФ на возникновения у заказчика права пользования полезной моделью на условиях простой неисключительной лицензии не означает, что для возникновения такого права необходимо заключение лицензионного договора. Законодатель не ставит в данном случае возникновение права пользования в зависимость от заключения договора, он только определяет объем прав пользования - на условиях простой неисключительной лицензии, то есть, с учетом пункта 1 части 1 статьи 1236 ГК РФ - предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за патентообладателем права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). Соответствующий лицензионный договор может быть заключен в данном случае по волеизъявлению сторон. Публично-правое образование наделено правом в соответствии со статьей 1373 ГК РФ потребовать от патентообладателя - исполнителя работ, заключения лицензионного договора на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии, заключение такого договора для патентообладателя обязательно.

Довод истца о том, что заказчиком по договору на выполнение проектных работ явилось Управление капитального строительства по вопросам промышленности, строительства, транспорта и связи Балаковского муниципального образования, а распорядилось результатом интеллектуальной деятельности иное лицо - Управление благоустройства и дорожного, не может быть принят во внимание. Муниципальные контракты в соответствии статьями 1, 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключаются для обеспечения потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Передав государственному заказчику результат выполненных им по договору подряда проектных работ по проекту гидроинженерной защиты поселка Сазанлей, содержащий запатентованную впоследствии формулу полезной модели, истец тем самым распорядился принадлежащим ему исключительным правом на полезную модель. Проектная документация, содержащая формулу полезной модели, с момента передачи ее заказчику стала собственностью последнего. Использование проектной документации в соответствии с ее назначением иным органом муниципального образования, в ведение которого передана реализация проекта с наделением необходимыми финансовыми средствами, не может быть расценена как неправомерная передача иному лицу права на результат интеллектуальной деятельности.

Предусмотренных статьей 288 АПК РФ оснований для отмены состоявшихся судебных актов в части отказа в удовлетворении первоначального иска судебная коллегия не находит.

По результатам рассмотрения встречного иска Управления благоустройства и дорожного хозяйства к предпринимателю Шумейко А.Ф. и к Шумейко И.А об обязании их, как правообладателей патентных прав, предоставить Управлению принудительную лицензию на право использования полезной модели "Вертикальная дренажная система" по патенту от 02.07.2007 N 68531, суд принял решение о прекращении производства по делу в части требований к Шумейко И.А., не имеющему статуса индивидуального предпринимателя, и удовлетворил иск к Шумейко А.Ф., обязав последнего предоставить Управлению благоустройства и дорожного хозяйства безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование полезной модели "Вертикальная дренажная система" (патент от 02.07.2007 N 68531).

У суда не имелось правовых оснований для принятия данного требования к производству, как встречного иска. В соответствии с частью 1 статьи 132 АПК РФ встречный иск может быть предъявлен ответчиком истцу. АПК РФ не предусматривает предъявление встречного иска к лицу, не являющемуся истцом в деле. Шумейко И.А. истцом не является.

При этом и само требование об обязании патентообладателей предоставить безвозмездную простую неисключительную лицензию, учитывая, что права и обязанности лицензиара и лицензиата в соответствии со статьей 1235 ГК РФ регулируются лицензионным договором, является требованием о понуждении заключения такого договора (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). Для подачи иска о понуждении заключения договора необходимо соблюдение досудебного порядка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 445 ГК РФ, несоблюдение такого порядка влечет оставление иска без рассмотрения (пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ).

Суд первой инстанции правомерно прекратил производство по встречному иску в отношении требований к Шумейко И.А., не являющегося индивидуальным предпринимателем, но рассмотрел по существу требование к Шумейко А.Ф., обладающего таким статусом.

Однако суд не учел, что Шумейко А.Ф. и Шумейко И.А. в соответствии с пунктом 2 статьи 1229 ГК РФ совместно обладают правом на результат интеллектуальной собственности, защищенный патентом N 68531. Соответственно, требование об обязании патентообладателей предоставить лицензию, то есть заключить лицензионный договор, не может быть рассмотрено отдельно в отношении каждого патентообладателя. В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Поскольку один из ответчиков - патентообладателей, не имеет статуса индивидуального предпринимателя, исходя из субъектного состава, спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции.

Судами при рассмотрении встреченного иска неправильно применены нормы процессуального права, что является основанием для отмены состоявшихся судебных актов в этой части с прекращение производства по встречному иску в связи с не подведомственностью спора арбитражному суду.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 150 АПК РФ, статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 27.09.2011 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2011 по делу N А57-9319/2010 отменить в части удовлетворения встречного искового требования Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково к индивидуальному предпринимателю Шумейко Анатолию Федоровичу о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование полезной модели "Вертикальная дренажная система" (Патент на полезную модель N 68531 от 02.07.2007), производство по делу в этой части прекратить.

В остальной части решение Арбитражного суда Саратовской области от 27.09.2011 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2011 по делу N А57-9319/2010 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Э.Г. Баширов

Судьи

А.Л. Петров Э.Г. Гильманова