Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 21 февраля 2013 г. N Ф06-10452/12 по делу N А57-9777/2012

г. Казань

21 февраля 2013 г.

Дело N А57-9777/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 февраля 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Закировой И.Ш.,

судей Мосунова С.В., Сафина Н.Н.,

при участии представителей:

истца - Енина С.А. (доверенность от 09.01.2013),

ответчика - Гуляева А.В. (приказ от 23.11.2012 N 6),

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Моторком"

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 02.07.2012 (судья Лузина О.И.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2012 (председательствующий судья Телегина Т.Н., судьи Клочковой Н.А., Никитина А.Ю.)

по делу N А57-9777/2012

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Моторком" (ИНН 6449032961, ОГРН 1026401986632) к обществу с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" (ИНН 6452911786, ОГРН 1056405029900) о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак по свидетельству N 353107, незаконно используемый в рекламных целях, путем размещения его на своем сайте, обязании ответчика опубликовать вступившее в законную силу решение суда в газете "Коммерсантъ" в течение 10 дней,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Моторком" (далее - ООО "Моторком") к обществу с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" (далее - ООО "МоторКомплект") с исковым заявлением о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак по свидетельству N 353107, незаконно используемый в рекламных целях, путем размещения его на своем сайте, обязании ответчика опубликовать вступившее в законную силу решение суда в газете "Коммерсантъ" в течение 10 дней.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 02.07.2012 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Производство по апелляционной жалобе Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (далее - антимонопольный орган) прекращено.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в судебном заседании объявлялся перерыв до 27.12.2012.

В адрес суда до рассмотрения кассационной жалобы поступило ходатайство от ООО "Моторком" о приостановлении производства по делу.

Определением от 27.12.2012 данное ходатайство удовлетворено, производство по кассационной жалобе приостановлено до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области по делу N А57-14635/2012.

В связи с отказом ООО "МоторКомплект" от заявленных по делу N А57-14635/2012 требований, суд кассационной инстанции определением от 23.01.2012 возобновил производство по делу.

В ходе судебного разбирательства, ООО "Мотроком" вновь заявил ходатайство о приостановлении рассмотрения дела в связи с привлечением общества в качестве третьего лица по делу N А57-25412/2012 об оспаривании ООО "МоторКомплект" постановления антимонопольного органа об административном правонарушении.

Рассмотрев указанное ходатайство, суд кассационной инстанции считает его не подлежащим удовлетворению в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 143 АПК РФ.

В кассационной жалобе ООО "Моторком" просит состоявшиеся судебные акты отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что судами не исследованы обстоятельства, установленные решением антимонопольного органа, не дана оценка всем доводам заявителя, представившего доказательства в подтверждение заявленных требований. Доводы жалобы основаны на нормах статьи 10, пунктов 2, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. ООО "Моторком" считает, что, осуществляя администрирование доменного имени "motorkom.ru", ответчик нарушает исключительные права истца на товарный знак по свидетельству N 353107 со словесным обозначением "МОТОРКОМ". Просит направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, считая, что выводы суда основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судебная коллегия кассационной инстанции, изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм права, считает кассационную жалобу подлежащей удовлетворению в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела, ООО "Моторком" является правообладателем товарного знака "МОТОРКОМ", изображенного в цветовом сочетании: белый, желтый, синий, охраняемого свидетельством о государственной регистрации N 353107 в отношении товаров 35, 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена до 19.10.2015.

Основным видом деятельности заявителя является техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, торговля автомобильными запчастями.

ООО "Моторком" обратилось в антимонопольный орган с заявлением о незаконном использовании товарного знака "МОТОРКОМ", принадлежащего истцу в доменном имени ответчика "motorkom.ru".

По результатам проверки заявления ООО "Моторком" о нарушении ООО "МоторКомплект" Закона о защите конкуренции, антимонопольным органом установлено, что ООО "МоторКомплект" использовало указанное выше обозначение по 35 классу МКТУ, для привлечения внимания к объекту рекламирования - магазину ООО "МоторКомплект", услугам по реализации автомобильных запасных частей в данном магазине, формирование или поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке, тем самым вводя в заблуждение в отношение места производства товара или в отношении его производителей.

Антимонопольный орган принял решение, в котором признал, что ООО "МоторКомплект" нарушило часть 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Обоснованность данного решения была подтверждена решением Арбитражного суда Саратовской области от 24.04.2009 по делу N А40-1343/09-149-13. ООО "МоторКомплект" обжаловало его в арбитражный суд апелляционной инстанции, но в последующем от заявленных требований по данному делу отказалось.

По настоящему делу истец, ссылаясь на нарушение ответчиком его исключительного права на охраняемый по свидетельству N 353107 товарный знак, заявил требование о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности истцом факта незаконного использования ответчиком спорного товарного знака.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы суда достаточно обоснованными и сделанными при правильном применении норм права.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В своем постановлении Президиума от 18.05.2011 N 18012/10 Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указано на то, что при рассмотрении данной категории дел судам необходимо проверять администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, наличия или отсутствия трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Между тем при рассмотрении данного спора судами не дана оценка доводам заявителя с позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Критерии наличия у владельца доменного имени каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени, добросовестности регистрации и использования доменного имени, согласно положениям постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 18012/10, подлежат оценке с учетом обстоятельств фактического использования администрируемого сайта и (или) намерения такого использования, сохранения прав по администрированию домена после возникновения спора, характера ведения основной деятельности ответчика, в том числе действий по приобретению прав на соответствующие средства индивидуализации товаров для ведения бизнеса.

Следовательно, при рассмотрении данного спора суду следовало в полном объеме исследовать вопрос принадлежности доменного имени "motorkom.ru" ответчику с позиции положений главы 7 АПК РФ.

Суд кассационной инстанции считает, что использование в доменном имени "motorkom.ru" латинской транслитерации обладает очевидным сходством по звучанию с русскоязычным произнесением словесного обозначения товарного знака истца "МОТОРКОМ".

При этом судебная коллегия критически относится к выводу судов о невозможности установления информации о принадлежности данного доменного имени какой-либо организации со ссылкой на письмо закрытого акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 09.07.2012 N 1643-Ю.

Вывод судов сделан без учета требований статьи 71 АПК РФ, устанавливающей необходимость оценки представленных сторонами доказательств во взаимосвязи. Вместе с тем судами в нарушение требований АПК РФ не в полной мере дана оценка решению антимонопольного органа, проводившего проверку по данному вопросу, в том числе акту осмотра антимонопольного органа от 14.03.2012 с приложением распечатки с сайта http//:www.motorkom.ru.

Судами не был исследован договор от 01.02.2006 N WS-506 о предоставлении услуг телематических служб, заключенный между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "Оверта".

Как указывает заявитель кассационной жалобы судами не приняты документы, поступившие от контрагента истца - ООО "ВольскМетМаш" "РенАвто", подтверждающие факт незаконного использования товарного знака ответчиком; не приняты во внимание письма, направленные в адрес ответчика с просьбой отказаться от доменного имении "motorkom.ru"; довод заявителя о том, что ответчик уже привлекался антимонопольным органом за аналогичные нарушения в 2008 году.

Между тем установление вышеуказанных обстоятельств, входящих в предмет доказывания, имеет существенное значение для правильного разрешения спора, в связи с чем на основании пункта 3 части 1 статьи 287 АПК РФ подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении Арбитражному суду Саратовской области следует всесторонне и полно исследовать доказательства, представленные участвующими в деле лицами в обоснование своей позиции, с учетом постановлений Президиумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 11.11.2008 N 5560/08 и от 18.05.2011 N 18012/10, исследованных надлежащим образом доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, статьями 286, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 02.07.2012 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2012 по делу N А57-9777/2012 отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.Ш. Закирова

Судьи

С.В. Мосунов Н.Н. Сафин